Sentencia nº 003226-2009/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 30 de Noviembre de 2009
| Fecha de Resolución | 30 de Noviembre de 2009 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 273823-2006/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 3226-2009/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 273823-2006
1-19
ACCIONANTE : SUCESIÓN DE PEDRO ORLANDO FERNÁNDEZ
PRADA FERNÁNDEZ PRADA (antes Pedro Orlando
Fernández Prada Fernández Prada)
EMPLAZADA : INDUSTRIAS UNIDAS DEL PERÚ S.A. (antes
INDUSTRIAS UNIDAS DEL SUR S.A.)
Acción de cancelación – Sucesión procesal - Causas que justifican la falta
de uso de la marca
Lima, treinta de noviembre de dos mil nueve.
I. ANTECEDENTES
Con fecha 31 de marzo de 2006, Pedro Orlando Fernández Prada Fernández
Prada (Perú) solicitó la cancelación por falta de uso de la marca de producto
SANTA CATALINA y logotipo (Certificado Nº 35690), registrada a favor de
Industrias Unidas del Sur S.A., en la clase 29 de la Nomenclatura Oficial. Al
respecto, señaló que la marca SANTA CATALINA y logotipo no ha sido
utilizada durante los 3 años consecutivos precedentes a la fecha de
interposición de la presente acción, ni por su titular ni por persona autorizada
para ello, para distinguir los productos de la clase 29 de la Nomenclatura Oficial
para los cuales fue registrada.
Con fecha 19 de julio de 2006, Industrias Unidas del Perú S.A. (Perú) absolvió
el traslado de la acción de cancelación interpuesta por Pedro Orlando
Fernández Prada Fernández Prada, manifestando lo siguiente:
- En el caso concreto, la marca cuestionada SANTA CATALINA y logotipo
(Certificado N° 35690) no se encuentra comprendida dentro de la situación
de cancelación por falta de uso injustificado.
- Su empresa se encuentra produciendo avena, cocoa y filtrantes, todos
identificados con la marca de producto SANTA CATALINA; siendo que dicha
producción, copa la capacidad de su planta.
- El copamiento de su planta con avena, cocoa y filtrantes constituye una
exigencia del mercado, en tanto que existe una demanda que su empresa no
puede dejar de cumplir.
- La capacidad de la infraestructura de su planta está siendo rebasada por la
producción aludida, lo cual, a la fecha, hace imposible la producción de
productos de la clase 29 de la Nomenclatura Oficial. La circunstancia
anteriormente descrita constituye una situación de fuerza mayor, en tanto la
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RESOLUCIÓN N° 3226-2009/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 273823-2006
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producción de avena, cocoa y filtrantes, hace imposible que, por el
momento, su empresa pueda dedicarse a la producción de productos de la
clase 29 de la Nomenclatura Oficial.
- Su empresa se encuentra incursa en las circunstancias de excepción de las
cancelaciones por falta de uso.
- Su empresa tiene presencia en el mercado no sólo respecto a los productos
de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, sino también respecto a los
productos de la clase 29 de la Nomenclatura Oficial, toda vez que ambas
clases se encuentran vinculadas por cuanto se trata de productos
alimenticios que se complementan o sustituyen y tienen el mismo sistema de
comercialización, ya que se expenden en los mismos lugares, todo lo cual
produce en el público consumidor una recordación directa respecto a la
procedencia empresarial de los productos comprendidos en ambas clases,
que aparecen identificados con el signo SANTA CATALINA. En ese sentido,
debe tenerse en cuenta que ningún tercero podrá solicitar con éxito la marca
de producto SANTA CATALINA, para distinguir productos de la clase 29 de
la Nomenclatura Oficial.
- Dado que ningún tercero podría solicitar con éxito el registro de la marca de
producto SANTA CATALINA, para distinguir productos de las clases 29 y 30
de la Nomenclatura Oficial, insta al accionante Pedro Orlando Fernández
Prada Fernández Prada para que se desista de la acción de cancelación
tramitada en el presente procedimiento.
Adjuntó medios probatorios a fin de acreditar lo antes expuesto.
Con fecha 22 de febrero de 2007, Industrias Unidas del Perú S.A. ofreció en
calidad de medios probatorios - a fin de acreditar que no ha hecho uso de su
marca SANTA CATALINA y logotipo (Certificado Nº 35690), por motivos de
fuerza mayor, al encontrarse copada la producción industrial de su empresa -
los documentos que obran en el Expediente Nº 284125-20061. Adicionalmente,
adjuntó copia del escrito de fecha 4 de enero de 2007, presentado por su
empresa en el Expediente Nº 284125-20062.
1 Sobre solicitud de registro de la marca de producto SANTA CATALINA AGUA OZONIZADA SIN GAS y
logotipo, presentada por CH Eco Business System S.A. (Perú), para distinguir productos de la clase 32
de la Nomenclatura Oficial; solicitud a la cual formuló oposición Industrias Unidas del Perú S.A. (Perú).
Mediante Resolución Nº 8979-2008/OSD-INDECOPI de fecha 26 de mayo de 2008, la Oficina de Signos
Distintivos declaró infundada la oposición formulada por Industrias Unidas del Perú S.A. y otorgó el
registro solicitado; razón por la cual, con fecha 20 de junio de 2008, Industrias Unidas del Perú S.A.
interpuso recurso de apelación en contra de la referida resolución.
Mediante Resolución Nº 844-2009/TPI-INDECOPI de fecha 13 de abril de 2009, la Sala de Propiedad
Intelectual co nfirmó la Resolución Nº 8979-2008/OSD-INDECOPI de fecha 26 de mayo d e 2008, que
otorgó el registro de la marca de producto SANTA CATALINA AGUA OZONIZADA SIN GAS y logotipo.
2 Ver nota 1.
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