Sentencia nº 000169-2010/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 18 de Enero de 2010
| Fecha de Resolución | 18 de Enero de 2010 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 287885-2006/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0169-2010/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 287885-2006
1-41
SOLICITANTE : IMPORT Y EXPORT GOLD SUN S.A.C.
OPOSITORA : UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS
BACKUS Y JOHNSTON S.A.A.
Notoriedad de marca de la opositora - Determinación de riesgo de
confusión y asociación – Aprovechamiento de la reputación ajena –
Dilución de la fuerza distintiva – Artículo 137 de la Decisión 486
Lima, dieciocho de enero de dos mil diez.
I. ANTECEDENTES
Con fecha 16 de agosto de 2006, Import y Export Gold Sun S.A.C. (Perú)
solicitó el registro de la marca de producto constituida por la denominación G-
KRISTAL, antecedida por la frase 081 FINE, ambas escritas en letras
características, dentro de la figura estilizada de un lapicero con tapa, todo en la
combinación de colores azul, verde, negro; conforme al modelo, para distinguir
lapiceros, de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial.
Con fecha 20 de setiembre de 2006, Unión de Cervecerías Peruanas Backus y
Johnston S.A.A. (Perú) formuló oposición manifestando lo siguiente:
(i) Es titular de la marca CRISTAL, cuya notoriedad ha sido reconocida en
más de una oportunidad por la Oficina de Signos Distintivos y por la Sala
de Propiedad Intelectual.
(ii) Su marca notoria ostenta un grado de distintividad tal que merece ser
protegida no sólo del riesgo de confusión o asociación, sino del
aprovechamiento injustificado de su notoriedad o de la dilución de su
fuerza distintiva o valor comercial.
(iii) La Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de
Justicia, en la Ejecutoria Suprema del 5 de julio de 2005 ha reconocido
que el carácter notorio de la marca CRISTAL la hace merecedora de una
protección reforzada en relación con las demás marcas, de manera que
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va más allá de la especialidad, al protegerla del registro de signos
similares cualquiera fuera la clase de la Nomenclatura Oficial a la cual
están referidos. En base a esta protección reforzada dicho Tribunal ha
estimado la imposibilidad del registro de la marca KRISTAL PLUS, para
distinguir productos de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial.
(iv) El uso del signo solicitado diluiría la fuerza distintiva de su marca notoria,
toda vez que el signo solicitado constituye la transcripción de su marca
notoria. La presencia de la letra G precediendo a la palabra KRISTAL no
supone la existencia de una diferencia sustancial que impida que se
produzca la dilución de la marca notoria. Asimismo, desde el punto de
vista fonético, la palabra KRISTAL es idéntica a CRISTAL.
(v) El hecho de que la marca CRISTAL esté constituida por una palabra que
cuenta con significado en el idioma castellano no da lugar a que la misma
no deba ser protegida contra el riesgo de dilución. La única limitación a
que da lugar es a la imposibilidad de oponerse a que la palabra CRISTAL
sea utilizada como indicación descriptiva, pero no como marca.
Adjuntó documentos a fin de acreditar lo expuesto. Posteriormente, con fecha 6
de octubre de 2006, señaló que en el Dictamen Superior 277-06, dictado por la
Sexta Fiscalía Superior Civil de Lima (en el proceso contencioso administrativo
de nulidad de la Resolución Nº 159-2003/TPI-INDECOPI, mediante la cual se
declaró infundada su oposición y se otorgó el registro de la marca KRYSTAL
UNIFORMES, para distinguir productos de la clase 25 de la Nomenclatura
Oficial), se ha citado el pronunciamiento del Tribunal Andino (Proceso Nº 198-
IP-2005 del 22 de febrero de 2005), en el cual se estableció que las
prohibiciones previstas en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486 deben ser
aplicadas con independencia de la clase.
Con fecha 25 de octubre de 2006, Import y Export Gold Sun S.A.C. absolvió el
traslado de la oposición manifestando lo siguiente:
(i) Es titular de la marca de producto G-KRISTAL, otorgada en el Expediente
Nº 173820-2003. Por lo tanto, el signo solicitado es la utilización regular
de una marca ya concedida a su favor, respecto de un producto (lapicero),
de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial.
(ii) Por lo anterior, los argumentos de la opositora ya han sido revisados y
resueltos por la Autoridad, la misma que no le ha dado la razón a la
opositora. En cualquier circunstancia, será la última palabra lo que
resuelva la Corte Suprema de la República.
Con fecha 21 de setiembre de 2007, Unión de Cervecerías Peruanas Backus y
Johnston S.A.A. señaló que CRISTAL ostenta un grado de notoriedad de tal
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magnitud que no sólo se circunscribe a los consumidores a los que se dirige,
sino, además, a la generalidad de consumidores. Para acreditar ello, adjuntó
medios probatorios.
Con fecha 25 de marzo de 2008, A.W. Faber–Castell Unternehmenswaltung
GmbH & Co. presentó un escrito señalando que el 21 de febrero de 2007
presentó una denuncia ante la Comisión de Represión de la Competencia
Desleal contra Import y Export Gold Sun S.A.C., por actos de confusión y
explotación de la reputación ajena, la misma que fue declarada fundada por la
Primera Instancia y confirmada por el Tribunal de Defensa de la Competencia.
Mediante Resolución Nº 9620-2008/OSD-INDECOPI de fecha 29 de mayo de
2008, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundada la oposición, pero
denegó de oficio el registro solicitado.
Respecto de la notoriedad, consideró lo siguiente:
(i) Pese al carácter dinámico y variable que reviste el complejo fenómeno de
la notoriedad de una marca, la magnitud del reconocimiento efectuado
sobre la marca CRISTAL, tanto por la Oficina de Signos Distintivos como
por la Sala de Propiedad Intelectual, así como la relevancia de los medios
probatorios que motivaron dicho reconocimiento, la hacen merecedora de
la protección especial que la ley otorga a este tipo especial de marcas.
(ii) Los medios probatorios presentados sólo confirman que la marca
CRISTAL continúa gozando de la calidad de notoriamente conocida, como
signo distintivo que identifica cervezas.
Respecto del artículo 136 inciso h) de la Decisión 486, consideró lo
siguiente:
(iii) Los productos que distinguen los signos en conflicto (lapiceros, de la clase
16 /cervezas, de la clase 32), tienen distinta naturaleza y finalidad.
Asimismo, en atención a sus características propias, resultan
suficientemente identificables por el consumidor.
(iv) El signo solicitado G-KRISTAL y logotipo resulta fonéticamente semejante
al único elemento que conforma la marca notoria (CRISTAL); sin embargo,
al no existir vinculación entre los productos que distinguen los signos, no
existe posibilidad de inducir a confusión al público consumidor.
(v) No se dan las condiciones necesarias para establecer que la presencia
del signo solicitado G-KRISTAL y logotipo en el mercado pueda diluir el
poder distintivo, valor comercial o publicitario de la marca notoria
CRISTAL, debido a que el uso de la denominación KRISTAL en lapiceros
no hará recordar a la marca notoria.
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