Sentencia nº 001011-2008/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 24 de Abril de 2008
| Fecha de Resolución | 24 de Abril de 2008 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 311746-2007/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 1011-2008/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 311746-2007
1-17
ACCIONANTE : SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH
EMPLAZADA : FARMINDUSTRIA S.A.
Nulidad de registro de marca - Riesgo de confusión entre signos que
distinguen productos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial:
Inexistencia- Mala fe: No acreditada.
Lima, veinticuatro de abril del dos mil ocho.
I. ANTECEDENTES
Con fecha 17 de abril del 2007, Sanofi - Aventis Deutschland Gmbh (Alemania)
solicitó la nulidad del registro de la marca de producto ARAVIDA, inscrita a
favor de Farmindustria S.A., bajo certificado Nº 100493, para distinguir
productos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial. Manifestó lo siguiente:
(i) Es titular de la marca ARAVA que distingue productos de la clase 5 de la
Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado Nº 42703, la cual fue
otorgada el 20 de enero de 1998.
(ii) La marca ARAVIDA registrada por Farmindustria fue otorgada con
posterioridad al registro de su marca ARAVA y resulta ser tanto gráfica
como fonéticamente muy similar a esta última, siendo que los productos
que distinguen ambos signos son los mismos.
(iii) Las marcas ARAVA y ARAVIDA comparten todas sus consonantes y
vocales en idéntica secuencia, con la excepción de las letras I y D
presentes en la marca ARAVIDA, lo cual no resulta determinante.
(iv) Ambas marcas se pronuncian de una manera muy similar, por el hecho
de que empiezan y terminan con el mismo sonido.
(v) Por lo general, el público consumidor recuerda con mayor facilidad la
partícula inicial de las marcas, por lo que la marca ARAVIDA no le
sonará diferente de la marca ARAVA, considerando erróneamente que
se trata de la misma marca.
(vi) No existen registradas en la clase 5 de la Nomenclatura Oficial otras
marcas similares a su marca ARAVA, por lo que su marca posee fuerza
distintiva. Por el contrario, dada la gran semejanza que posee la marca
ARAVIDA con su marca, aquélla carece de fuerza distintiva.
(vii) Las grandes similitudes existentes entre las marcas no son resultado de
una coincidencia sino el resultado de la imitación de la emplazada para
reproducir lo más posible su marca, teniendo en cuenta además que las
marcas distinguen los mismos productos. En ese sentido, la contraria se
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habría valido de la mala fe para registrar su marca en perjuicio de su
empresa.
(viii) En la práctica, ambos signos distinguen un producto farmacéutico
compuesto por la sustancia LEFLUNOMIDA, que es un antirreumático
recetado generalmente a las personas de la tercera edad.
Con fecha 11 de julio del 2007, Farmindustria S.A. (Perú) absolvió el traslado
de la acción manifestando lo siguiente:
(i) Su marca ARAVIDA fue registrada el 11 de octubre del 2004 y desde
esa fecha viene coexistiendo pacíficamente en el registro con la marca
ARAVA.
(ii) Su empresa en todo momento ha actuado mediante prácticas usuales y
permitidas dentro del mercado, ya que inicia la comercialización de su
producto con una marca registrada, siendo que para su obtención siguió
el procedimiento usual para un registro.
(iii) Ambas marcas presentan diferente secuencia vocálica y silábica, así
como diferente sílaba tónica.
(iv) El prefijo AR es una partícula de uso común destinada al tratamiento de
la artritis reumatoide, existiendo en el mercado numerosas marcas que
distinguen productos antiinflamatorios o antirreumáticos que utilizan
dicha partícula, tales como: AREMIL, ARTROTEC, ARTRILASE,
ARTRIFILM, ARTIX, ARCOXIA, etc.
Citó doctrina y jurisprudencia que consideró aplicable al presente caso.
Mediante Resolución Nº 16272-2007/OSD-INDECOPI de fecha 28 de
setiembre del 2007, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundada la acción
de nulidad interpuesta. Consideró lo siguiente:
(i) El registro del signo cuya nulidad se solicita fue concedido en virtud de la
Resolución Nº 6517-2006/OSD-INDECOPI de fecha 5 de mayo del
2006, al amparo de lo dispuesto por la Decisión 486 y por el Decreto
Legislativo Nº 823, por lo que dichas normas son aplicables.
(ii) Los productos identificados por la marca ARAVIDA están incluidos en el
listado de productos que distingue la marca registrada ARAVA de la
empresa accionante.
(iii) Si bien los signos tienen en común las cuatro primeras letras, ello no es
suficiente para determinar que son confundibles, debido a que los
mismos tienen diferentes terminaciones, lo que contribuye a que los
signos generen un impacto visual diferente, no induciendo a confusión a
los consumidores.
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