Sentencia nº 001951-2007/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 4 de Octubre de 2007
| Fecha de Resolución | 4 de Octubre de 2007 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 262224-2005/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 1951-2007/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N°262224-2005
Acumulado al Nº262225-2005
1-19
ACCIONANTE : XINHUI RONGZE PAPER PRODUCTS CO., LTD.
EMPLAZADO : WILLIAN MARCOS ASMAT DÁVILA
Nulidad del registro de una marca otorgada bajo la vigencia de la Decisión
486 y el Decreto Legislativo 823 – Mala fe – Examen de registradbilidad
Lima, cuatro de octubre del dos mil siete
I. ANTECEDENTES
Con fecha 2 de diciembre del 2005, mediante expediente Nº 262224-2005,
Xinhui Rongze Products Co., Ltd. (China) solicitó la nulidad del registro de la
marca de producto NICKSON, registrada en la clase 16 de la Nomenclatura
Oficial a favor de William Marcos Asmat Dávila. Señaló lo siguiente:
- Es titular en China de la marca NIKSON (certificado Nº 3282983), que
distingue productos de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial, vigente
desde noviembre del 2003.
- Ha comercializado sus productos en nuestro país desde antes que el
emplazado solicitara el registro de la marca NICKSON.
- El emplazado se dedica a la comercialización de cartones para la
elaboración de falso o falsa de todo tipo calzado, por lo que es un
conocedor de tales productos.
- La empresa Industrias Ramosa E.I.R.L. es la distribuidora oficial en el
Perú de los productos de su empresa.
- El emplazado ha copiado su marca, lo que demuestra que conocía de la
existencia de la misma y que ha actuado de mala fe.
Posteriormente, adjuntó diversos medios probatorios a fin de acreditar sus
afirmaciones, tales como: facturas, boletas de venta y declaraciones juradas.
Con fecha 8 de marzo del 2006, William Marcos Asmat Dávila absolvió el
traslado de la nulidad señalando que:
- La accionante no ha presentado medios probatorios idóneos que
acrediten sus afirmaciones.
- Al momento de solicitar el registro de la marca NICKSON, cumplió con
efectuar la respectiva búsqueda en la base de datos de la Oficina de
Signos Distintivos, percatándose que la denominación en cuestión se
encontraba libre.
- La accionante no formuló oposición al registro solicitado por su persona.
- El registro oficial de un signo genera presunciones legales de legitimidad
y buena fe.
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 1951-2007/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N°262224-2005
Acumulado al Nº262225-2005
2-19
- En el supuesto negado que la accionante haya introducido sus productos
en el mercado peruano, debe tenerse en cuenta que los mismos están
identificados con el signo NIKSON, siendo que su marca registrada
incluye la letra intermedia C (NICKSON).
- El hecho de ser titular de una marca en el extranjero no es suficiente para
acreditar que su persona ha actuado de mala fe, ya que el registro es de
carácter territorial.
- No se ha acreditado que la marca de la accionante haya gozado de
prestigio y reconocimiento mundial antes del registro de la marca
NICKSON.
- Las boletas y facturas presentadas deben ser tachadas, toda vez que
presentan irregularidades; en todo caso, la accionante debe presentar los
registros de venta correspondientes.
- Los cartones adjuntados por la accionante carecen de fecha cierta, por lo
que no deben ser tomados en cuenta.
Con fecha 9 de mayo del 2006, Xinhui Rongze Paper Products Co., Ltd. señaló
que las facturas presentadas son completamente válidas tal como se demuestra
con los reportes electrónicos de la SUNAT que adjunta.
Con fecha 2 de diciembre del 2005, mediante expediente Nº 262225-2005,
Xinhui Rongze Paper Products Co., Ltd. (China) solicitó el registro de la marca
de producto NIKSON, para distinguir láminas (grabadas), cartón para la
elaboración de platillas que se usan para todo tipo de calzado y productos hecho
a base de cartón en general; papel, cartón y artículos de estas materias, no
comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de
encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la
papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y
artículos de oficinas (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza
(excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendido en otras
clases); caracteres de imprenta; clichés, de la clase 16 de la Nomenclatura
Oficial.
Mediante proveído de fecha 12 de junio del 2006, la Oficina de Signos Distintivos
dispuso acumular el expediente Nº 262225-2005 al expediente Nº 262224-2005,
dada la conexión existente entre ellos.
Mediante Resolución Nº 6654-2007/OSD-INDECOPI de fecha 23 de abril del
2007, la Oficina de Signos Distintivos: i) declaró fundada la acción de nulidad
iniciada contra el registro de la marca NICKSON (certificado Nº 102988) y, ii)
otorgó el registro del signo solicitado NIKSON. Consideró lo siguiente:
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