Sentencia nº 000370-2010/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 8 de Febrero de 2010
| Fecha de Resolución | 8 de Febrero de 2010 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 342040-2008/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0370-2010/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 342040-2008
1-18
SOLICITANTE : AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A.
OPOSITORA : GILDEMEISTER & CO. S.A.
Limitación de servicios: No aceptada- Riesgo de confusión entre signos
que distinguen servicios de la clase 36 de la Nomenclatura Oficial:
Existencia
Lima, ocho de febrero de dos mil diez.
I. ANTECEDENTES
Con fecha 25 de enero de 2008, Automotores Gildemeister S.A. (Chile) solicitó
el registro de la marca de servicio G-MEISTER, para distinguir seguros;
negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios, de la clase
36 de la Nomenclatura Oficial.
Con fecha 11 de julio de 2008, Gildemeister & Co. S.A. (Perú) formuló
oposición al registro del signo solicitado manifestando lo siguiente:
(i) Es titular de la marca de servicio GILDEMEISTER, inscrita bajo
Certificado Nº 46208, que distingue servicios de la clase 36 de la
Nomenclatura Oficial, con la cual considera que el signo solicitado
resulta confundible.
(ii) Las mismas partes en este procedimiento han seguido distintas acciones
ante el INDECOPI respecto a la titularidad de la marca GILDEMEISTER
en la clase 36 de la Nomenclatura Oficial, conforme al resumen que
adjunta, lo que demostrará las acciones desleales perpetradas por la
solicitante para apropiarse de una marca y un nombre que sabía que
pertenecían a otro y su intención de eliminar su marca del mercado.
(iii) La solicitante pretende crear signos que se asemejen a la marca
GILDEMEISTER para utilizarlos en la clase 36 de la Nomenclatura
Oficial, para los mismos servicios que distingue su marca registrada.
(iv) El signo solicitado constituye una variación de la marca registrada
GILDEMEISTER, en el que se utiliza la letra inicial G para unirla con la
partícula MEISTER y así inducir a confusión a los consumidores
llevándolos a pensar que los servicios que ambos signos distinguen
provienen de un mismo origen empresarial.
(v) La abreviación de palabras reemplazando siglas por partes de la
denominación es una práctica comúnmente utilizada por las empresas
para identificarse frente a los consumidores con un signo que sea
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percibido como equivalente al original y más breve, pero manteniendo su
cualidad de percibirse como el mismo signo original.
(vi) En el presente caso resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 137
de la Decisión 486, por cuanto la solicitante busca obtener un registro de
marca de servicio, mostrando su mala fe y su intento de obtener
beneficios de su reputación. Asimismo, resulta de aplicación lo dispuesto
en los artículos 6, 7, 8 y 14 del Decreto Ley Nº 26122
(vii) La solicitante no guarda ninguna relación empresarial con su empresa,
quedando desvinculados con los daños y perjuicios que ésta pueda
ocasionar en el mercado nacional.
Invocó la aplicación de los artículos 134 y 135 incisos a) e i) de la Decisión 486.
Con fecha 10 de setiembre de 2008, Automotores Gildemeister S.A. absolvió el
traslado de la oposición manifestando lo siguiente:
(i) El Certificado Nº 46208, sobre el que la opositora fundamenta su
oposición fue emitido por la Autoridad Administrativa sin tomar en
consideración un anterior pronunciamiento de la Sala de Propiedad
Intelectual, mediante el cual se determinó que la denominación
GILDEMEISTER solicitada por la opositora era irregistrable en la clase
36 de la Nomenclatura Oficial, en tanto podría inducir a error a los
consumidores con relación a la marca GILDEMEISTER (Certificado Nº
23896), previamente registrada a su favor para distinguir servicios de la
clase 35 de la Nomenclatura Oficial. El pronunciamiento de la Sala de
Propiedad Intelectual fue impugnado en la vía judicial, habiendo
concluido dicho proceso sin revocar el referido pronunciamiento. A pesar
de ello, la opositora solicitó el registro de la marca GILDEMEISTER para
distinguir servicios de la clase 36 de la Nomenclatura Oficial; sin
embargo, la Autoridad Administrativa incurrió en error al otorgar dicho
registro sin tomar en cuenta los antecedentes; por lo que dicha
resolución viene siendo impugnada en la vía judicial.
(ii) Desde el punto de vista gráfico los signos en conflicto presentan
diferencias fonéticas que serán perceptibles por cualquier consumidor
medio, evitando el riesgo de confusión, debido a la extensión de sus
fonemas, la disposición de las sílabas, su pronunciación y la relevancia
de la partícula MEISTER.
(iii) El impacto que generará en el consumidor es el de dos signos distintos,
por lo que no resulta lógico afirmar que el signo solicitado constituye una
abreviatura de la marca registrada y por ello asumir que serían
semejantes para generar riesgo de confusión. Además los signos
poseen una cantidad diferente de sílabas (3/4), la sílaba tónica se ubica
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