Sentencia nº 000752-2002/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 12 de Agosto de 2002
| Fecha de Resolución | 12 de Agosto de 2002 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 138500-2001/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 752-2002/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 138500-2001
1-16
ACCIONANTE : C.A. TABACALERA NACIONAL (CATANA)
EMPLAZADA : TABACALERA DEL SUR S.A.C.
(antes Tabacalera del Sur S.A.)
Nulidad de registro de marca - Principio de territorialidad - Alcances del artículo
93 de la Decisión 344 - Nuevos argumentos en Segunda Instancia
Lima, doce de agosto de dos mil dos
I. ANTECEDENTES
Con fecha 15 de noviembre del 2001, C.A. Tabacalera Nacional (CATANA)
(Venezuela) solicitó la nulidad del certificado Nº 69607, correspondiente a la marca
FORTUNA LIGHTS y etiqueta, registrada en la clase 34 de la Nomenclatura Oficial a
favor de Tabacalera del Sur S.A. Manifestó lo siguiente:
(i) Ser titular en Venezuela de diversas marcas compuestas por la denominación
FORTUNA, todas para distinguir productos de la clase 34.
(ii) Invocó la aplicación del artículo 8 de la Convención de Washington.
(iii) Con fecha 12 de mayo del 2000, solicitó el registro de la marca FORTUNA en
la clase 34, siendo denegada en ambas instancias por la existencia de
solicitudes de registro con anterioridad a nombre de la emplazada, aun
cuando en otro expediente (Nº 9981530) la autoridad reconoció su titularidad -
desde hace más de 50 años - sobre la marca FORTUNA en Venezuela. En
ese sentido, señaló que llama la atención el hecho que la Oficina de Signos
Distintivos le reconozca la existencia de certificados de registro en Venezuela
desde 1951 y que a su vez le deniegue el registro de la marca FORTUNA en
el Perú por la existencia de solicitudes previas.
(iv) Precisó no haber tomado conocimiento de aquellas solicitudes de registro,
motivo por el cual no presentó las oposiciones respectivas, siendo que de
haberlo hecho, la autoridad las habría denegado por la existencia de sus
derechos anteriores en Venezuela.
(v) Debe tenerse en cuenta que con fecha 14 de julio de 1999 - bajo expediente
Nº 9981530 - formuló oposición contra el registro de la marca FORTUNA,
solicitada por Tabacalera S.A. (España), siendo que en dicho expediente se le
reconocieron sus derechos sobre dicha denominación en Venezuela. A pesar
de ello, la Sala de Propiedad Intelectual otorgó el registro a la emplazada el
25 de noviembre de 1999, es decir, más de cuatro meses después de haber
tomado conocimiento sobre la titularidad de su marca FORTUNA en
Venezuela.
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 752-2002/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 138500-2001
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(vi) La autoridad administrativa ya conocía el mejor derecho que tenían sobre el
signo FORTUNA, y aún conociendo este hecho decidió otorgar el registro de
dicho signo a favor de la emplazada.
(vii) La Oficina de Signos Distintivos debió resolver en forma conjunta todos los
expedientes relacionados y emitir un pronunciamiento uniforme, coherente y
de acuerdo a derecho, denegando los registros de la marca FORTUNA
solicitados por las empresas Tabacalera S.A. (España) y Tabacalera del Sur
S.A. (Perú), y otorgando posteriormente a su empresa dichos registros, por
cuanto a través del expediente Nº 9981530 había tomado conocimiento del
mejor derecho de su empresa sobre dicha marca.
(viii) La emplazada tenía conocimiento de la existencia de los productos
identificados con la marca FORTUNA y comercializados por su empresa
desde hace más de 50 años a nivel de la Comunidad Andina, siendo que no
puede atribuírsele a la casualidad la identidad en la denominación FORTUNA
para distinguir los mismos productos. Precisó que la emplazada pretende
beneficiarse de un prestigio ya ganado.
(ix) Posteriormente, precisó que la causal de nulidad que invoca se encuentra en
el conocimiento por parte de la autoridad de la existencia previa de registros
de marca con validez y derechos en el territorio, y la inobservancia de dicha
existencia al momento de otorgar un registro de marca.
(x) Agregó que no existe norma pasada ni vigente que prohiba la interposición de
nulidades en base a un registro comunitario reconocido por la ley nacional.
Con fecha 9 de enero del 2002, Tabacalera del Sur S.A. (Perú) absolvió el traslado
de la acción de nulidad manifestando lo siguiente:
(i) Siendo la accionante una empresa constituida y domiciliada en Venezuela,
que no es un Estado Contratante, no resulta beneficiaria de la Convención de
Washington, por lo que no resulta aplicable el artículo 8 de la citada
Convención.
(ii) Si bien la Decisión 344, vigente al momento en que se otorgó su marca
FORTUNA LIGHTS y etiqueta, le da al titular de una marca registrada en un
país miembro de la Comunidad Andina, la posibilidad de presentar
observaciones, no lo faculta a iniciar acciones de nulidad en base a
solicitudes o registros en otros países andinos.
(iii) La accionante pudo haber formulado oposición contra el registro de su marca,
pero no lo hizo, perdiendo su derecho a acccionar.
(iv) Sus primeros registros de la marca FORTUNA - aún cuando hoy en día han
sido cancelados - datan del año 1989, siendo que durante más de 10 años
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