Sentencia nº 001260-2008/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 29 de Mayo de 2008
| Fecha de Resolución | 29 de Mayo de 2008 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 310502-2007/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 1260-2008/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 310502-2007
1-27
SOLICITANTE : UNION DE CERVECERIAS PERUANAS BACKUS Y
JOHNSTON S.A.A.
OPOSITORA : EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS
HUANCAYO S.R.L.
Familia de marcas - Riesgo de confusión entre signos que distinguen
productos de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial – Mala fe.
Lima, veintinueve de mayo del dos mil ocho.
I. ANTECEDENTES
Con fecha 2 de abril del 2007, Unión de Cervecerías Peruanas Backus y
Johnston S.A.A. (Perú) solicitó el registro de la marca de producto BIG GARZA
REAL, para distinguir cervezas, aguas minerales, gaseosas y otras bebidas no
alcohólicas, de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial.
Con fecha 29 de agosto del 2007, Embotelladora de Aguas Gaseosas
Huancayo S.R.L. (Perú) formuló oposición manifestando lo siguiente:
(i) Es titular de la marca BIG COLA registrada en la clase 32 de la
Nomenclatura Oficial (certificados números 84503, 4154 y 93618) y,
además, es titular de marcas con la denominación BIG (BIG ORANGE y
BIG LEMON (certificados Nº 124963 y 124737).
(ii) Como se puede apreciar en los signos antes mencionados existe la
denominación BIG, siendo característica plena de su familia de marcas.
(iii) En el signo solicitado BIG GARZA REAL se revela un franco ánimo de
copia o imitación de sus marcas.
(iv) Es evidente la mala fe con la que ha procedido la solicitante al solicitar el
registro de la denominación BIG GARZA REAL, pues adicionalmente
pretende obtener el registro de las denominaciones BIG DORADA, BIG
DEL ALTIPLANO y BIG SAN JUAN, con lo cual buscaría quitarle
distintividad al registro de sus marcas BIG COLA al pretender asignarle de
manera común a sus distintas marcas la denominación BIG.
Con fecha 14 de setiembre del 2007, Unión de Cervecerías Peruanas Backus y
Johnston S.A.A. absolvió el traslado de la oposición manifestando lo siguiente:
(i) BIG constituye un término del idioma inglés, cuyo significado es grande, lo
cual no es desconocido por el público consumidor peruano por su uso
frecuente en el mercado para diferentes clases de productos, por lo que
debe recibir el mismo tratamiento que los términos en idioma castellano.
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RESOLUCIÓN N° 1260-2008/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 310502-2007
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(ii) Lo anterior origina que dicho término constituya un elemento descriptivo,
en tanto que informa directamente que el producto es elaborado o
presentado en un tamaño superior al normal. Dicho criterio ha sido
adoptado en la Resolución Nº 1678-2000/TPI-INDECOPI de fecha 21 de
noviembre del 2000.
(iii) Por sí sola la denominación BIG no tiene suficiente distintividad y resulta
incapaz de individualizar aisladamente un producto, lo cual desvirtúa
cualquier posibilidad de que su incorporación origine confusión indirecta
con las marcas registradas de la opositora conforme lo señala.
(iv) El signo solicitado está compuesto, además del término BIG, por la
denominación GARZA REAL, la cual constituye una marca registrada a su
favor.
(v) El carácter descriptivo del término BIG origina que su uso sea libre por
quienes concurren en el mercado y, por lo tanto, su incorporación dentro
de algunas de sus marcas supone el ejercicio regular de un derecho.
Mediante Resolución Nº 19056-2007/OSD-INDECOPI de fecha 31 de octubre
del 2007, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundada la oposición
formulada y otorgó el registro del signo solicitado. Consideró lo siguiente:
(i) Si bien la opositora invoca la aplicación del artículo 137 de la Decisión
486, dicha norma no es aplicable, toda vez que del escrito de oposición se
desprende que el argumento central está referido al riesgo de confusión
que se produciría entre los signos en conflicto en caso de otorgarse el
registro del signo solicitado, supuesto que está contemplado en el artículo
136 inciso a) de la Decisión 486.
(ii) Si bien la opositora argumenta que sus marcas gozan de prestigio en el
mercado, se advierte que ésta no ha invocado ni demostrado que dichas
marcas gocen de la calidad de notoriamente conocidas, razón por la cual
no resultan merecedoras de la protección ampliada que la ley otorga a
este tipo especial de signos distintivos.
(iii) Los medios probatorios presentados por la opositora no demuestran que
la empresa solicitante haya pedido el registro del signo solicitado en la
clase 32 de manera desleal o maliciosamente con el fin de obtener un
beneficio propio en desmedro de los intereses de la empresa opositora,
por lo que no se ha acreditado que la solicitante haya actuado de mala fe.
(iv) Evaluación del riesgo de confusión entre el signo solicitado y los signos
registrados a favor de la opositora:
- Existe identidad entre algunos de los productos que el signo solicitado
pretende distinguir y aquéllos que distinguen los signos registrados.
- La denominación BIG no es de exclusividad de la empresa opositora, toda
vez que existen otras marcas registradas en la clase 32 que incluyen
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