Sentencia nº 000713-2001/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 8 de Junio de 2001
| Fecha de Resolución | 8 de Junio de 2001 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 9871860-1998/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 713-2001/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 9871860
1-22
SOLICITANTE : VALLEY GAMING & TECHNOLOGY S.A.
OPONENTE : CALIFON PRODUCTIONS, INC.
Riesgo de confusión entre signos que distinguen productos de las clases 9 y
28 y servicios de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial: Existencia –
Notoriedad de la marca – Oposición andina – Nulidad del acto administrativo
Lima, ocho de junio de dos mil uno
1. ANTECEDENTES
Con fecha 13 de octubre de 1998, Valley Gaming & Technology S.A. (Perú) solicitó
el registro de la marca de servicio RUEDA DE LA FORTUNA para distinguir servicio
de esparcimiento, recreación, diversión, casinos de juego, salones de máquinas
electrónicas de suerte y azar - tragamonedas, bingos, apuestas y similares de la
clase 41 de la Nomenclatura Oficial.
Con fecha 14 de diciembre de 1998, Califon Productions, Inc. (Estados Unidos de
América) formuló observación manifestando ser titular de la marca WHEEL OF
FORTUNE registrada en diversos países del mundo. Señaló ser titular de la marca
RUEDA DE FORTUNA inscrita en el Perú en las clases 9 y 28 de la Nomenclatura
Oficial, bajo certificados Nº 15633 y 6440, respectivamente. Precisó que el signo
solicitado es idéntico gráfica, fonética y semánticamente a sus marcas registradas
RUEDA DE FORTUNA, ya que ha reproducido sus elementos denominativos, los
cuales poseen idéntica distribución, careciendo de relevancia la sílaba LA del signo
solicitado. Asimismo, sostuvo que el signo solicitado es la traducción de su marca
mundialmente conocida WHEEL OF FORTUNE, por lo que se puede producir un
riesgo de confusión en el consumidor respecto al origen empresarial de los servicios
que distinguen los signos en conflicto. Indicó que el solicitante pretende
aprovecharse del prestigio alcanzado gracias a la calidad de sus servicios. Invocó la
aplicación del artículo 83 incisos a) y e) de la Decisión 344.
Con fecha 1° de febrero de 1999, Valley Gaming & Technology S.A. absolvió el
traslado de la observación manifestando que la empresa observante señaló sin
ningún sustento ni prueba que la marca WHEEL OF FORTUNE es reconocida a
nivel mundial, sin señalar la clase de la Nomenclatura Oficial a que pertenece la
supuesta marca notoriamente conocida. Señaló que no existe vinculación entre los
productos de las clases 9 y 28 que distingue la marca registrada (RUEDA DE
FORTUNA) y los servicios de la clase 41 que pretende distinguir el signo solicitado.
Agregó que ambas empresas no son competidoras, ya que no pugnan en el
mercado por una misma clientela, por lo que desde ningún punto de vista el público
consumidor podría ser inducido a confusión.
Con fechas 13 y 22 de abril de 1999, Califon Productions, Inc. presentó diversos
documentos como medios probatorios a fin de acreditar la notoriedad de sus marcas
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Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
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EXPEDIENTE N° 9871860
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WHEEL OF FORTUNE. Posteriormente, adjuntó documentos para acreditar la
notoriedad de su marca RUEDA DE LA FORTUNA. Manifestó que desde el año
1995 es titular en Ecuador de la marca RUEDA DE LA FORTUNA (debió decir
RUEDA DE FORTUNA) para distinguir productos de la clase 28 de la Nomenclatura
Oficial, lo que demuestra su legítima titularidad y mejor derecho sobre la marca en
cuestión. Adjuntó copia de los certificados de la marca RUEDA DE FORTUNA
registradas en Ecuador en las clases 9, 28 y 41 y en Argentina en las clases 28 y 41
(fojas 226 a 238).
Con fecha 28 de enero del 2000, Califon Productions, Inc. señaló que bajo
expediente N° 71862 solicitó la cancelación del registro de la marca RUEDA DE LA
FORTUNA, registrada bajo certificado N° 269 a favor de El Baúl de la Felicidad S.A
(en la clase 41 de la Nomenclatura Oficial), la misma que fue declarada fundada por
Resolución N° 13267-1999/OSD-INDECOPI de fecha 30 de noviembre de 1999; por
lo que tendría derecho preferente al registro de dicha marca. Indicó que la ha
solicitado mediante expediente N° 9980872.
Mediante Resolución N° 3015-2000/OSD-INDECOPI de fecha 15 de marzo del 2000,
la Oficina de Signos Distintivos declaró fundada la observación formulada y denegó
el registro del signo solicitado. Consideró que:
• La empresa observante se encuentra legitimada para formular observación en
base a sus marcas RUEDA DE FORTUNA registradas en Ecuador en las clases
9, 28 y 41 de la Nomenclatura Oficial y en Perú en las clases 9 y 28 de la
Nomenclatura Oficial.
• Respecto al derecho preferente de la observante al registro de la marca RUEDA
DE LA FORTUNA, porque su empresa obtuvo la cancelación por falta de uso de
la marca RUEDA DE LA FORTUNA inscrita a favor de un tercero en la clase 41,
por medio de la Resolución N° 13267-1999/OSD-INDECOPI (la cual quedó
consentida al no haber sido impugnada), éste no puede ser válidamente
opuesto. Indicó que Valley Gaming & Technology S.A. solicitó el registro de la
marca de servicio RUEDA DE LA FORTUNA con anterioridad - 13 de octubre de
1998 - a la interposición de la acción de cancelación del registro que originó el
derecho preferente - 25 de enero de 1999 - por lo que prevalece la prelación a
favor de la empresa solicitante, conforme lo establece el artículo 6 del Decreto
Legislativo 823, siendo improcedente en este extremo la observación formulada.
• Respecto a la notoriedad de las marcas WHEEL OF FORTUNE y RUEDA DE LA
FORTUNA alegada por el observante, determinó que si bien las pruebas
presentadas acreditan la existencia de las citadas marcas para distinguir
servicios de programas de televisión de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial, no
demuestran que se trate de marcas ampliamente publicitadas, difundidas y
conocidas por el público usuario de dichos servicios. Precisó que las páginas
publicadas en Internet, se encuentran referidas únicamente a la marca WHEEL
OF FORTUNE y no a la marca RUEDA DE FORTUNA, y que la difusión de
marcas mediante Internet es menor que la que se logra a través de medios de
comunicación masiva.
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