Sentencia nº 000446-2004/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 18 de Mayo de 2004
| Fecha de Resolución | 18 de Mayo de 2004 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 167311-2002/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0446-2004/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 167311-2002
1-30
ACCIONANTE : McDONALD´S CORPORATION
EMPLAZADO : KARL W. REUSCHE ARÁMBULO
Nulidad de una marca – Familia de marcas: Inexistencia - Notoriedad de la
marca: Acreditada – Transcripción parcial de la marca – Riesgo de confusión o
asociación, dilución o aprovechamiento de la reputación ajena de la marca
notoria: Inexistencia – Mala fe
Lima, dieciocho de mayo del dos mil cuatro
I. ANTECEDENTES
Con fecha 22 de noviembre del 2002, McDonald´s Corporation (Estados Unidos de
América) solicitó la nulidad del registro de la marca MAC FISH (MC FISH), otorgado a
favor de Karl W. Reusche Arámbulo, bajo certificado N° 78606, en virtud a lo dispuesto
en el artículo 8 de la Convención Panamericana de Washington. Manifestó lo
siguiente:
i) Es titular, en Estados Unidos de América, de la marca de producto McFISH
inscrita bajo certificado N° 1,660,975, para distinguir productos de la clase 29 de
la Nomenclatura Oficial, la cual se usó por primera vez el 2 de diciembre de
1990. Asimismo, es titular de la marca McCHICKEN inscrita bajo certificados
1,481,974 y 1,065,885, para distinguir productos de la clase 42 y 29 de la
Nomenclatura Oficial, respectivamente.
ii) Tanto su nombre comercial McDONALD’S como las marcas antes señaladas son
notoriamente conocidas. Agregó que la Corte de Justicia de los Estados Unidos
de América ha reconocido la existencia de la familia de marcas perteneciente a
McDonald’s Corporation, ello debido al despliegue publicitario realizado por su
empresa. Señaló que McFISH y McCHICKEN forman parte de esa familia de
marcas.
iii) La marca cuya nulidad se pretende está constituida por la marca MAC FISH (MC
FISH), la cual resulta ser confundible con su marca McFISH, además distinguen
los mismos productos (sandwichs y hamburguesas de pollo y pescado).
iv) El emplazado conocía la existencia de la marca McFISH cuando solicitó el
registro de la marca en cuestión en el Perú. Señaló que, a la fecha de la solicitud
de registro, la accionante venía usando, en su país de origen y por más de ocho
años, la marca McFISH. Asimismo, cuando el emplazado solicitó el registro de la
marca McCHICKEN habían transcurrido 28 años desde que fuera utilizada por la
accionante en el mismo país. Agregó que resultaba una extraña coincidencia que
el emplazado haya solicitado el registro de los signos MAC FISH (MC FISH) y
MAC CHICKEN (MC CHICKEN), las dos marcas pertenecientes a su empresa.
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0446-2004/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 167311-2002
2-30
Citó jurisprudencia aplicable al caso y adjuntó diversos medios probatorios.
Posteriormente, invocó la mala fe del emplazado al solicitar el registro.
Con fecha 21 de abril del 2003, Karl W. Reusche Arámbulo (Perú) absolvió el traslado
de la acción de nulidad manifestando lo siguiente:
i) McDonald´s Corporation anteriormente solicitó la nulidad de su marca MAC FISH
(McFISH), inscrita bajo certificado N° 33235, la misma que fue declarada
infundada mediante Resolución N° 3014-2000/OSD-INDECOPI y Resolución N°
1677-2000/TPI-INDECOPI. Señaló que al momento de resolver debía tenerse en
cuenta lo señalado en dichas resoluciones.
ii) La marca McFISH de la accionante fue cancelada en Estados Unidos de América
en el año 1998, por lo que ya no tiene derecho sobre la misma.
iii) No se ha demostrado que la accionante haya solicitado el registro de la marca
McFISH y que éste haya sido denegado, como lo exige la Convención de
Washington. Indicó que, si bien la accionante ha solicitado el registro de dicho
signo, éste sólo ha sido denegado en Primera Instancia, estando pendiente la
resolución de Segunda Instancia, por lo que no existe una resolución firme que
agote la vía administrativa.
iv) Tampoco se ha acreditado que el emplazado conociera la marca de la
accionante antes de solicitar su registro, mas aun si ésta no estaba siendo
utilizada en el mercado.
Adjuntó diversos documentos para acreditar lo expuesto.
Mediante Resolución N° 958-2004/OSD-INDECOPI de fecha 29 de enero del 2004, la
Oficina de Signos Distintivos declaró infundada la acción de nulidad, sobre la base de
las siguientes consideraciones:
(i) La accionante, en su oportunidad, se opuso a la solicitud de registro de la marca
MAC FISH (MC FISH) sobre la base del artículo 7 de la Convención de
Washington, cuya aplicación requiere que se cumplan los mismos requisitos que
los exigidos en el artículo 8 de la Convención. En ese sentido, la acción de
nulidad, en el extremo que se sustenta en el artículo 8 de la Convención de
Washington, debe ser declarada improcedente, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 182 del Decreto Legislativo 823.
(ii) Atendiendo a lo anterior, sólo corresponde que la autoridad se pronuncie sobre la
alegada notoriedad de los signos de la accionante y sobre la supuesta existencia
de una familia de marcas como sustento de la acción de nulidad.
(iii) La marca McDONALD’S de titularidad de la accionante goza de la calidad de
notoriamente conocida; sin embargo, no corresponde brindarle protección frente
a la marca MAC FISH (MC FISH), puesto que no se verifican los supuestos
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