Sentencia nº 000962-2006/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 18 de Julio de 2006

Fecha de Resolución18 de Julio de 2006
EmisorSala Especializada en Propiedad Intelectual
Expediente243738-2005/OSD
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0962-2006/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 243738-2005
1-17
SOLICITANTE : JOSÉ CARLOS BAZAN GATTI
OPOSITORA : BATA BRANDS S.A.R.L.
Riesgo de confusión entre signos que distinguen productos de la clase 25
de la Nomenclatura Oficial: Existencia – Notoriedad de la marca de la
opositora
Lima, dieciocho de julio del dos mil seis.
I. ANTECEDENTES
Con fecha 31 de mayo del 2005, José Carlos Bazán Gatti (Perú) solicitó el
registro de la marca de producto constituida por el logotipo conformado por la
denominación BAGA en letras estilizadas de color negro, presentándose en el
fondo el número seis en color gris; conforme al modelo, para distinguir prendas
de vestir, calzados y sombreros, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.
Con fecha 21 de julio del 2005, Bata Brands S.A.R.L. (Luxemburgo) formuló
oposición manifestando lo siguiente:
(i) Es titular de la marca de producto BATA, con certificado N° 34990, que
distingue vestuario con inclusión de botas, zapatos, zapatillas, medias,
calcetines y similares de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.
(ii) La denominación del signo solicitado es muy semejante fonéticamente a
su marca BATA, la cual viene usando desde hace más de 60 años y goza
de gran notoriedad en el mercado nacional. En razón de ello no debe
concederse el registro del signo solicitado, pudiendo causar grave
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perjuicio económico, así como dilución de la fuerza distintiva y del valor
comercial o publicitario de su marca.
(iii) Por lo expuesto, la finalidad encubierta y el propósito del solicitante es
obtener un beneficio indebido de la notoriedad de su marca, motivo
suficiente para que no proceda la solicitud del registro.
Con fecha 15 de setiembre del 2005, José Carlos Bazán Gatti absolvió el
traslado de oposición manifestando lo siguiente:
(i) El signo solicitado contiene el número 6, mientras que la marca registrada
no contiene ninguna figura, letra o número, lo cual los diferencia
notablemente.
(ii) Las letras empleadas por el signo solicitado son de diferente forma, pues
se aprecia que están expresadas en cursiva. Asimismo, la segunda sílaba
del signo solicitado es GA y la segunda sílaba en la marca registrada es
TA, lo cual diferencia completamente los signos no haciéndoles
confundibles y fácilmente diferenciables.
(iii) Con respecto al aspecto fonético, el golpe de voz del sino solicitado es
completamente diferente al de la marca registrada, ya que en el signo
solicitado la mayor fuerza de voz va en la sílaba GA y en la marca
registrada va en la TA.
Mediante Resolución N° 16654-2005/OSD-INDECOPI de fecha 14 de diciembre
del 2005, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundada la oposición y otorgó
el registro solicitado. Consideró lo siguiente:
(i) Bata Brands S.A.R.L. se ha limitado a alegar que el signo solicitado 6
BAGA y logotipo se encuentra incurso en la prohibición de los artículos
186 y 187 del Decreto Legislativo 823, sin que a la fecha se haya
presentado medios probatorios que acrediten efectivamente la notoriedad
de la marca BATA, por lo que no corresponde otorgarle la protección
amplia que se reconoce a este tipo especial de signo.
(ii) Respecto de los productos a distinguir, debe señalarse que, tratándose de
prendas de vestir de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, se considera
que el público consumidor presta un considerable grado de atención al
momento de adquirirlas valiéndose por ello de las etiquetas e impresiones
con las que cuentan dichos productos.
(iii) Desde el punto de vista fonético, si bien los signos - conformados por los
términos BAGA y BATA - coinciden en su secuencia de vocales (A-A), el
distinto sonido de las consonantes ubicadas al inicio de sus segundas
sílabas (G-T), conjuntamente con los sonidos de sus vocales finales,
logran que las denominaciones en cuestión susciten impresiones sonoras
diferentes al ser pronunciadas en conjunto.

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