Sentencia nº 002286-2009/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 7 de Septiembre de 2009
| Fecha de Resolución | 7 de Septiembre de 2009 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 314381-2007/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 2286-2009/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 314381-2007
1-42
ACCIONANTE : INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO
PRIVADO sc COMPUTRONIC TECH. (antes
Instituto Superior Tecnológico No Estatal
Computronic Tech.)
EMPLAZADOS : CARMEN VICTORIA MINAYA PAULINO
RICHAR ELI BACON TERRONES
Acción de nulidad del registro de una marca concedida bajo la Decisión
486 y el Decreto Legislativo 823 - Uso de nombre comercial anterior al
registro de la marca – Zona de influencia económica - Riesgo de
confusión entre signos que distinguen servicios de la clase 41 de la
Nomenclatura Oficial: Existencia – Mala fe: No acreditada
Lima, siete de setiembre de dos mil nueve.
I. ANTECEDENTES
Con fecha 11 de mayo de 2007, Instituto Superior Tecnológico Privado
Computronic TECH. (antes Instituto Superior Tecnológico No Estatal
Computronic Tech.) (Perú) solicitó la nulidad del registro de la marca de
servicio COMPUTRON SC y logotipo, inscrita bajo Certificado Nº 29994 a favor
de Carmen Victoria Minaya Paulino y Richar Eli Bacon Terrones en la clase 41
de la Nomenclatura Oficial. Manifestó lo siguiente:
(i) Es titular de la marca de la servicio INSTITUTO SUPERIOR
COMPUTRONIC TECH y logotipo, que distingue servicios de la clase 41
de la Nomenclatura Oficial, registrada con Certificado Nº 1558.
(ii) La Oficina de Signos Distintivos cometió un error al no pronunciarse sobre
el grado de confundibilidad que presentan los signos COMPUTRONIC y
COMPUTRON SC y logotipo al momento de otorgarse el registro bajo
Certificado Nº 29994.
(iii) Los emplazados aprovechando el conocimiento de la marca registrada
COMPUTRONIC han reproducido de manera parcial su marca registrada,
accediendo con mala fe al registro de la marca COMPUTRON SC.
(iv) Tanto la marca COMPUTRONIC y logotipo como la marca COMPUTRON
SC y logotipo resultan confundibles entre sí, por lo que el público usuario
será inducido y es inducido a error por la coexistencia de las marcas
registradas.
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(v) Su empresa viene utilizando en forma continua y para servicios educativos
el nombre comercial COMPUTRONIC, el cual es similar al grado de
producir riesgo de confusión con la denominación COMPUTRON.
Adjuntó diversos medios probatorios a fin de acreditar sus afirmaciones.
Mediante proveído de fecha 22 de junio de 2007, la Oficina de Signos
Distintivos dejó constancia que no se han adjuntado copia de boletas de venta
ni de facturas.
Con fecha 27 de agosto de 2007, Carmen Victoria Minaya Paulino y Richar Eli
Bacon Terrones absolvieron el traslado de la acción manifestando lo siguiente:
(i) La marca registrada COMPUTRONIC y logotipo no resulta confundible
con la marca registrada COMPUTRON SC y logotipo, ya que presentan
una distinta estructura gramatical. Asimismo, los signos se encuentran
conformados por elementos figurativos y cromáticos diferentes.
(ii) El término COMPU es común en la clase 41 de la Nomenclatura Oficial,
ya que existen registradas diversas marcas que incluyen dicha
denominación en su conformación. En tal sentido, dicha denominación no
resulta suficiente para que los signos resulten confundibles.
(iii) El haber conocido o no de la existencia de la denominación
COMPUTRONIC, no impide que terceras personas decidan utilizar un
elemento de uso común en el mercado como lo es la denominación
COMPU para servicios de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial.
(iv) La coexistencia entre ambas marcas se viene dando hace cinco años, por
lo que le parece extraño la repentina conducta del accionante a fin de
anular la marca COMPUTRON SC y logotipo.
(v) El nombre comercial alegado por la accionante está constituido por seis
palabras, de las cuales sólo dos son distintivas (COMPUTRONIC TECH).
En tal sentido, el nombre comercial es distinto a la marca registrada
COMPUTRON SC y logotipo.
Adjuntó medios probatorios que consideró de aplicación al presente caso.
Con fecha 14 de noviembre de 2007, Instituto Superior Tecnológico No Estatal
Computronic Tech. adecuó su denominación social a Instituto Superior
Tecnológico Privado Computronic Tech.
Mediante Resolución Nº 640-2008/CSD-INDECOPI de fecha 7 de noviembre
de 2008, la Comisión de Signos Distintivos declaró infundada la acción de
nulidad interpuesta. Consideró lo siguiente:
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(i) En el presente caso, al momento de otorgarse el registro de la marca de
producto COMPUTRON SC y logotipo (26 de julio de 2002) se
encontraban vigentes la Decisión 486 y el Decreto Legislativo 823; en tal
sentido, la determinación de la nulidad del registro de la marca
COMPUTRON SC y logotipo debe ser evaluada sobre la base de dicha
normativa.
(ii) Respecto a la supuesta confusión entre el nombre comercial de la
accionante y la marca registrada a favor de los emplazados
- Del análisis en conjunto de los medios probatorios presentados, la
accionante ha acreditado el uso del nombre comercial COMPUTRONIC
para distinguir actividades económicas relativas a los servicios de
enseñanza de computación de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial, sólo
en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 1989 y el 27 de
diciembre de 1992 y entre los años 2005 y 2006.
- La marca COMPUTRON SC y logotipo fue solicitada con fecha 2 de abril
de 2002, por lo que no corresponde evaluar el posible riesgo de confusión
entre los signos en cuestión, dado que la accionante no ha demostrado que
el alegado nombre comercial haya sido usado en el periodo correspondiente
a la solicitud del signo objeto de nulidad, motivo por el cual deviene en
improcedente en este extremo.
(iii) Evaluación del riesgo de confusión respecto a las marcas registradas
COMPUTRONIC y logotipo y COMPUTRON SC y logotipo
- Los servicios que distingue la marca de la accionante (servicios educativos
en computación a nivel superior y técnico, de la clase 41 de la
Nomenclatura Oficial), se encuentran incluidos dentro de algunos de los
servicios que distingue la marca registrada a favor de los emplazados
(servicios de educación de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial).
- Si bien se advierte que la expresión COMPUTRON se encuentra incluida
en su integridad en la expresión COMPUTRONIC, no obstante ello, los
signos no resultan semejantes entre sí, dadas las diferencias gráficas y
fonéticas que presentan. En efecto, al terminar tales expresiones con las
partículas TRON y TRONIC, respectivamente, hacen que la impresión
visual y sonora en cada una de las mismas resulte diferente.
- No obstante que los signos en conflicto distinguen algunos de los
mismos servicios, los mismos no resultan semejantes entre sí dada las
diferencias gráficas y fonéticas que presentan, por lo que se concluye
que no existe posibilidad de que su coexistencia en el mercado genere
riesgo de confusión. En tal sentido, la solicitud presentada resulta
infundada en este extremo.
(iv) Supuesta mala fe del titular de la marca COMPUTRON SC y logotipo
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