Sentencia nº 000318-2002/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 26 de Marzo de 2002
| Fecha de Resolución | 26 de Marzo de 2002 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 104517-2000/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 318-2002/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 104517-2000
1-23
ACCIONANTE : COMERCIAL D’LINEA & LIZZY S.R.L.
EMPLAZADA : COLLEZIONI ALTA MODA S.A.
Nulidad de registro de marca obtenido al amparo del Decreto Ley 26017 y
Decisión 313 en base al uso de nombre comercial anterior
Lima, veintiséis de marzo de dos mil dos
I. ANTECEDENTES
Con fecha 17 de abril del 2000, Comercial D’ Línea & Lizzy S.R.L. (Perú) solicitó la
nulidad del certificado de registro Nº 953, correspondiente a la marca IZZY que
distingue productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, inscrita a favor de
Collezioni Alta Moda S.A. Indicó que, bajo expediente Nº 90970 (debió decir
9990970), solicitó el registro del nombre comercial CONFECCIONES LIZZY y
logotipo para distinguir actividades económicas relacionadas con la comercialización
de productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, señalando como fecha de
primer uso el 15 de diciembre de 1988. Precisó que su solicitud fue denegada de
oficio por considerarla confundible con la marca IZZY y que el procedimiento se
encuentra en trámite ante la Sala de Propiedad Intelectual. Manifestó que su nombre
comercial CONFECCIONES LIZZY ha sido adoptado y usado con anterioridad a la
marca materia de la presente acción, la misma que resulta ser semejante a su signo,
por lo que fue otorgada contraviniendo las disposiciones del inciso b) del artículo 130
del Decreto Legislativo 823. Adjuntó copia de facturas y resoluciones que consideró
aplicables al caso. Asimismo, solicitó se tenga en cuenta las pruebas presentadas en
el expediente Nº 90970 (debió decir 9990970).
Con fecha 29 de mayo del 2000, Comercial D’ Línea & Lizzy S.R.L. adjuntó diversos
comprobantes de pago a fin de acreditar el uso público, ostensible y continuo de su
nombre comercial desde el año 1988 al 2000. Agregó que inicialmente el signo fue
utilizado por Teófilo Parra León (1988 a 1996), quien actualmente es gerente general
de su empresa. Adjuntó resoluciones que consideró aplicables al caso.
Con fecha 26 de junio del 2000, Collezioni Alta Moda S.A. (Perú) absolvió el traslado
de la acción de nulidad manifestando que su marca IZZY fue otorgada conforme a
ley. Indicó que la accionante no ha presentado evidencia alguna de que su empresa
haya obtenido el registro de mala fe o desarrollando conductas contrarias o
desleales. Señaló que al momento de solicitar el registro de su marca no tenía
conocimiento de la existencia de la denominación CONFECCIONES LIZZY como
nombre comercial de la accionante. De otro lado, señaló que la accionante no ha
acreditado la titularidad del nombre comercial, ya que el primer grupo de copias de
facturas (de 1988 hasta 1993) con la denominación CONFECCIONES LIZZY no
demuestran que la accionante sea la empresa o la persona jurídica que las haya
emitido ni quién es realmente su emisor. Precisó que el segundo grupo de facturas
muestran como propietario de Confecciones Lizzy al señor Teófilo Parra León, quien
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es una persona distinta a Confecciones D’Línea & Lizzy S.R.L. Mencionó que la
accionante existe a partir de setiembre de 1996, fecha de su constitución, por lo que
resulta imposible que fuese titular de un nombre comercial con anterioridad a dicha
fecha. Sostuvo que no existe prueba alguna que acredite el uso del nombre
comercial en cuestión durante el periodo del 29 de marzo de 1993 al 5 de octubre de
1996, por lo que no se ha acreditado un uso ininterrumpido, sino que el derecho al
uso exclusivo de ese signo se extinguió en marzo de 1993 con el cese de la
actividad económica que lo distinguía, según lo establecido en el artículo 167 del
Decreto Ley 26017, pues ninguna de las pruebas muestra que después de dicha
fecha, las actividades económicas distinguidas con el nombre comercial
CONFECCIONES LIZZY hayan continuado, sino que existe un vacío desde el 29 de
marzo de 1993 hasta el 8 de noviembre de 1996. Agregó que luego de ese periodo
de ausencia de uso del signo, en octubre de 1996 aparece una nueva denominación
constituida por la expresión COMERCIAL D’LINEA & LIZZY S.R.L., justamente
cuando su marca IZZY alcanza una importante clientela y empieza a ganar prestigio
por la excelente calidad de sus productos. Precisó que es recién en el período que
va desde octubre de 1996 hasta el 2000 que la accionante aparece como ente
emisor de las facturas, aunque - como se aprecia de las mismas - no aparece la
expresión CONFECCIONES LIZZY como nombre comercial, por lo que los
documentos tampoco permiten afirmar que haya existido continuidad en el uso de
dicha denominación, y que si bien la accionante podría alegar que la variación en los
emisores de las pruebas ofrecidas se explica por la transferencia del supuesto
nombre comercial CONFECCIONES LIZZY junto con el establecimiento comercial
que distinguía, pues debería existir alguna inscripción registral que lo acredite.
Con fecha 14 de agosto del 2000, Collezioni Alta Moda S.A. manifestó que la
accionante recién se constituyó como persona jurídica el 2 de setiembre de 1996,
por lo que recién desde esa fecha deberá computarse el inicio de sus actividades, no
habiendo podido emitir facturas con anterioridad a dicha fecha. Señaló que si se
procediera a anular su registro, se le ocasionaría un grave perjuicio económico y se
vulneraría sus derechos adquiridos por el registro correspondiente, además de
contravenir la seguridad jurídica del sistema legal que en nada beneficia a un país
como el nuestro. Posteriormente, con fecha 2 de octubre del 2000, señaló que los
documentos adjuntados por la empresa accionante son pruebas fraudulentas e
insuficientes para demostrar el uso del nombre comercial. Agregó que su empresa
inició operaciones el 26 de abril de 1993, fecha desde la cual ha venido utilizando el
nombre comercial IZZY, así como la marca objeto de la acción de cancelación.
Adjuntó diversos documentos.
Con fecha 23 de octubre del 2000, Comercial D’ Línea & Lizzy S.R.L. adjuntó
diversas boletas de venta originales correspondientes a los años 1993, 1994 y 1995,
formularios de la Sunat y otros documentos del año 1995.
Mediante Resolución Nº 7300-2001/OSD-INDECOPI de fecha 9 de julio del 2001, la
Oficina de Signos Distintivos declaró infundada la acción de nulidad. Consideró lo
siguiente:
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