Sentencia nº 001607-2006/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 19 de Octubre de 2006
| Fecha de Resolución | 19 de Octubre de 2006 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 278806-2006/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 1607-2006/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 278806-2006
Incidente
1-18
ACCIONANTE : UNILENE S.A.C
EMPLAZADAS : CIRUGIA S.A
DROGUERIA E IMPORTADORA MELY GIN S.R.L.
Acción por infracción a los derechos de propiedad industrial – Apelación
de medida cautelar – Requisitos para la concesión de una medida cautelar
Lima, diecinueve de octubre del dos mil seis.
I. ANTECEDENTES
Con fecha 24 de mayo del 2006, Unilene S.A.C (Perú) interpuso acción por
infracción a los derechos de propiedad industrial contra Cirugía S.A. en base a
la titularidad de sus marcas MR10, MR10 y etiqueta, MR15, MR20, MR20 y
etiqueta, MR25, MR30, MR30 y etiqueta, MR35, MR40, MR50 y etiqueta, TC,
MC, 20PS53, CIRUGIA PERUANA, HEMOCOLAGEN, que distinguen
productos de la clase 10 de la Nomenclatura Oficial. Señaló que:
(i) La empresa denunciada está desarrollando conductas contrarias a la
buena fe comercial y al normal desenvolvimiento de las actividades
económicas, generando un perjuicio ilícito a los consumidores y al
orden público.
(ii) Los directivos de la empresa denunciada dirigían otra compañía
denominada Cirugía Peruana S.A. – de la cual su empresa adquirió
por transferencia la titularidad de los registros invocados en la
presente acción – y viene utilizando como estrategia comercial la
imitación de las marcas que en su momento utilizó la compañía
Cirugía Peruana S.A., y cuyo uso exclusivo hoy le corresponde a su
empresa, que resulta ser su competidora directa en el mercado.
(iii) Existe estrecha vinculación entre las firmas Cirugía S.A y Cirugía
Peruana S.A., de lo que concluye que el uso indebido de sus signos
distintivos por parte de Cirugía S.A. no se debe a una casualidad sino
a una acción predeterminada que busca imitar a su empresa y
sustraerle clientela y presencia en el mercado.
(iv) La empresa Droguería Hofmann S.A.C. - empresa constituida en
Chile y vinculada comercialmente a Cirugía S.A. - intentó registrar la
marca CIRUGIA PERUANA registrada a favor de su empresa para
distinguir productos de la clase 10 de la Nomenclatura Oficial, la
misma que fue denegada, toda vez que - mediante el eventual
registro de la marca en Chile - se habría impedido los actos
comerciales de su empresa en el referido país.
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 1607-2006/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 278806-2006
Incidente
2-18
(v) Las cajas empaque que reproducen las marcas MR15, MR20, MR25,
MR35, TC15, 20PS53, MC15 Y MC25 no pueden ser materia de
casualidad sino de una actitud de aprovechamiento indebido del
reconocimiento ganado por las marcas precitadas afectando los
principios de buena fe comercial y el normal desenvolvimiento de sus
actividades económicas, generando un perjuicio ilícito en el aspecto
económico y comercial.
(vi) La empresa denunciada ha registrado las marcas CIRUGIA PRO
VIDA (87026) y PROVIDA CIRUGIA y logotipo (96602), las mismas
que han sido registradas con la finalidad de apropiarse indebida e
indirectamente del reconocimiento obtenido por su marca CIRUGIA
PERUANA, ya que si bien es cierto que los signos se encuentran
inscritos de una manera, en la práctica comercial son usados de
manera distinta y segmentada, haciendo prevalecer la expresión
CIRUGIA ocasionando confusión en el público.
(vii) La página web de la empresa Cirugía S.A. reproduce casi totalmente
su marca registrada (CIRUGIA PERU vs. CIRUGIA PERUANA) en la
que promociona y comercializa productos de la clase 10 de la
Nomenclatura Oficial, constituyendo una infracción a sus derechos
de propiedad industrial, por lo que solicita el cese de uso de la página
web en el territorio del Perú en cuanto publicite y ofrezca productos
vinculados a los que distingue su registro. Resulta claro que el
nombre de dominio www.cirugiaperu.com está cumpliendo funciones
distintivas que afectan sus derechos de propiedad industrial; de otro
lado, está dirigido al público nacional o internacional para publicitar
productos vinculados.
Señaló, a manera de antecedente, la Resolución Nº 1077-2000/TPI-INDECOPI
de fecha 27 de setiembre del 2000, la cual se pronunció sobre la acción por
infracción interpuesta por Cirugía Peruana S.A. en contra de Biolene S.A. por la
comercialización de productos utilizando sus marcas registradas MR15, MR20,
MR25, MR30, MR35 y MR40, así como sobre la acción de nulidad interpuesta
por esta última en contra de Cirugía Peruana S.A., fundamentada en la
hipótesis de que, al momento de otorgarse el registro de las marcas en
mención, dicho término era descriptivo y engañoso
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En ese caso, la Sala de Propiedad Intelectual confirmó los artículos primero, segundo, tercero y cuarto
de la Resolución Nº 4810-1999/OSD-INDECOPI de fecha 28 de abril de 1999, mediante los cuales la
Oficina de Signos Distintivos declaró infundadas las acciones de nulidad de los certificados Nº 15131,
10380, 10379, 15120, 10378 y 10381, correspondientes a las marcas de producto MR30, MR5, MR40,
MR20, MR15 y MR25 interpuestas por Biolene S. A.; fundada la acción por infracción interpuesta por la
firma Cirugía Peruana S.A. contra la firma Biolene S.A.; l e prohibió el uso de las denominaciones MR30,
MR35, MR40, MR20, MR15 y MR25 y convirtió en definitiva la medida cautelar dictada con motivo de la
interposición de dicha acción. Asimismo, la Sala impuso una amonestación a BIOLENE S.A. por la
utilización indebida de las marcas registradas de la accionante.
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