Sentencia nº 000427-2005/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 20 de Abril de 2005
| Fecha de Resolución | 20 de Abril de 2005 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 193818-2003/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0427-2005/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 193818-2003
1-45
ACCIONANTE : AMAY COMMERCIAL INC.
EMPLAZADAS : KELLOGG COMPANY
KELLOGG DE PERÚ S.A.C.
Acción por infracción a los derechos de propiedad industrial – Suspensión de
procedimiento de infracción por acción de cancelación por falta de uso de la
marca base de la acción: Carece de objeto – Riesgo de confusión entre signos
que distinguen productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial: Existencia
– Uso del símbolo ® evidencia uso de denominación a título de marca –
Aplicación del artículo 159 de la Decisión 486 – Determinación de sanciones
Lima, veinte de abril del dos mil cinco
I. ANTECEDENTES
Con fecha 23 de octubre del 2003, Amay Commercial Inc. (Panamá) interpuso
acción por infracción a los derechos de propiedad intelectual contra Kellogg
Company y Kellogg Perú S.A.C. (debió decir: Kellogg de Perú S.A.C.) manifestando
lo siguiente:
(i) Su empresa es titular, entre otras, de la marca EL TIGRE y TONY (certificado
N° 88481) en la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, marcas que se
encuentran actualmente licenciadas a favor de la empresa Ameral S.A.A.
según contrato de licencia de fecha 24 de julio del 2002, cuya copia adjuntó.
(ii) Las empresas emplazadas vienen utilizando indebidamente la marca TONY
en sus productos ZUCARITAS (del cual acompañó 8 unidades en calidad de
prueba). En efecto, dichas empresas vienen importando, comercializando y
distribuyendo en el mercado nacional productos con la marca ZUCARITAS y
envoltura y el término TONY agregándole a dicho término el símbolo ® como
si estuviese registrado a su favor, desconociendo así sus derechos.
(iii) Las emplazadas vienen introduciendo la marca TONY en su marca
ZUCARITAS y envoltura registrada bajo certificado N° 9142, haciendo creer a
los consumidores que la marca TONY se encuentra registrada a favor de
dichas empresas, puesto que seguidamente a la palabra TONY encierran en
un círculo la letra R que significa marca registrada, lo cual es falso ya que
incluso mediante Resolución N° 1122-95/INDECOPI-TDCPI de fecha 30 de
mayo de 1995 – cuya copia adjuntó – se denegó el registro de la marca de
producto TONY THE TIGER solicitada por Kellogg Company, por lo que la
marca ZUCARITAS y envoltura únicamente está constituida por la
denominación ZUCARITAS.
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(iv) En tal sentido, las emplazadas, al venir utilizando la denominación TONY
generan confusión en los consumidores y perjudican los intereses de su
licenciatario (Ameral S.A.A.) que es una empresa dedicada al rubro de
alimentos y que comercializa diversos productos de la clase 30 de la
Nomenclatura Oficial.
En atención a lo anterior, solicitó lo siguiente:
− Se dicte la medida cautelar de comiso e incautación de todos los productos
denominados ZUCARITAS TONY que se encuentren en el depósito de las
empresas Kellogg Company y Kellogg Perú S.A.C. (debió decir: Kellogg de Perú
S.A.C.) donde se deberá llevar a cabo una diligencia de inspección y, una vez
ejecutada la medida, se proceda a la destrucción de todos los productos
incautados. Al respecto, señaló como depositario de los bienes incautados al Sr.
Felipe Osterling Letts y como lugar de depósito el inmueble situado en la Av.
Argentina 4670, Carmen de la Legua - Callao.
− Se dicte la medida cautelar respectiva a efectos de que las autoridades
aduaneras impidan el ingreso al país de los productos materia de la presente
denuncia, debiendo emitirse los oficios correspondientes.
− Se notifique a las tiendas Wong, Metro, Santa Isabel y Plaza Vea para que
procedan a retirar de sus establecimientos los productos ZUCARITAS que
contengan la marca denominativa TONY.
Mediante proveído de fecha 31 de octubre del 2003 (complementado con el proveído
de fecha 10 de noviembre del 2003), la Oficina de Signos Distintivos tuvo por
interpuesta la acción iniciada por Amay Commercial Inc.; corrió traslado de la misma
por el plazo de cinco días hábiles a Kellogg Company y Kellogg Perú S.A.C. (debió
decir: Kellogg de Perú S.A.C.) y dispuso se practique – por cuenta y riesgo de la
accionante y sin previa notificación a las emplazadas – una diligencia de inspección
en el depósito de las emplazadas a fin de verificar los alcances de la presente
acción. Asimismo, dictó las siguientes medidas cautelares:
− La medida cautelar consistente en el cese de uso del signo constituido por la
denominación TONY, materia de la presente acción, usada en forma
independiente o conjuntamente con otros elementos, para distinguir productos de
la clase 30 de la Nomenclatura Oficial; así como en el material publicitario.
− La medida cautelar de cese de importación de los referidos productos por parte
de las emplazadas, debiendo oficiarse a la Superintendencia Nacional de
Aduanas – ADUANAS para tal efecto, luego del emplazamiento respectivo.
− La medida cautelar consistente en la inmovilización – de verificarse en la
diligencia ordenada la existencia de productos de la referida clase y/o material
publicitario en los que se use el signo materia de la presente acción – de tales
artículos, incluyendo catálogos y folletería (con excepción de carteles).
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Con fecha 10 de noviembre del 2003, se llevó a cabo la diligencia de inspección
ordenada en el local ubicado en Av. Alejandro Bertello 551, Urb. Bocanegra – Callao,
verificándose el uso de la denominación KELLOGG’S ZUCARITAS figura de tigres y
la denominación TONY para distinguir hojuelas de maíz de la clase 30 de la
Nomenclatura Oficial. Se constató la existencia de los siguientes productos:
− 83 cajas de 14 unidades cada una de 150 g., del producto con la denominación
KELLOGG’S ZUCARITAS HOJUELAS DE MAÍZ AZUCARADAS FORTICALCIO
y figura de tigre con la denominación TONY®.
− 351 cajas de 24 unidades cada una de 510 g., del producto KELLOGG’S CON 12
VITAMINAS Y MINERALES ZUCARITAS y figura de tigre con la denominación
TONY®.
− 131 cajas de 24 unidades cada una de 300 g., del producto KELLOGG’S CON 12
VITAMINAS Y MINERALES ZUCARITAS HOJUELAS DE MAÍZ AZUCARADAS
figura de tigre y denominación TONY®.
Se procedió a inmovilizar dichos productos y se adjuntaron al acta los “cárdex”
proporcionados por la inspeccionada, dejándose constancia que en el referido local
funciona la empresa Sandoval S.A. que proporciona el servicio de almacenaje a
diversas empresas, entre las que se encuentran Kellogg Company y Kellogg Perú
S.A.C. (debió decir: Kellogg de Perú S.A.C.). Asimismo, se designó como
depositarios de los productos a la Srta. Margot Luna Victoria quien se encarga del
Área Comercial de Dinet (Sandoval S.A.) y al Gerente General.
Con fecha 12 de noviembre del 2003, Kellogg Company (Estados Unidos de
América) solicitó el levantamiento de las medidas cautelares impuestas mediante
resolución de fecha 10 de noviembre del 2003 invocando los siguientes argumentos:
(i) Amay Commercial Inc. no usa la marca TONY para distinguir producto alguno
de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, razón por la que incluso su
empresa ha solicitado, con fecha 17 de octubre del 2003, la cancelación por
falta de uso de dicha marca (expediente N° 193277-2003).
(ii) Los productos que comercializan las emplazadas en el Perú se fabrican en
países miembros de la Comunidad Andina en los cuales la denominación
TONY se encuentra registrada a favor de Kellogg Company para distinguir
productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial. Adjuntó copias de
diversos certificados de registro a fin de acreditar sus argumentos.
(iii) De lo establecido en el artículo 159 de la Decisión 4861 se desprende que
Amay Commercial Inc. carece de derecho para impedir que Kellogg Company
1 Artículo 159.- Cuando en la Subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares
diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohibe la comercialización de las mercancías o
servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo País Miembro, salvo que los titulares de
dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización.
En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la
confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a
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