Sentencia nº 000841-2001/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 27 de Junio de 2001
| Fecha de Resolución | 27 de Junio de 2001 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 9870682-1998/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 841-2001/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 9870682
1-28
SOLICITANTE : CONSORCIO AGROPECUARIO AMERICANO S.A. –
CONAGRA
OPOSITOR : CONAGRA, INC.
Notoriedad de una marca - Aplicación de los artículos 7, 14, 15 y 16 de la
Convención de Washington - Principio de especialidad - Riesgo de confusión:
Inexistencia
Lima, veintisiete de junio de dos mil uno
I. ANTECEDENTES
Con fecha 18 de setiembre de 1998, Consorcio Agropecuario Americano S.A. –
CONAGRA (Perú) solicitó el registro de la marca de producto CONAGRA para
distinguir herramientas manuales y demás productos de la clase 8 de la
Nomenclatura Oficial.
Con fecha 24 de noviembre de 1998, ConAgra, Inc. (Estados Unidos de América)
formuló observación manifestando ser titular de la denominación social y nombre
comercial CONAGRA que distingue diversas actividades económicas y productivas,
el cual ha sido utilizado desde el 5 de diciembre de 1975, fecha en que se
constituyó. Indicó que es titular en el Perú de la marca CONAGRA y logotipo, que
distingue productos de las clases 29 y 30 de la Nomenclatura Oficial. Asimismo,
manifestó ser titular de la marca CONAGRA en Argentina (clases 29, 31 y 42),
Australia (clases 29, 30 y 31), Bahamas (clase 42), Bahrain (clase 29), Benelux
(clases 29, 30 y 31), Brasil (clases 5, 22, 31 y 42), Canadá (clase 42), China (clases
1, 29, 30, 31, 34 y 42), Taiwan (clase 8), Dinamarca (clases 29, 30 y 31), Egipto
(clases 29, 30 y 31), Francia (clases 29, 30 y 31), Alemania (clases 29, 30, 31, 35 y
36), Guatemala (clases 29, 30 y 31), Hong Kong (clases 1, 5, 29, 30 y 31), Hungría
(clases 1, 29 y 31), Irlanda (clases 29, 30 y 31), Italia (clases 1, 5, 29, 31, 35, 36, 37,
39, 40, 41 y 42), Jamaica (clases 30 y 31), Japón (clase 31), Corea (clases 29, 30 y
31), Kuwait (clases 29, 30 y 31), México (clases 1 y 31), Panamá (clases 29, 30 y
31), Portugal (clases 29, 30 y 31) Arabia Saudita (clases 29, 30 y 31), Singapur
(clases 29, 30 y 31), Sudáfrica (clases 29, 30 y 31), España (clase 30), Suecia
(clases 29 y 30), Suiza (clases 29, 30 y 31), Reino Unido (clases 29, 30 y 31),
Estados Unidos de América, Uruguay (clases 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 16, 17, 19, 29,
30, 31 y 42) y Venezuela (adjuntó copias de dichos certificados). Señaló que a través
de las empresas Conagra Grain Company y Conagra Grain Processing Export
Company – subsidiarias de su empresa – vendieron granos, harina de trigo y arroz
molido a empresas peruanas en los años de 1996 y 1997. Indicó que su marca y
nombre comercial CONAGRA goza de la calidad de notoriamente conocida y ha sido
objeto de diversas publicaciones. Señaló que existe similitud o conexión competitiva
entre los productos que pretende distinguir el signo solicitado (destinados a la
agricultura y horticultura, tales como palas, azadones, machetes, etc.) y los
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productos de las clases 29 y 30 que distingue su notoriamente conocida marca
registrada en el Perú. Finalmente, manifestó que la solicitante actúa de mala fe al
pretender apropiarse de su nombre comercial y marca notoriamente conocidos.
Invocó la aplicación de los artículos 7, 14, 15 y 16 inciso de la Convención de
Washington. Así como la aplicación del artículo 83 incisos a) y e) de la Decisión 344.
Presentó diversa documentación para acreditar la notoriedad de su signo.
Con fecha 5 de enero de 1999, Consorcio Agropecuario Americano S.A. – Conagra
absolvió el traslado de la observación formulada manifestando que la denominación
CONSORCIO AGROPECUARIO AMERICANO - CONAGRA es parte de su
denominación social, la cual está inscrita en Registros Públicos desde el 2 de marzo
de 1990. Precisó que el término CONAGRA es la abreviación de la denominación
social de su empresa. Señaló que es titular de más de veinte marcas en las clases 1
y 5 de la Nomenclatura Oficial y del nombre comercial CONAGRA registrado en la
clase 5 y 31 de la Nomenclatura Oficial. Indicó que los signos en conflicto no son
confundibles entre sí, y que las marcas de la observante datan de 1998, mientras
que sus marcas y nombre comercial, registrados en las clases 1, 5 y 31 de la
Nomenclatura Oficial, datan de 1991, razón por la que le asiste un mejor derecho
sobre la marca CONAGRA. Señaló que la comercialización de productos
distinguidos con la marca CONAGRA que aduce la observante data de fecha
posterior a la constitución de su empresa y es también posterior al registro de sus
marcas y nombre comercial. Agregó que el artículo 7 de la Convención de
Washington, no resulta de aplicación al presente caso, puesto que no se ha
acreditado conocimiento previo de la existencia de la marca de la observante.
Además, el signo solicitado pretende distinguir productos de la clase 8 de la
Nomenclatura Oficial, clase en la que la observante nunca ha participado
comercialmente.
Con fecha 19 de enero de 1999, ConAgra, Inc. manifestó que ha solicitado la
cancelación de los registros de la marca y nombre comercial CONAGRA, inscrita a
favor de la solicitante. Citó resoluciones con la finalidad de acreditar la intención de
la solicitante de apropiarse de marcas de terceros.
Mediante proveído de fecha 6 de enero de 1999, la Oficina de Signos Distintivos
solicitó a Consorcio Agropecuario Americano S.A. – CONAGRA, que presente
pruebas de uso y conocimiento del nombre comercial CONAGRA.
Con fecha 17 de febrero de 1999, Consorcio Agropecuario Americano S.A. –
CONAGRA, presento facturas para acreditar el uso del nombre comercial
CONAGRA desde el inicio de las actividades de la empresa.
Con fecha 26 de marzo de 1999, ConAgra Inc. manifestó que la Oficina de Signos
Distintivos no debió requerir a la solicitante la presentación de documentos que
acrediten el uso de su nombre comercial, puesto que la presente solicitud
corresponde a una marca de producto. Agregó que las facturas presentadas por la
solicitante no acreditan el uso de su nombre comercial para distinguir productos de la
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