Sentencia nº 003246-2009/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 2 de Diciembre de 2009
| Fecha de Resolución | 2 de Diciembre de 2009 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 300652-2006/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 3246-2009/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 300652-2006
1-19
ACCIONANTE : SOFTLAND INVERSIONES S.L.
EMPLAZADA : SOFTLAND PERÚ S.A.
Nulidad del registro de un nombre comercial otorgado bajo la vigencia de
la Decisión 486 y el Decreto Legislativo 823 – Mala fe: No acreditada.
Lima, dos de diciembre de dos mil nueve.
I. ANTECEDENTES
Con fecha 20 de diciembre de 2006, Softland Inversiones S.L. (España) solicitó
la nulidad del registro del nombre comercial SOFTLAND PERÚ S.A.
SOLUCIÓN ADECUADA A SUS REQUERIMIENTOS registrado a favor de
Softland Perú S.A. bajo Certificado Nº 3599, para distinguir actividades
económicas relacionadas con productos de la clase 9 de la Nomenclatura
Oficial. Manifestó que:
- Es titular en Chile de la marca SOFTLAND en la clase 9 de la Nomenclatura
Oficial, registrada bajo Certificado Nº 427200, vigente desde el 7 de marzo
de 1994.
- Asimismo, es titular de la marca SOFTLAND en las clases 35, 36, 27, 41 y
42 en Argentina, Colombia, Chile, México y España.
- Mediante Expediente Nº 258714-2005 solicitó el registro de la marca
SOFTLAND en Perú, el mismo que fue denegado al ser confundible con el
nombre comercial cuestionado.
- La denominación SOFTLAND es producto del ingenio y la creatividad, por lo
que resulta imposible que dos organizaciones puedan coincidir en dicho
término, más aún si ambas empresas pertenecen a un mismo sector
empresarial; incluso, el aspecto figurativo de ambos signos es igual.
- Es evidente que la emplazada conocía de la existencia previa de la marca
de su empresa, por lo que el registro del nombre comercial cuestionado fue
solicitado de mala fe.
- Invoca la aplicación de los artículos 130 inciso a) y 181 del Decreto
Legislativo 823, así como el artículo 8 de la Convención de Washington.
Adjuntó diversos medios probatorios a fin de acreditar sus afirmaciones.
Con fecha 16 de setiembre de 2007, Softland Perú S.A. absolvió el traslado de
la acción señalando que:
- Se constituyó mediante Escritura Pública de fecha 18 de abril de 1988 bajo
la denominación social Multy Seller S.A.
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 3246-2009/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 300652-2006
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- Posteriormente, mediante Junta General de Accionistas de fecha 21 de
marzo de 2001 se aprobó cambiar la denominación social por la de
Softland Perú S.A. El acuerdo en mención fue inscrito sin observaciones en
la Partida Registral Nº 638234, por lo que en aplicación del principio de
publicidad registral, tal inscripción es de conocimiento de todos, sin admitir
prueba en contrario.
- Desde el 2001, su empresa viene utilizando, en forma pública y constante,
la denominación SOFTLAND PERÚ S.A. en todos los actos de comercio y
actos públicos en los que interviene.
- Conforme lo dispone el artículo 190 de la Decisión 486, su nombre
comercial está constituido precisamente por su denominación social.
- Ejercitando el derecho que le confiere el uso del nombre comercial
SOFTLAND PERÚ S.A. procedió a su registro ante INDECOPI.
- En el expediente de solicitud del nombre comercial en cuestión, la empresa
Softland S.L. formuló oposición; sin embargo, a pesar de que la Oficina de
Signos Distintivos le requirió que acredite el uso anterior del nombre
comercial cuya titularidad reclamaba, la hoy accionante no cumplió con lo
requerido, motivo por el cual se desestimó su oposición y se otorgó el
registro del signo solicitado.
- Al adoptar la denominación social que actualmente tiene se efectuaron las
búsquedas en el registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de
Lima y Callao, sin encontrar alguna persona jurídica con la denominación
en cuestión.
- La palabra SOFTLAND no era notoriamente conocida en nuestro país ni
tampoco se comercializaban productos con dicho signo.
- No es cierto que el término SOFTLAND sea de fantasía, ya que el mismo
se deriva de las palabras SOFT que guarda relación con “software” y
LAND, que significa “tierra”. Así, la combinación de ambas palabras es
común.
- No ha actuado de mala fe ni ha copiado el signo de la accionante.
Adjuntó diversos medios probatorios a fin de acreditar sus afirmaciones.
Mediante Resolución Nº 267-2009/CSD-INDECOPI de fecha 4 de febrero de
2009, la Comisión de Signos Distintivos declaró infundada la acción
interpuesta. Consideró lo siguiente:
- La accionante alega que el registro del nombre comercial SOFTLAND
PERÚ S.A. SOLUCIÓN ADECUADA A SUS REQUERIMIENTOS y logotipo
(Certificado Nº 3599) fue solicitado y obtenido de mala fe.
- Previamente, cabe señalar que si bien en el Expediente Nº 209235-2004,
en el cual se tramitó el registro del nombre comercial materia de la
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