Sentencia nº 000227-2003/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 7 de Marzo de 2003
| Fecha de Resolución | 7 de Marzo de 2003 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 121874-2001/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN Nº 0227-2003/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 121874-2001
1-20
ACCIONANTE : CABLE PLUS S.A.C.
EMPLAZADO : RADIO T.V. H.P.CH. E.I.R.L.
Nulidad de registro de marca – Riesgo de confusión entre nombre comercial y
marca de servicio de la clase 38 de la Nomenclatura Oficial – Mala fe
Lima, siete de marzo de dos mil tres
I. ANTECEDENTES
Con fecha 22 de enero del 2001, Cable Plus S.A.C. (Perú) interpuso acción de nulidad
del certificado de registro N° 20082, correspondiente a la marca de servicio CABLE
PLUS y logotipo, cuyo titular es Radio T.V. H.P.CH. E.I.R.L. y que distingue servicios
de la clase 38 de la Nomenclatura Oficial. Sostuvo que el registro de la mencionada
marca fue solicitado de mala fe, ya que el emplazado sabía que dicho signo era similar
al nombre comercial CABLE PLUS S.A.C. que su empresa venía utilizando en el
mercado para identificar sus actividades. Precisó que empezó a explotar dicho nombre
comercial meses antes de la presentación de la solicitud de registro. Manifestó que el
emplazado inicialmente distinguió sus servicios con la marca CABLE COLOR, sin
embargo, solicitó el registro de la marca CABLE PLUS, a fin de aprovecharse del
prestigio de su empresa y causarle un perjuicio. Agregó que el emplazado conocía de
la existencia de su nombre comercial, puesto que su local está ubicado a pocos
metros del suyo. Adjuntó diversos documentos para acreditar el uso de su nombre
comercial.
Con fecha 6 de abril del 2001, Radio T.V. H.P.CH. E.I.R.L. (Perú) contestó la acción de
nulidad manifestando que:
i) La accionante sustenta su acción de nulidad en la existencia de mala fe al
momento de solicitar el registro de la marca CABLE PLUS, sin embargo no ha
presentado ningún medio probatorio para acreditar tal hecho. Agregó que la buena
fe se presume, mientras que la mala fe debe ser acreditada por quien la alega.
ii) Solicitó el registro de la marca 7 meses después que la accionante iniciara sus
actividades, periodo durante el cual difícilmente una empresa logra consolidarse
en el mercado, y menos adquirir algún tipo de prestigio.
iii) En las pruebas presentadas por la accionante, la denominación CABLE PLUS
S.A.C. aparece como denominación social y no como nombre comercial, no
estando prohibido el registro de una marca similar a la denominación social de otra
empresa. Señaló que aun cuando la accionante hubiese acreditado el uso de su
nombre comercial, ello por sí solo no demuestra la existencia de mala fe.
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN Nº 0227-2003/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 121874-2001
2-20
iv) Su intención jamás ha sido quitarle clientela a la accionante, tan es así que en la
ciudad (Huacho) donde éste realiza sus actividades, su empresa no utiliza la
marca CABLE PLUS, sino CABLE COLOR.
Con fecha 26 de julio del 2001, Cable Plus S.A.C. manifestó que además de la mala fe
de la emplazada, existe otro factor más relevante: la utilización indebida del nombre
comercial de su empresa. Sostuvo que los documentos presentados en su acción de
nulidad acreditan fehacientemente el uso de su nombre comercial con anterioridad al
registro de la marca CABLE PLUS. Indicó que la conducta del emplazado – emplear el
nombre comercial de otra empresa – induce a confusión al público consumidor.
Mediante Resolución N° 6735-2002/OSD-INDECOPI de fecha 24 de junio del 2002, la
Oficina de Signos Distintivos declaró infundada la acción de nulidad, sobre la base de
los siguientes argumentos:
i) Las pruebas presentadas por la accionante no acreditan el uso del nombre
comercial CABLE PLUS S.A.C. con anterioridad al registro de la marca en
cuestión, por lo que el registro fue otorgado sin contravenir las disposiciones del
artículo 83 inciso b) de la Decisión 344.
ii) Dado que la accionante no ha demostrado que haya utilizado su nombre comercial
con anterioridad a la solicitud de registro, no se puede asumir que el emplazado
tuviera conocimiento de un signo cuya existencia no ha sido acreditada.
iii) Aun cuando el emplazado hubiese tenido conocimiento de la existencia de la
empresa accionante, ello no resulta suficiente para establecer que el emplazado
actuó de mala fe, ya que la denominación de una persona jurídica es diferente de
la figura del nombre comercial, no siendo oponible al derecho de propiedad
industrial sobre una marca.
Con fecha 12 de julio del 2002, Cable Plus S.A.C. interpuso recurso de
reconsideración manifestando que inició sus operaciones mucho antes del registro
materia de la presente acción. Adjuntó diversos documentos para acreditar el uso de
su nombre comercial.
Mediante Resolución N° 10731-2002/OSD-INDECOPI de fecha 30 de setiembre del
2002, la Oficina de Signos Distintivos declaró fundado el recurso de reconsideración y,
en consecuencia, nulo el registro N° 20082, correspondiente a la marca de servicio
CABLE PLUS y logotipo. Señaló que:
i) Las pruebas presentadas acreditan que la accionante utiliza el nombre comercial
CABLE PLUS y figura desde el 28 de enero de 1999, es decir, con anterioridad al
registro cuya nulidad se pretende, por lo que correspondía realizar el examen
comparativo con la marca registrada a fin de determinar si ésta se encontraba
incursa en la causal de prohibición de registro contenida en el artículo 83 inciso b)
de la Decisión 344.
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