Sentencia nº 001057-2001/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 10 de Agosto de 2001
| Fecha de Resolución | 10 de Agosto de 2001 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 9752724-1997/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 1057-2001/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 9752724
1-20
SOLICITANTE : YORK INTERNATIONAL INDUSTRIES, INC.
(antes TABACALERA NACIONAL S.A.)
OPOSITOR : PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
(antes PHILIP MORRIS PRODUCTS, INC.)
Notoriedad de la marca - Riesgo de confusión entre signos que distinguen
productos de la clase 34 de la Nomenclatura Oficial: Existencia - Artículo 7 de
la Convención de Washington
Lima, diez de agosto de dos mil uno
I. ANTECEDENTES
Con fecha 26 de noviembre de 1997, Tabacalera Nacional S.A. (Perú) solicitó el
registro de la marca de producto constituida por la etiqueta rectangular en colores
blanco, negro y rojo, en su línea, combinación y escritura característica con la
denominación GOLDEN BEACH, de acuerdo al modelo, para distinguir cigarros,
cigarrillos, tabaco en bruto o manufacturado, artículos de fumar y los demás productos
de la clase 34 de la Nomenclatura Oficial.
Con fecha 4 de febrero de 1998, Philip Morris Products, Inc. (Estados Unidos de
América) formuló observación a la solicitud de registro manifestando ser titular de las
marcas MARLBORO y etiquetas (certificados Nº 4834 y 41304) que distinguen
productos de la clase 34 de la Nomenclatura Oficial, a las cuales el engañoso signo
solicitado resulta ser gráficamente semejante. Indicó que, en el mercado mundial del
tabaco, la marca más importante la constituye MARLBORO, cuya cuota mundial en
el mercado de cigarrillos es de 8.4%. Señaló que sus marcas son notoriamente
conocidas gracias a la alta calidad de los productos que distingue - los mismos que
se comercializan en la mayoría de países del mundo -, a su largo tiempo de
permanencia en el mercado y a la enorme publicidad que recibe. Manifestó que la
solicitante pretende que los consumidores compren los productos GOLDEN BEACH
en la creencia de que los mismos gozan de la misma calidad y garantía que los
productos MARLBORO. Presentó copia de la publicación titulada “Coca-Cola,
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Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
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Marlboro e IBM, las marcas más valiosas del mundo”. Agregó que no tienen ninguna
objeción contra el registro del elemento denominativo que conforma el signo
solicitado (GOLDEN BEACH), por cuanto las semejanzas entre los signos se
presentan en el plano gráfico y figurativo. Así, precisó que ambos signos están
compuestos por el diseño de empaques para cigarrillos, comparten los mismos
colores para el empaque (rojo y blanco) y para las denominaciones (dorado y negro),
presentan en la parte superior figuras geométricas similares y una banda de color
rojo que corresponde al techo de la cajetilla, y sobre la cual aparecen escritas en
letras blancas las marcas correspondientes. Asimismo, indicó que los signos tienen
un escudo encabezado por una corona, en ambos casos, en colores dorado y rojo.
Señaló que de concederse el registro solicitado, se produciría una sustancial dilución
del poder distintivo de sus marcas. Finalmente, precisó que la solicitante está
actuando de mala fe al solicitar el registro del signo GOLDEN BEACH y etiqueta,
toda vez que al estar ambas empresas dedicadas al mismo rubro económico
(fabricación y/o comercialización de cigarrillos) y al ser su marca famosa a nivel
mundial, no resulta ninguna casualidad que la contraparte pida el registro de dicho
diseño de etiqueta para ser aplicado a cigarrillos, copiándose de los elementos
figurativos centrales que caracterizan a su empaque, así como de los colores que lo
caracterizan. Citó jurisprudencia que consideró aplicable al caso de autos.
Fundamentó su observación en los artículos 130 incisos a) y d), 186 y 188 del
del Convenio de París. Posteriormente, a efectos de acreditar la notoriedad de la
marca MARLBORO, adjuntó diversos documentos.
Con fecha 18 de marzo de 1998, Tabacalera Nacional S.A. absolvió el traslado de la
observación manifestando ser titular de la marca GOLDEN BEACH para distinguir
productos de la clase 34 de la Nomenclatura Oficial. Indicó que el signo solicitado no
es semejante a la marca base de la observación al grado de inducir a confusión al
consumidor. Respecto a las denominaciones GOLDEN BEACH y MARLBORO,
indicó que difieren totalmente entre sí, sin posibilidad de producir confusión. Precisó
que tratándose de signos que distinguen productos de la clase 34, el consumidor los
distinguirá por su denominación y no por su aspecto figurativo. Consideró que las
grafías y los escudos (que son de uso común en la clase citada) que presentan los
signos en cuestión son distintos y no tienen ningún elemento en común. En ese
sentido, indicó que el escudo de la marca registrada está constituido por la figura de
dos leones heráldicos, un óvalo conteniendo las letras PM INC. y un listón con la
frase VENI-VIDI-VICI, mientras que el escudo del signo solicitado contiene dos
caballitos de mar y una insignia con las letras GB, siendo que las coronas que
presentan también son diferentes. Agregó que en la parte inferior de los empaques
se puede apreciar las denominaciones de ambas marcas. Manifestó que los colores
que presenta la marca de la observante (rojo, blanco y negro) no son de uso
exclusivo de aquél, sino de la mayoría de los fabricantes de cigarrillo, ya que los
colores rojo y blanco determinan que los cigarros son fuertes, en contraposición con
los cigarrillos light o suaves. Indicó que ambos signos coexisten en el mercado
desde noviembre de 1997 y presentó copia de diversas facturas a fin de acreditar
dicha coexistencia. De otro lado, señaló que la observante no ha presentado
pruebas que acrediten la notoriedad de la marca MARLBORO. Agregó que no ha
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