Sentencia nº 001229-2005/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 16 de Noviembre de 2005
| Fecha de Resolución | 16 de Noviembre de 2005 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 194770-2003/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 1229-2005/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 194770-2003
1-40
SOLICITANTE : MARÍA BELÉN MONTALVO SÁNCHEZ
OPOSITORA : DR. ING. H.C.F. PORSCHE AG
Notoriedad de una marca: Acreditada - Riesgo de confusión, asociación,
aprovechamiento injusto del prestigio del signo o la dilución de su fuerza
distintiva entre signos que distinguen productos de las clases 12 y 32 de
la Nomenclatura Oficial: Inexistencia - Riesgo de confusión entre signos
que distinguen productos de las clases 12 y 32 y servicios de la clase 37
de la Nomenclatura Oficial: Inexistencia – Similitud o conexión
competitiva
Lima, dieciséis de noviembre del dos mil cinco
I. ANTECEDENTES
Con fecha 4 de noviembre del 2003, María Belén Montalvo Sánchez (Perú)
solicitó el registro de la marca de producto constituida por la denominación
PORSCH ENERGY DRINK escrita en letras características en ubicación
oblicua, en la parte superior la figura estilizada de un águila, y en la parte
inferior la denominación ENERGY DRINK escrita en letras características, todo
en los colores azul, rojo y gris, conforme al modelo, para distinguir cervezas;
aguas minerales, aguas gaseosas, aguas conteniendo ácido carbónico y otras
bebidas no alcohólicas, bebidas de frutas y jugos de frutas, jarabes y otras
preparaciones para hacer bebidas, bebidas mezcladas no alcohólicas hechas
en base a jugos de frutas, bebidas energéticas, bebidas para deportistas,
bebidas isotónicas, hidratantes, bebidas para personas en actividad y bebidas
vigorizantes, de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial
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Relación de productos que pretende distinguir el signo solici tado de acuerdo con lo señalado en la orden
de publicación y en la publicación realizada en el Diario Oficial El Peruano (fojas 29 y 30).
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Con fecha 27 de febrero del 2004, Dr. Ing. H.C.F. Porsche AG (Alemania)
formuló oposición manifestando lo siguiente:
(i) Es titular de la marca PORSCHE, registrada en las clases 12 y 37 de la
Nomenclatura Oficial, desde el año 1997, inscritas bajo certificados N°
33829, 34041 y 10696. Asimismo, tiene registrada la marca PORSCHE en
diferentes países alrededor del mundo, incluyendo Estados Unidos de
América.
(ii) Notoriedad de la marca PORSCHE:
- La marca PORSCHE es una marca para autos de lujo, que no se
producen en serie, creada en 1929 por el ingeniero Ferdinand
Porsche y registrada oficialmente el 5 de abril de 1931 como Dr. Ing.
H.C.F. Porsche AG. Realizó una breve reseña de la empresa.
- El año 1976 fue la edad dorada de la marca PORSCHE en las pistas
de carrera, pues el auto PORSCHE triunfó 10 veces en famosas
carreras de autos. Es así que, a través de los años, la marca
PORSCHE fue permanentemente perfeccionando sus motores y
autos extendiendo su marca a nivel mundial y logrando éxito en las
competencias y ventas de autos, lo que evidencia que la marca
PORSCHE tiene antigüedad y trayectoria, se trata de un signo con
alto renombre vinculado a la famosa empresa de la familia Porsche
que fabrica lujosos autos deportivos. Por ello, resulta de aplicación el
artículo 136 inciso h) de la Decisión 486.
- La marca PORSCHE es notoriamente conocida por el público
consumidor en general (cualquier persona tenga o no un PORSCHE
la conoce), para distinguir autos deportivos de gran velocidad y
calidad.
- La marca PORSCHE hoy goza de alta reputación y renombre a nivel
mundial, toda vez que se trata de una marca que ha penetrado en la
mente de los consumidores como distintivo de lujo y alta calidad, lo
que ha sido logrado a través de largos años de esfuerzo, trabajo e
inversión de la generación de PORSCHE.
(iii) La palabra PORSCHE constituye el apellido de personas vivas y
fallecidas así como el nombre de la razón social de la empresa
PORSCHE AG., por lo que la solicitante también incurre en la prohibición
del artículo 136 inciso e) de la Decisión 486, pues la denominación
PORSCH es idéntica fonéticamente al apellido PORSCHE y no tiene
ningún consentimiento, por lo que debe negarse la presente solicitud.
(iv) Entre los autos deportivos PORSCHE que conducen los deportistas y los
productos que pretende distinguir el signo solicitado existe vinculación,
pues el signo solicitado pretende distinguir bebidas energéticas para
deportistas y para personas en constante actividad, por lo que los
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productos (autos y bebidas para deportistas) están dirigidos al mismo
público consumidor. Además, es usual que la publicidad de este tipo de
bebidas se realice con deportistas famosos, en competencias, haciendo
comerciales o avisos publicitarios bebiendo bebidas especiales, tales
como GATORADE o en este caso, PORSCH y logotipo.
(v) El signo solicitado PORSCH y logotipo contiene la palabra PORSCH, que
es idéntica fonéticamente a su marca notoria PORSCHE, siendo similares
gráfica y fonéticamente, ya que el signo solicitado tiene idénticas grafías y
la misma secuencia que la marca registrada con excepción de la letra E
que no se encuentra en el signo solicitado, pero es irrelevante
fonéticamente, pues ambas denominaciones PORSCH y PORSCHE
tienen idéntica sonoridad.
(vi) El público adquirirá una bebida PORSCH en la creencia que se trata de
una nueva línea de productos de su famosa empresa, pensando que es
una bebida que consumen los deportistas que conducen los autos
PORSCHE o que hay una vinculación entre las empresas, atribuyéndole
características propias de sus productos, como ser exclusivos y de alta
calidad.
(vii) También resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo VI de la
Convención sobre la Propiedad de Marcas de Fábrica y de Comercio
suscrito entre Perú y Francia, vigente desde el año 1896. En virtud de
ello, en el Perú una marca que se encuentre registrada en Francia a favor
de un tercero no podrá acceder a registro en nuestro país, pues vulneraría
lo dispuesto en dicha Convención.
(viii) Dado que es titular de la marca PORSCHE, la cual se encuentra
registrada en Francia para distinguir productos de la clase 12 de la
Nomenclatura Oficial con anterioridad al signo solicitado, goza de legítimo
interés para formular oposición a la presente solicitud de registro, ya que
de otorgarse el registro, se vulneraría su derecho de exclusiva, dada la
extrema similitud existente entre los signos.
(ix) La marca PORSCHE se encuentran registrada en los Estados Unidos de
América, en diferentes clases, por lo que es de aplicación el artículo 7 de
la Convención de Washington, pues la solicitante estaba en capacidad de
conocer el registro de la marca PORSCHE, ya que es notoria en todo el
mundo.
Acompañó documentos para acreditar lo expuesto
Con fecha 31 de marzo del 2004, María Belén Montalvo Sánchez absolvió el
traslado de la oposición manifestando lo siguiente:
(i) La marca PORSCHE distingue vehículos automotores y no productos de
la clase 32 de la Nomenclatura Oficial. Además, entre los productos de la
clase 32 y los productos y servicios de las clases 12 y 37 existe una
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