Sentencia nº 000299-2001/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 4 de Abril de 2001
| Fecha de Resolución | 4 de Abril de 2001 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 9860034-1998/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 299-2001/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 9860034
1-19
SOLICITANTE : JOSÉ EUCEBIO MALLQUI BEAS
OPOSITOR : CÉSAR CRUZ SACO
Nombre comercial - Registro del nombre de un tercero como marca - Mala fe
del solicitante - Signos contrarios a la ley - Examen de registrabilidad
Lima, cuatro de abril de dos mil uno
I. ANTECEDENTES
Con fecha 6 de abril de 1998, José Eucebio Mallqui Beas (Perú) solicitó el registro
de la marca de servicio COLEGIO MODELO NIVEL PRE-UNIVERSITARIO SACO
OLIVEROS y la figura de un hombre parado sobre 3 libros vaciando a través de un
embudo el líquido contenido en una botella sobre la cabeza de un niño que porta en
su mano izquierda una honda, conforme al modelo, para distinguir servicios
educativos, enseñanza de primaria, secundaria, servicios deportivos, culturales,
organización de concursos, festivales, congresos, seminarios u otros similares;
edición de libros, textos escolares, de enseñanza superior y publicaciones en
general, de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial.
Con fecha 5 de junio de 1998, César Cruz Saco (Perú) formuló observación
manifestando ser propietario y director desde 1947 de la ACADEMIA CRUZ SACO,
la misma que desde 1980 se llamó ACADEMIA PRE-UNIVERSITARIA SACO
OLIVEROS - en memoria de Rafael y Pascual Saco Oliveros, prócer y fundador de la
independencia, respectivamente, de cuya estirpe desciende en línea recta.
Asimismo, indicó que en 1982 fundó la Escuela Superior de Educación no Estatal
RAFAEL SACO OLIVEROS. Señaló que dado que fue nombrado magistrado judicial
en 1986 transfirió la academia a Raúl Román Baquerizo, José Eucebio Mallqui Beas
y Arturo Honores Pelaez, sin que ello implicara una concesión del apellido de su
bisabuelo. Agregó que al poco tiempo José Eucebio Mallqui Beas y Arturo Honores
Pelaez gestionaron la creación de un colegio con la denominación SACO
OLIVEROS, lo cual inicialmente no impugnó en su creencia de que cualquier
peruano podía honrarse con su utilización, sin más condición que hacerlo con la
unción patriótica. Indicó que de otorgarse el registro solicitado se vería impedido de
usar la denominación ESEP RAFAEL SACO OLIVEROS, cuya promoción ha
reasumido y cuya conversión en Instituto no Estatal está gestionando. De otro lado,
expresó que el apellido SACO OLIVEROS es irregistrable como marca, ya que
consiste en el apellido de una persona distinta al solicitante, quien no está en
condiciones de acreditar el consentimiento. Señaló que el solicitante actúa de mala
fe. Al respecto, precisó:
− En 1984, cedió en favor de José Eucebio Mallqui Beas y Arturo Honores Peláez
la administración de la ACADEMIA PRE-UNIVERSITARIA SACO OLIVEROS,
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autorizándoles verbalmente el uso del slogan ANTIGUA ACADEMIA CRUZ
SACO.
− El 30 de setiembre de 1985, celebró con José Eucebio Mallqui Beas un contrato
de usufructo del mencionado slogan.
− El 10 de setiembre de 1986, transfirió a José Eucebio Mallqui Beas y otras dos
personas sus derechos de promotor de la ACADEMIA PRE-UNIVERSITARIA
SACO OLIVEROS.
− Efectuada la transferencia, José Eucebio Mallqui Beas nunca utilizó en su
publicidad la denominación SACO OLIVEROS sino el slogan ANTIGUA
ACADEMIA CRUZ SACO - pese a que el contrato de usufructo había vencido - y,
en forma irregular, las denominaciones ACADEMIA CRUZ SACO o
ASOCIACIÓN EDUCATIVA CRUZ SACO.
− José Eucebio Mallqui Beas conocía que los apellidos SACO OLIVEROS
pertenecieron a un prócer y a un fundador de la independencia.
− El logotipo que conforma el signo solicitado tampoco pertenece al solicitante, ya
que fue incorporado por su parte en la publicidad de su academia desde 1975.
Con fecha 21 de julio de 1998, José Eucebio Mallqui Beas absolvió el traslado de la
observación manifestando que la denominación SACO OLIVEROS no constituye
patrimonio personal del observante. Indicó ser promotor de la Academia Pre-
universitaria SACO OLIVEROS y propietario del Colegio de Educación Secundaria
SACO OLIVEROS (de Lima y de la Av. Brasil), razón por la cual ha procedido a
solicitar el registro de dicha denominación como marca de servicio. Señaló que no
existe mala fe, por cuanto la solicitud de registro tiene sustento en su calidad de
cesionario de la ACADEMIA PRE-UNIVERSITARIA SACO OLIVEROS según
contrato de fecha 2 de noviembre de 1987 - que adjuntó en copia - por el cual se le
transfirieron los deberes, derechos y obligaciones de dicha academia, ex ANTIGUA
ACADEMIA CRUZ SACO.
Con fecha 7 de agosto de 1998, César Cruz Saco señaló que desde el punto de
vista de la antigüedad en el uso de un nombre comercial, tiene un mejor derecho al
uso de la denominación SACO OLIVEROS, agregando que al transferir a favor de
José Eucebio Mallqui Beas sus derechos y responsabilidades de promotor, el
cesionario hubiera tenido derecho exclusivo al nombre comercial ACADEMIA PRE-
UNIVERSITARIA SACO OLIVEROS pero de ningún modo a SACO OLIVEROS, por
lo dispuesto en el inciso f) del artículo 130 del Decreto Legislativo 823 y porque en la
tercera cláusula del contrato se deja expresa constancia de que la cesión y
transferencia es pura de derecho, por cuanto no comprende ningún bien mueble o
inmueble ni inversión alguna que recuperar, quedando excluido el nombre del
establecimiento, por ser un bien mueble, conforme lo prevé el inciso 6 del artículo
886 del Código Civil de 1984.
Con fecha 24 de setiembre de 1998, José Eucebio Mallqui Beas señaló que el
observante carece de derechos sobre la denominación SACO OLIVEROS, toda vez
que ésta ya ha sido utilizada en el campo empresarial, siendo objeto de transferencia
a su favor junto a la academia de la cual es promotor, por lo que mal hace invocando
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