Sentencia nº 000298-2001/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 4 de Abril de 2001
| Fecha de Resolución | 4 de Abril de 2001 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 9861795-1998/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 298-2001/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 9861795
1-23
ACCIONANTE : CÉSAR CRUZ SACO
EMPLAZADO : JOSÉ EUCEBIO MALLQUI BEAS
Nulidad de registro de marca - Nombre comercial - Notoriedad - Registro del
nombre de un tercero como marca - Mala fe
Lima, cuatro de abril de dos mil uno
I. ANTECEDENTES
Con fecha 6 de mayo de 1998, César Cruz Saco (Perú) solicitó la nulidad del registro
de la marca de servicio constituida por la denominación CRUZ SACO y diseño,
otorgado bajo certificado N° 13995, a favor de José Eucebio Mallqui Beas. Manifestó
que dicha marca es la reproducción de su signo distintivo notoriamente conocido
ANTIGUA ACADEMIA CRUZ SACO y logotipo, el cual desde 1962 identifica a una
academia pre-universitaria que fundó y dirigió en su calidad de profesor. Indicó que los
términos CRUZ SACO constituyen sus apellidos, los cuales han sido adoptados como
apellidos compuestos por sus hijos y por su esposa, por lo que el registro de la marca
en cuestión no sólo atenta contra su derecho a la personalidad sino también el de sus
descendientes. Señaló que el registro en cuestión se obtuvo de mala fe. Al respecto,
manifestó lo siguiente:
− En 1980, en virtud a una nueva disposición del Reglamento de Academias,
cambió el nombre de su academia por el de ACADEMIA PRE-UNIVERSITARIA
SACO OLIVEROS – en honor a la memoria de su bisabuelo y prócer de la
Independencia Pascual Saco Oliveros – la cual publicitó con el slogan ANTIGUA
ACADEMIA CRUZ SACO;
− En 1984, cedió en favor de José Eucebio Mallqui Beas y Arturo Honores Peláez la
administración de dicha academia y, además, les autorizó verbalmente el uso del
mencionado slogan;
− En 1986, cedió en definitiva sus derechos sobre dicha academia en favor de José
Eucebio Mallqui Beas, Arturo Honores Peláez y Raúl Román Baquerizo.
− El 30 de setiembre de 1995, celebró por el plazo de un año un contrato de
usufructo del slogan ANTIGUA ACADEMIA CRUZ SACO a favor de José Eucebio
Mallqui Beas, quien pese a incumplir con el pago respectivo continuó usándolo y
hasta registró la marca de servicio CRUZ SACO y escritura.
Para acreditar sus argumentos presentó una serie de documentos. Posteriormente,
señaló que se encuentra impedido del uso público de su nombre para ejercer una
función pedagógica. Solicitó se tengan presente las pruebas que obran en el
procedimiento de solicitud de registro de la marca de servicio SACO OLIVEROS y
figura (debió decir COLEGIO MODELO NIVEL PRE-UNIVERSITARIO SACO
OLIVEROS y figura).
Con fecha 7 de agosto de 1998, José Eucebio Mallqui Beas (Perú) absolvió el traslado
de la nulidad manifestando que el registro de la marca CRUZ SACO y diseño lo obtuvo
en su calidad de promotor de la ACADEMIA DE PREPARACIÓN PRE-
UNIVERSITARIA SACO OLIVEROS (EX ANTIGUA ACADEMIA CRUZ SACO). Precisó
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Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
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que lo que se compra al adquirir los derechos de promotor de una academia, no es sólo
esa calidad sino todos los derechos sobre la academia: su nombre, su pasado, su
futuro, su know how, su prestigio. Siendo así, resultaba legítimo que en la publicidad de
la academia se hiciera referencia a que era la ex ANTIGUA ACADEMIA CRUZ SACO.
Señaló que eliminada la prohibición dictada por el sector educación1 optó por el uso del
nombre CRUZ SACO - no obstante que el nombre oficial de la academia era SACO
OLIVEROS - pues era el nombre tradicional de la academia y el más conocido. Indicó
que en el tiempo de dificultades económicas para las academias tradicionales, al
accionante no le interesó para nada el uso de la denominación ANTIGUA ACADEMIA
CRUZ SACO, sino que recién cuando logró reposicionar a la academia en el mercado,
el accionante lo persuadió para una subvención económica por el uso de dicho slogan.
Expresó que si bien suscribió con el accionante un convenio privado aceptando pagar
una suerte de licencia por el uso del mencionado slogan, ello se debió a que debía
sustentar tributariamente el egreso que le originaban precisamente los subsidios
económicos que entregaba por gratitud al accionante. Señaló que no ha existido mala
fe al momento de solicitar el registro de su marca de servicio, ya que lo que existía en
ese momento era el slogan (en rigor, nombre comercial) (sic) ANTIGUA ACADEMIA
CRUZ SACO, el cual es diferente a su marca registrada. Posteriormente, señaló que el
accionante carece de todo derecho de propiedad industrial sobre su nombre, toda vez
que ya lo ha utilizado en el campo empresarial.
Con fecha 26 de agosto de 1998, César Cruz Saco señaló que el fin del emplazado
es crear una red de centros educativos (colegios y academias) con la denominación
genérica SACO OLIVEROS presentándoles al público como promovidos y
conducidos por una organización empresarial de gran volumen, con el nombre
ASOCIACIÓN EDUCATIVA CRUZ SACO, respaldada por el prestigio personal del
accionante, para posteriormente (después de registrada la marca) cambiar todas las
denominaciones por la de CRUZ SACO. Adjuntó documentos con el fin de acreditar
sus argumentos.
Mediante Resolución N° 14716-1998/OSD-INDECOPI de fecha 17 de diciembre de
1998, la Oficina de Signos Distintivos declaró fundada la solicitud de nulidad interpuesta
por César Cruz Saco. Consideró lo siguiente:
− Las pruebas aportadas acreditan la utilización de las denominaciones ANTIGUA
ACADEMIA CRUZ SACO (desde el 8 de enero de 1962) y ACADEMIA CRUZ
SACO (desde el 10 de marzo de 1996) para identificar una actividad educativa
destinada a la preparación pre-universitaria, brindada invariablemente en el local
ubicado en la Av. Guzmán Blanco N° 245, Lima, por lo que es posible considerar
a la denominación ACADEMIA CRUZ SACO como nombre comercial.
− El contrato de transferencia de los derechos de promotor de la ACADEMIA PRE-
UNIVERSITARIA SACO OLIVEROS celebrado entre César Cruz Saco y José
Eucebio Mallqui Beas, establecía - en el punto tercero - que “los contratantes
dejan expresa constancia que la cesión y transferencia es pura de derecho, por
cuanto no comprende ningún bien mueble o inmueble ni inversión alguna que
1Por Resolución Ministerial N° 1001-78-ED se prohibió que las entidades educativas llevaran el nombre de
personas vivas.
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