Sentencia nº 000308-2001/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 4 de Abril de 2001
| Fecha de Resolución | 4 de Abril de 2001 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 9741357-1997/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 308-2001/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 9741357
1-19
SOLICITANTE : ALDO CÉSAR GALEAZZI GUTIERREZ
OPOSITORES : VIACOM INTERNATIONAL, INC.
NIKKO CO. LTD.
Riesgo de confusión entre signos que distinguen productos de la clase 9 de la
Nomenclatura Oficial: Inexistencia - Integración de la Resolución de Primera
Instancia - Signos engañosos - Notoriedad
Lima, cuatro de abril de dos mil uno
I. ANTECEDENTES
Con fecha 12 de junio de 1997, Aldo César Galeazzi Gutiérrez (Perú) solicitó el
registro de la marca de producto NIKKO para distinguir amplificadores de sonido y
los demás productos comprendidos en la clase, excepto los cabezales de vídeo, de
la clase 9 de la Nomenclatura Oficial.
Con fecha 19 de agosto de 1997, Viacom International, Inc. (Estados Unidos de
América) formuló observación manifestando ser titular de las marcas
NICKELODEON (clases 9, 25 y 38), NICK AT NITE (clases 9, 25 y 38) y
NICKTOONS (clases 9, 25, 38 y 41). Señaló que el signo solicitado y las marcas
registradas son confundibles, debido a que están formados principalmente por la
sílaba NI, seguida de las consonantes CK en el caso de las marcas registradas y KK
en el caso del signo solicitado, no siendo suficiente para invalidar su similitud la
presencia de la letra O al final del signo solicitado. Indicó que desde el punto de vista
fonético los signos en cuestión son similares, ya que la pronunciación del término
principal y característico de sus marcas (NICK) es muy similar a la pronunciación del
signo solicitado NIKKO, por lo que el registro solicitado induciría al consumidor a
pensar que se encuentra ante una nueva línea de los productos NICKELODEON,
NICKTOON o NICK AT NITE o que se trata de productos fabricados por una
licenciataria, lo que no corresponde a la realidad. De otro lado, manifestó que la
marca NICKELODEON, así como sus derivadas NICK AT NITE y NICK TOON,
gozan de la calidad de notoriamente conocidas debido al éxito y popularidad que han
alcanzado por el canal de televisión NICKELODEON - que transmite programas para
niños, especialmente infantes - de cobertura local (Estados Unidos de América) e
internacional (en el Perú se difunde vía cable) y que ha formado una familia de
marcas en base al término NICK (NICKELODEON, NICK AT NITE, NICK TOON
(sic)). Finalmente, manifestó que el registro del engañoso signo solicitado produciría
una substancial dilución del poder distintivo de sus marcas registradas. Citó
resoluciones que consideró aplicables al caso. Fundamentó su apelación en lo
dispuesto en los artículos 83 inciso a) y 82 inciso h) de la Decisión 344.
Posteriormente, presentó copia del certificado de registro de la marca
NICKELODEON en Colombia y de la solicitud de registro presentada en Venezuela
(fojas 123 y 129 a 131).
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 308-2001/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 9741357
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Con fecha 1° de octubre de 1997, Aldo César Galeazzi Gutiérrez absolvió el traslado
de la observación manifestando que no concurren las circunstancias que pudieran
originar confusión entre los signos en cuestión. Asimismo, señaló que Viacom
International, Inc. no ha acreditado que sus marcas sean notoriamente conocidas.
Con fecha 21 de agosto de 1997, Nikko Co. Ltd. (Japón) formuló observación
manifestando ser titular de la marca de producto NIKKO y figura, registrada en
Japón y en distintos países del mundo para distinguir productos de las clases 9, 12,
15, 16, 20, 21, 22, 24, 25 y 28 de la Nomenclatura Oficial. Señaló que los productos
que su marca identifica se comercializan en muchos países de Europa y Asia e
incluso han ingresado al mercado latinoamericano (Uruguay), lo que demuestra la
notoriedad de la marca NIKKO. Indicó que el signo solicitado no puede constituirse
en marca porque es susceptible de engañar a los medios comerciales y al público en
general sobre la procedencia, naturaleza, características o cualidades de los
productos a los que se aplica. Agregó que la confundibilidad entre los signos en
cuestión se agrava por el hecho que distinguen los mismos productos de la clase 9
de la Nomenclatura Oficial. Para acreditar la notoriedad de su marca presentó copias
de facturas y de certificados de registro de las marcas NIKKO y escritura, NIKKO y
figura en Gran Bretaña, Irlanda y Japón (fojas 72 a 81).
Con fecha 6 de octubre de 1997, Aldo César Galeazzi Gutiérrez absolvió el traslado
de la observación manifestando que si bien Nikko Co. Ltd. tiene registrada su marca
en distintos países del mundo para distinguir productos de diversas clases de la
Nomenclatura Oficial, no ha acreditado que sea notoriamente conocida ni que haya
desarrollado en Latinoamérica o Sudamérica una publicidad o difusión de la misma.
Posteriormente, señaló que es titular de la marca NIKKO que distingue cabezales de
vídeo de la clase 9 de la Nomenclatura Oficial. Presentó copia de la Resolución N°
9793-96-INDECOPI/OSD de fecha 5 de agosto de 1996 por la que se le otorgó el
registro referido.
Mediante Resolución Nº 2702-1998/OSD-INDECOPI de fecha 4 de marzo de 1998,
la Oficina de Signos Distintivos declaró infundada la observación formulada por
Viacom International, Inc., improcedente la observación formulada por Nikko Co. Ltd.
y otorgó el registro solicitado. En relación a la observación formulada por Nikko Co.
Ltd. determinó que las pruebas presentadas no acreditaban que la marca NIKKO
fuese notoriamente conocida. Consideró que los certificados de registro de la marca
NIKKO en los Estados Unidos de América y Japón eran insuficientes a fin de
acreditar el legítimo interés de la observante, toda vez que el derecho al uso
exclusivo de una marca se adquiere con su registro en la Oficina Nacional
Competente. En relación a la observación formulada por Viacom International, Inc.
determinó que la empresa no había presentado prueba alguna que acredite la
notoriedad de sus marcas NICKELODEON, NICK AT NITE y NICK TOON (sic) y que
el signo solicitado y las marcas registradas no son similares al grado de producir
confusión en el público consumidor, ya que apreciados en su conjunto presentan
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