Sentencia nº 001513-2009/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 15 de Junio de 2009
| Fecha de Resolución | 15 de Junio de 2009 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 299146-2006/DSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 1513-2009/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 299146-2006
1-40
ACCIONANTE : A&F TRADEMARK, INC.
EMPLAZADO : JOSÉ ALBERTO ROJAS ARMAS
Nulidad de acto administrativo: Infundada – Notoriedad de la marca de la
accionante: No acreditada – Nulidad del registro de una marca de
Legislativo 823 – Mala fe: Acreditada.
Lima, quince de junio de dos mil nueve.
I. ANTECEDENTES
Con fecha 4 de diciembre de 2006, A&F Trademark, Inc. (Estados Unidos de
América) solicitó la nulidad del registro de la marca de producto ART &
FASHION y logotipo, registrada en la clase 25 de la Nomenclatura Oficial bajo
Certificado Nº 107234, a favor de José Alberto Rojas Armas. Señaló que:
- Es titular de la marca constituida por el diseño de un alce en Estados Unidos
de América y en diversos países alrededor del mundo, para distinguir
productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, la cual tiene la calidad
de notoriamente conocida.
- La marca registrada en Perú no es más que una copia servil de la marca
notoriamente conocida de su empresa, por lo que es evidente que el
emplazado registró la marca en cuestión de mala fe.
- No puede atribuirse a la casualidad o a una mera coincidencia que el
emplazado haya registrado una marca casi idéntica a la marca de su
empresa.
- Conforme lo acreditará en su oportunidad, su empresa encarga la
manufactura en nuestro país de los productos distinguidos con su marca
notoria, los cuales son exportados hacia los Estados Unidos de América.
- Así, existe la posibilidad concreta y real de que el emplazado haya conocido
de la existencia de la marca de su empresa antes de solicitar el registro de la
marca ART & FASHION y logotipo.
- El emplazado ha sido titular, entre otras, de la marca VICTORIA´S SECRET,
lo que demuestra su actuación de mala fe, ya que registra en nuestro país
marcas que pertenecen a terceros para luego venderlas a sus reales
titulares.
- Al presente caso resultan de aplicación los artículos 172 de la Decisión 486 y
181 del Decreto Legislativo 823.
Adjuntó diversos medios probatorios a fin de acreditar sus afirmaciones.
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Con fecha 9 de abril de 2007, José Alberto Rojas Armas absolvió el traslado de
la acción señalando que:
- La accionante no tiene marcas registradas en Perú, ni tampoco ha
demostrado que a la fecha de presentación de la solicitud de la marca ART &
FASHION y logotipo, sus signos reunían los requisitos de los artículos 224 y
228 de la Decisión 486, como son el grado de difusión en el sector pertinente
de cualquier país miembro, la duración, amplitud y extensión geográfica de
su uso fuera o dentro de cualquier país miembro, entre otros.
- Corresponde a la accionante acreditar el carácter notorio de su marca, lo
cual no ha ocurrido en el presente caso.
- La marca registrada no constituye la imitación de la marca de la accionante;
así, la primera es un signo novedoso, distintivo y creado totalmente por su
persona.
- No ha actuado de mala fe al solicitar y obtener el registro de la marca ART &
FASHION y logotipo.
- No es ni ha sido representante, distribuidor o usuario del titular de la marca
registrada en el extranjero, por lo que no podía conocer la existencia previa
de la misma.
Citó jurisprudencia que consideró aplicable al caso.
Con fecha 7 de julio de 2007, A&F Trademark, Inc. adjuntó diversos medios
probatorios a fin de acreditar la notoriedad de su marca conformada por el
diseño de un alce. Precisó que los documentos adjuntados demuestran que su
empresa ha mandado a fabricar sus prendas en Perú desde el 2006 y que,
incluso, ha vendido prendas por Internet a peruanos.
Con fecha 5 de setiembre de 2007, José Alberto Rojas Armas señaló que:
- La accionante ha señalado que viene fabricando artículos en el Perú que
llevan el diseño de un alce desde el mes de julio de 2006, sin embargo,
dicha fecha es posterior a la solicitud de registro de la marca ART &
FASHION y logotipo, por lo que no acreditan su supuesta mala fe.
- Asimismo, la accionante señala que ha vendido productos con el diseño de
alce a peruanos, llegando a vender, en cinco años, un monto de US$ 3 900
dólares; sin embargo, lo afirmado por la accionante no ha sido demostrado
con prueba alguna, ya que las ventas por Internet adjuntadas como pruebas
tienen como fecha agosto, setiembre y noviembre de 2006 y por cantidades
mínimas.
- El cuadro resumen, las copias de certificados de registro de marca y las
solicitudes de marca presentadas en otros países datan del año 2006, por lo
que, al ser posteriores a la solicitud de su marca, no pueden ser tomadas en
cuenta.
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- Las fotografías presentadas, así como las páginas de Internet, carecen de
fecha cierta, por lo que no logran acreditar la mala fe alegada por la
accionante.
- Las revistas adjuntadas tampoco acreditan la supuesta mala fe, ya que,
además de carecer de fecha de publicación, no es posible advertir el logotipo
de la marca de la accionante.
Mediante Resolución Nº 1506-2008/OSD-INDECOPI de fecha 31 de enero de
2008, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundada la acción de nulidad
interpuesta. Consideró lo siguiente:
- Al momento de otorgarse el registro de la marca de producto ART &
FASHION y figura a favor del emplazado (12 de julio de 2005), se
encontraba vigente la actual Decisión 486 y el Decreto Legislativo 823.
- Respecto a la notoriedad de la marca conformada por el diseño de un alce,
cabe precisar que de la evaluación de los medios probatorios presentados,
se advierte que éstos no logran demostrar el carácter notorio de la marca
registrada en Estados Unidos de América al momento en que se registró la
marca ART & FASHION y figura, por lo que la acción de nulidad en este
extremo resulta infundada.
- En cuanto a la mala fe alegada por la accionante, debe tenerse en cuenta
que los medios probatorios presentados están destinados a demostrar la
notoriedad de la marca diseño de un alce, condición que no ha quedado
demostrada, siendo necesario precisar que la sola reputación de una marca
o que ésta goce de un reconocido prestigio en el mercado no son
argumentos suficientes para presumir razonablemente que el emplazado
actuó de mala fe al momento de solicitar el registro de la marca ART &
FASHION y figura y que, por consiguiente, es una copia servil de la marca
de la accionante.
- Asimismo, la factura presentada por la accionante por la exportación de
prendas de vestir confeccionadas en el Perú es de fecha posterior a la
presentación de la solicitud de registro de la marca materia de la presente
nulidad, por lo que no demuestra el conocimiento previo por parte del
emplazado de la marca de la accionante, que conlleve a presumir
razonablemente que el emplazado obtuvo el registro de la materia de nulidad
para ocasionar un perjuicio al titular de la marca diseño de un alce o para
aprovecharse de la reputación de dicho signo o para perpretar un acto de
competencia desleal.
- Cabe añadir, con relación al argumento de la accionante referido a que el
emplazado ha sido titular de la marca Victoria´s Secret y que registra a su
nombre marcas famosas de propiedad de terceros con la intención de
venderlas a sus verdaderos titulares, que dicho argumento carece de medios
probatorios que lo sustenten, por tanto, no resulta atendible.
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