Sentencia nº 000205-2001/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 19 de Marzo de 2001
| Fecha de Resolución | 19 de Marzo de 2001 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 9862598-1998/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 205-2001/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 9862598 /9865579 / 9865878 / 9865879 / 9865880
1-27
ACCIONANTE Y : COMPAÑÍA INDUSTRIAL ROMOSA S.A.
EMPLAZADA
EMPLAZADA Y : COMPAÑÍA INDUSTRIAL ATLANTIC S.A.
ACCIONANTE
Nulidad de registro de marca - Denominaciones genéricas - Denominaciones
descriptivas - Denominaciones evocativas - Efectos de la declaración de
nulidad - Infracción del derecho de marca - Integración de la Resolución de
Primera Instancia
Lima, diecinueve de marzo de dos mil uno
I. ANTECEDENTES
Con fecha 13 de mayo de 1998, Compañía Industrial Romosa S.A. (Perú) interpuso -
bajo expediente N° 9862598 - acción por infracción contra Compañía Industrial
Atlantic S.A. manifestando ser titular de la marca de producto MELANGE en las
clases 22, 23, 24 y 25 de la Nomenclatura Oficial. Precisó que con fecha 23 de
marzo de 1998 cursó una carta notarial - que adjuntó como medio de prueba - a
dicha Compañía Industrial Atlantic S.A. para que se abstenga de utilizar la
denominación MELANGE® en su publicidad. Señaló que la denominación
MELANGE tiene su origen en el idioma francés y significa “mezcla”, por lo que es
una marca de fantasía que no evoca directa o indirectamente alguna cualidad de los
productos de las clases 22, 23, 24 y 25 de la Nomenclatura Oficial. Indicó que la
utilización de la marca MELANGE por parte de la emplazada para identificar distintos
artículos de uso textil origina confusión directa e indirecta. Solicitó se ordene el cese
de uso definitivo de la denominación MELANGE para distinguir productos de las
clases 22, 23, 24 y 25 de la Nomenclatura Oficial, la publicación de la resolución
condenatoria a cuenta de la emplazada, el pago de las costas y costos del
procedimiento a su favor y la imposición de una multa de acuerdo a la gravedad de
la infracción, así como la realización de una audiencia de conciliación entre las
partes.
Con fecha 11 de junio de 1998, Compañía Industrial Atlantic S.A. (Perú) absolvió el
traslado de la acción interpuesta. Manifestó que el registro de las marcas
constituidas por la denominación MELANGE - en base a las cuales Compañía
Industrial Romosa S.A. sustenta su acción - es nulo de pleno derecho. Precisó que
dicha denominación es de uso común en el sector de la industria y comercio, debido
a que alude a la “mezcla” de algodón virgen con polyester. Agregó que así como su
empresa produce hilados de MELANGE, son numerosas las empresas en el Perú y
en el extranjero que utilizan dicha denominación para anunciar y vender el hilado, las
telas y confecciones de MELANGE que fabrican. Solicitó se practique una diligencia
de inspección en su planta industrial, con el fin de verificar la forma en que es
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 205-2001/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 9862598 /9865579 / 9865878 / 9865879 / 9865880
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utilizada la denominación MELANGE y se ordene a la accionante el pago de las
costas y costos del presente procedimiento.
Con fecha 17 de junio de 1998, no se pudo llevar a cabo la audiencia de conciliación
debido a la inconcurrencia del representante de la empresa accionante. El
representante de la empresa emplazada dejó constancia que esa inconcurrencia
ratificaba que la denuncia se sustenta en una denominación de uso común que fue
indebidamente registrada como marca, reiterando la solicitud de inspección ofrecida
como prueba en su contestación de la acción por infracción.
Con fecha 1° de julio de 1998, se llevó a cabo una diligencia de inspección en el
local de Compañía Industrial Atlantic S.A. sito en Guillermo Dansey N° 1949, Lima,
en la cual se constató que se recibe el algodón en pacas, al igual que el polyester
negro, procediéndose luego a efectuar una mezcla íntima de ambas materias primas
de tal forma que ingresa al primer proceso de apertura y limpieza, mezcla que se
conforma en diferentes porcentajes dependiendo de los clientes (90% algodón y
10% polyester o 99% algodón y 1% polyester, entre otras mezclas) y que luego se
procesa en las diferentes secciones de la planta hasta obtener el producto final que
es el hilado MELANGE, materia prima que es utilizada por diferentes empresas para
la confección de telas o prendas de vestir. Asimismo, se hizo entrega de los Partes
de Control de Producción de los días 23, 24 y 25 de junio de 1998, en los que
aparecen los distintos tipos de productos fabricados esos días, así como de
muestras de tres productos MELANGE: 24/1 mezcla de 80% algodón y 20% de
polyester; 30/1 mezcla de 95% algodón y 5% de polyester; 20/1 mezcla de 90%
algodón y 10% polyester.
Con fecha 3 de julio de 1998, Compañía Industrial Atlantic S.A. manifestó haber
solicitado - con fecha 2 de julio de 1998 - la nulidad de la marca MELANGE
registrada en la clase 23 de la Nomenclatura Oficial. Adjuntó copia de la solicitud
respectiva y solicitó a la Oficina de Signos Distintivos que se abstenga de resolver el
presente expediente hasta que se resuelva la nulidad antes referida. Posteriormente
adjuntó copia de los escritos mediante los cuales solicitó la nulidad de registro de las
marcas MELANGE registradas en las clases 22, 24 y 25 de la Nomenclatura Oficial.
Con fecha 2 de julio de 1998, Compañía Industrial Atlantic S.A. solicitó mediante
expediente Nº 9865579 la nulidad de la marca MELANGE inscrita en la clase 23 de
la Nomenclatura Oficial a favor de Compañía Industrial Romosa S.A. manifestando
que la palabra MELANGE constituye una denominación genérica en la industria
textil, en el Perú y en el extranjero, siendo utilizada por fabricantes de fibras textiles,
hilos, telas y confecciones entre otros productos, y que su empresa utiliza la
denominación MELANGE porque constituye el nombre del producto - hilado - que
fabrica, compuesto por una mezcla de algodón y polyester, la cual realiza en función
de las necesidades de cada uno de sus clientes, por lo que dicha marca carece de
distintividad. Señaló que el Sr. Pablo Lupis Cid - accionista, director y gerente de
Compañía Industrial Romosa S.A. - ha procedido de mala fe al solicitar el registro de
la marca MELANGE, puesto que en algún momento fue accionista de Compañía
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