Sentencia nº 000228-2002/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 5 de Marzo de 2002
| Fecha de Resolución | 5 de Marzo de 2002 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 9995904-1999/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 228-2002/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 9995904
1-16
SOLICITANTE : PROTABACO S.A.
OPONENTES : YORK INTERNATIONAL INDUSTRIES, INC.
PHILIPS MORRIS PRODUCTS S.A. (ANTES PHILIP
MORRIS PRODUCTS INC).
Notoriedad de la marca - Riesgo de confusión entre signos que distinguen
productos de la clase 34 de la Nomenclatura Oficial: Existencia - Mala fe al
momento de solicitar el registro
Lima, cinco de marzo de dos mil dos
I. ANTECEDENTES
Con fecha 25 de noviembre de 1999, Protabaco S.A. (Colombia) solicitó el registro
de la marca de producto constituida por el logotipo conteniendo una línea horizontal
en la parte superior, debajo de la cual se encuentra una figura pentagonal con la
punta hacia abajo donde se ubican las figuras de dos leones sobre sus patas
traseras y enfrentados, en medio de los cuales se encuentra un escudo en cuyo
interior se aprecia la letra M y en su parte superior una corona, en la parte inferior
una figura ovalada con la denominación AMERICAN BLEND sin reivindicar,
conforme al modelo, para distinguir tabaco en bruto o manufacturado, artículos para
fumadores, cerillas y demás de la clase 34 de la Nomenclatura Oficial.
Con fecha 11 de mayo del 2000, York International Industries, Inc. (Panamá) formuló
observación a la solicitud de registro manifestando haber solicitado prioritariamente
el registro de la marca GOLDEN BEACH y etiqueta - bajo expediente Nº 9752724 -
para distinguir también productos de la clase 34 de la Nomenclatura Oficial, con la
cual el signo solicitado en el presente expediente resulta ser semejante al grado de
poder inducir a confusión al público consumidor. Precisó que los signos en conflicto
tienen la misma disposición de elementos, lo que produce una misma impresión
visual, además que en ambos casos la expresión AMERICAN BLEND aparece en la
parte inferior de la etiqueta. Agregó que en ambos signos la parte superior termina
en una punta hacia abajo, debiendo tenerse en cuenta que se trata de empresas que
compiten en el mercado distinguiendo los mismos productos.
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 228-2002/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 9995904
2-16
Con fecha 12 de julio del 2000, Protabaco S.A. absolvió el traslado de la observación
interpuesta por York International Industries, Inc. manifestando que el signo
solicitado por la observante presenta la denominación GOLDEN BEACH, que resulta
lo más relevante dentro del mismo. Indicó que los escudos que presentan los signos
son claramente diferenciables, además que se trata de un diseño que es de uso
común en los productos en cuestión. Manifestó que la aplicación del tono oscuro es
inversa en los signos en conflicto.
Con fecha 22 de mayo del 2000, Philip Morris Products Inc. (Estados Unidos de
América) formuló observación a la solicitud de registro manifestando ser titular de las
marcas MARLBORO y etiqueta, MARLBORO LIGHTS y etiqueta, MARLBORO
MENTHOL y etiqueta y MARLBORO MEDIUM y etiqueta, que distinguen productos
de la clase 34 de la Nomenclatura Oficial, con las cuales el signo solicitado resulta
ser confundible, toda vez que sus elementos figurativos son casi idénticos. Así,
precisó que en dichos signos se aprecia una figura rectangular dividida en dos
campos, uno oscuro y uno claro, siendo que el lado oscuro constituye un polígono
irregular de cinco lados (diseño de techo). Asimismo, indicó que en todas las
etiquetas el campo oscuro incluye una forma oval muy alargada en color claro,
además que presentan el diseño de un escudo muy similar, a cuyos extremos se
encuentran dos caballos parados frente a frente, en dos patas. Señaló que la marca
MARLBORO es notoriamente conocida, motivo por el que requiere de una
protección muy especial y mayor. Citó jurisprudencia que consideró aplicable al caso
de autos. Finalmente, indicó que la solicitante está actuando de mala fe al solicitar el
registro del signo solicitado, ya que no puede ser casualidad que una empresa
competidora pida el registro de un signo tan similar a sus marcas registradas para
distinguir los mismos productos (cigarrillos). Adjuntó copia de la publicación World’s
Greatest Brands, publicada por Interbrand y su traducción.
Con fecha 14 de julio del 2000, Protabaco S.A. absolvió el traslado de la observación
formulada por Philip Morris Products Inc. manifestando que la apariencia rectangular
de las etiquetas a que alude la observante es común y propia de las cajetillas. Indicó
que las figuras poligonales que forman parte de los signos en conflicto resultan
diferentes, debido a la disposición de sus elementos, además que constituyen
formas de uso común en la clase 34 de la Nomenclatura Oficial, al igual que los
diseños de escudo. Precisó que, en el caso del signo solicitado, el escudo presenta
la figura de dos leones sosteniendo un escudo con la letra M, en tanto que las
marcas de la contraria ostentan dos caballos sosteniendo un escudo con las letras P
y M. Señaló que la distintividad del signo solicitado está dada por la nueva
combinación de formas usuales con elementos novedosos. Citó jurisprudencia que
consideró aplicable al caso de autos.
Mediante proveído de fecha 18 de diciembre del 2000, la Oficina de Signos
Distintivos solicitó a Protabaco S.A. que cumpla con excluir la frase “y demás” de la
solicitud de registro, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 de la
Decisión 486.
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