Sentencia nº 000160-2003/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 17 de Febrero de 2003
| Fecha de Resolución | 17 de Febrero de 2003 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 125523-2001/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0160-2003/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 125523-2001
1-41
SOLICITANTE : NEGOCIACIÓN CARMEN S.A.
OPOSITORA : McDONALD’S CORPORATION
Familia de marcas: Inexistencia - Notoriedad de la marca: Acreditada –
Transcripción parcial de la marca – Riesgo de confusión o asociación y de
aprovechamiento de la reputación ajena de la marca notoria: Existencia - Riesgo
de dilución: Inexistencia
Lima, diecisiete de febrero de dos mil tres
I. ANTECEDENTES
Con fecha 28 de marzo del 2001, Negociación Carmen S.A. (Perú) solicitó el registro
de la marca de servicio conformada por la denominación MC. CAFÉ escrita en letras
características en color guinda dentro de una figura ovalada de color marrón con
bordes guindas, conforme al modelo; para distinguir servicios de alimentación, de
restaurantes, de cafeterías, de cafés y de cafetines, de la clase 42 de la Nomenclatura
Oficial.
Con fecha 19 de julio del 2001, McDonald’s Corporation (Estados Unidos de América)
formuló oposición manifestando lo siguiente:
i) Es titular de la marca de servicio MCDONALD’S y logotipo (certificado N° 2957)
que distingue servicios de la clase 42 de la Nomenclatura Oficial. Asimismo, es
titular de diversas marcas en las clases 42, 30, 29, 31 y 32 de la Nomenclatura
Oficial, las cuales se encuentran relacionadas con su marca MCDONALD’S y
logotipo. Además, es titular de la marca MC. CAFÉ (debió decir MCCAFE) en
numerosos países del mundo.
ii) La palabra CAFÉ que conforma la mayor parte del signo solicitado, constituye
un término descriptivo de uno de los productos más importantes que se sirven
en los restaurantes, tanto con las comidas principales (especialmente en el
desayuno) como sin ellas (a toda hora), por lo que el análisis deberá realizarse
sobre la palabra MC.
iii) La única palabra reivindicable en el signo solicitado (MC), constituye la parte
fundamental de la familia de marcas de su empresa, por lo que éste resulta
confundible desde el punto de vista visual y fonético con su familia de marcas,
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caracterizada por los prefijos MC/MAC. En tal sentido, de concederse el registro
del signo solicitado, el consumidor podría pensar que se trata de una derivación
o variante de la larga familia de marcas de su empresa.
iv) El término MC por sí sólo está muy relacionado con los productos de su
empresa, si se toma en cuenta además que dicho prefijo constituye además la
principal expresión de su razón social McDonald’s Corporation. Por tal motivo,
el término MC por sí sólo, al igual que cualquier otro signo constituido en base a
ese prefijo, sería asociado con sus marcas registradas, atribuyéndoles el mismo
origen empresarial.
v) Comparando el signo solicitado con las marcas registradas M (en grafía
característica), M (en grafía característica), MC DONALD’S y diseño, M MC
DONALD’S (en letras características) y M MC DONALD’S EQUIPO VELOZ
(mixta), se establece que son confundibles entre sí a nivel gráfico y
especialmente fonético, puesto que tienen en común el prefijo MC, además de
ser la única expresión aparentemente reivindicable en el signo solicitado, por
cuanto está plenamente comprendida visual y fonéticamente en las marcas de
su empresa.
vi) Su empresa desde hace muchos años realiza actividades comerciales en el
Perú, lo cual se evidencia por la existencia principalmente en Lima de decenas
de restaurantes MCDONALD’S en los diversos puntos de la capital, inclusive en
los distritos más alejados; por lo cual la marca MCDONALD’S y las marcas
vinculadas - como MCFIESTA, MCBURGER, MCMUFFIN, MCPOLLO, MCRIB,
MCTOCINO y MCCAFE (existente en diversos países) - son muy conocidas en
el Perú por los usuarios de servicios de restaurante y cafetería, de la clase 42
de la Nomenclatura Oficial.
vii) Su empresa es una compañía internacional de gran prestigio, ya que no sólo
constituye una de las más grandes del mundo, cuyos restaurantes aparecen en
casi todos los países (inclusive los que forman parte de la denominada “cortina
de hierro”), sino que, además, se encuentra en el primer lugar en el ranking
dentro del rubro de restaurantes de comida rápida (inclusive mayor que
BURGER KING).
viii) Considerando lo afianzadas y conocidas que son sus marcas en el Perú y en el
mundo, dichos signos requieren un protección mayor que la que suele darse a
marcas poco conocidas o sin uso, toda vez que, tratándose de marcas tan
conocidas y publicitadas, es muy fácil copiarlas o formar signos en base a sus
características principales (partícula MC seguida de un término descriptivo).
ix) Ha presentado en los expedientes N° 67042 y 125523 diversa evidencia acerca
del prestigio que tienen sus productos, entre ellos las marcas MCCHICKEN,
MCDONALD’S, etc., siendo que las mismas se utilizan y se conocen a nivel
mundial.
x) Ha solicitado y registrado en diversos países del mundo la marca MCCAFE, lo
que demuestra la evidente intención engañosa de la solicitante al pretender
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registrar sus signos MC COFFEE (expediente N° 116804-2000) y MC CAFÉ
(expediente N° 116805-2000) ambas para la clase 30 y MC. CAFÉ y logotipo en
la clase 42, en base a las marcas de su empresa y con la única finalidad que el
consumidor atribuya a dicho signo el origen empresarial y gran calidad de sus
productos y servicios. Asimismo, por el hecho que existe publicidad en el
sistema Internet de su marca MCCAFE, resulta obvio que la solicitante conoce
de la existencia de dicha marca, conducta común de muchos infractores y
solicitantes ilegítimos que buscan las marcas famosas que no están registradas
en el Perú, para registrarlas como propias directamente o a través de mínimas
variaciones.
Citó jurisprudencia que consideró aplicable al caso de autos. Adjuntó diversa
documentación a fin de acreditar sus argumentos.
Con fecha 13 de setiembre del 2001, Negociación Carmen S.A. (Perú) absolvió el
traslado de la oposición manifestando lo siguiente:
i) El signo solicitado goza de la distintividad requerida por la ley, ya que en
conjunto tiene distintividad, por cuanto aun cuando se fraccionase el signo,
como erróneamente lo hace la opositora, igualmente el signo solicitado cumple
con los requisitos para acceder a registro, además del hecho que el término
CAFÉ no es descriptivo de los servicios de la clase 42 de la Nomenclatura
Oficial. Asimismo, en la clase 42 existen registradas marcas que incluyen en su
conformación el término CAFÉ, por lo que de una apreciación en conjunto el
signo solicitado goza de distintividad.
ii) El signo solicitado cuenta con elementos propios que le permitirán coexistir en
el mercado junto con el resto de marcas registradas en la clase 42 de la
Nomenclatura Oficial, incluyendo las marcas de la opositora, sin crear confusión
en los consumidores, ya que tanto el signo solicitado como la marca MC
DONALD’S poseen características propias que determinan su inconfudibilidad.
iii) Los signos en cuestión no son confundibles a nivel fonético, toda vez que se
encuentran conformados por diferente número de letras, por diferentes vocales
y sílabas tónicas. Asimismo, difieren gráficamente, puesto que el signo
solicitado está constituido por una etiqueta, la que conjuntamente con la
denominación MC. CAFÉ hace que no guarde la menor similitud con las marcas
registradas.
iv) Si bien la opositora alega que es titular en diversos países del mundo de la
marca MCCAFE, ello no debe ser considerado causal para no acceder al
registro solicitado, ya que el derecho de la marca es territorial, por lo que si la
opositora no fue lo suficientemente diligente para registrar su marca en el Perú,
no podrá impedir que terceros lo hagan. Recordó que el derecho marcario nace
con el registro en el país en que se quiere lograr la protección, siendo que la
única excepción es la marca notoria, pero la supuestas marcas MCCAFE de la
opositora no gozan de tal calidad. Por tal motivo, solicitó que dichas marcas
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