Sentencia nº 000173-2003/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 17 de Febrero de 2003
| Fecha de Resolución | 17 de Febrero de 2003 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 139625-2001/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0173-2003/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 139625-2001
1-34
SOLICITANTE : JOHANNA DE SOUZA-FERREIRA FINSETH
OPOSITOR : McDONALD’S CORPORATION
Familia de marcas: Inexistencia - Notoriedad de la marca: acreditada –
Transcripción parcial de la marca – Riesgo de confusión o asociación, dilución o
aprovechamiento de la reputación ajena de la marca notoria: Inexistencia
Lima, diecisiete de febrero de dos mil tres
I. ANTECEDENTES
Con fecha 30 de noviembre del 2001, Johanna de Souza-Ferreira Finseth (Perú)
solicitó el registro de la marca de servicio conformada por el logotipo constituido por la
denominación MC KEBAB escrita en letras estilizadas sobre el diseño de un cuchillo
largo y filudo que completa la rúbrica, debajo de este aparecen las palabras
SANDWICH-GRILL, conforme al modelo; para distinguir expendio de comida y bebida,
sanguchería, restaurant, de la clase 42 de la Nomenclatura Oficial.
Con fecha 15 de febrero del 2002, McDonald’s Corporation (Estados Unidos de
América) formuló oposición manifestando lo siguiente:
i) Es titular de la marca de servicio MCDONALD’S y logotipo (certificado N° 2957)
que distingue servicios de la clase 42 de la Nomenclatura Oficial. Asimismo, es
titular de diversas marcas en las clases 42, 30, 29, 31 y 32 de la Nomenclatura
Oficial, las cuales se encuentran relacionadas con su marca MCDONALD’S y
logotipo.
ii) El término de origen inglés SANDWICH tiene el mismo significado en nuestro
idioma. Si bien el término GRILL proviene del idioma inglés, es conocido
ampliamente en nuestro país, para indicar que se trata de una forma especial
de preparar los sandwiches y alimentos en general: a la parrilla. Por ello,
resultan descriptivos y no deben ser considerados en el análisis de los signos
en conflicto.
iii) La expresión KEBAB que aparece a continuación del prefijo MC, es un término
proveniente del idioma inglés que traducido al español significa “brocheta”, por
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lo que describe uno de los productos alimenticios que serán servidos en los
establecimientos de comida rápida que se pretenden identificar bajo el signo
solicitado.
iv) La única palabra reivindicable en el signo solicitado es el término MC, el cual
constituye parte fundamental de la familia de marcas de su empresa, por lo que
éste resulta confundible desde el punto de vista visual y fonético con su familia
de marcas, caracterizada por los prefijos MAC/MC. En tal sentido, de
concederse el registro del signo solicitado, el consumidor podría pensar que se
trata de una derivación o variante de la larga familia de marcas de su empresa.
v) El término MC por sí solo está muy relacionado con los productos de su
empresa, si se toma en cuenta además que dicho prefijo constituye además la
principal expresión de su razón social McDonald’s Corporation. Por tal motivo,
el término MC por sí sólo, al igual que cualquier otro signo constituido en base a
ese prefijo sería asociado con sus marcas registradas, atribuyéndoles el mismo
origen empresarial.
vi) Comparando el signo solicitado con las marcas registradas M (en grafía
característica), M (en grafía característica), M MC DONALD’S (en letras
características) y M MC DONALD’S EQUIPO VELOZ (mixta), se establece que
son confundibles entre sí a nivel gráfico y especialmente fonético, puesto que
tienen en común el prefijo MC, además de ser la única expresión
aparentemente reivindicable en el signo solicitado, por cuanto está plenamente
comprendida visual y fonéticamente en las marcas de su empresa.
vii) Su empresa desde hace muchos años realiza actividades comerciales en el
Perú, lo cual se evidencia por la existencia principalmente en Lima de decenas
de restaurantes McDONALD’S en los diversos puntos de la capital, inclusive en
los distritos más alejados; por lo cual la marca MCDONALD’S y las marcas
vinculadas - como MCFIESTA, MCBURGER, MCMUFFIN, MCPOLLO, MCRIB
y MCTOCINO - son muy conocidas en el Perú por los usuarios de servicios de
restaurante y cafetería, de la clase 42 de la Nomenclatura Oficial.
viii) Su empresa es una compañía internacional de gran prestigio, ya que no sólo
constituye una de las más grandes del mundo, cuyos restaurantes aparecen en
casi todos los países (inclusive los que forman parte de la denominada “cortina
de hierro”), sino que, además, se encuentra en el primer lugar en el ranking
dentro del rubro de restaurantes de comida rápida (inclusive mayor que
BURGER KING).
ix) Considerando lo afianzadas y conocidas que son sus marcas en el Perú y en el
mundo, dichos signos requieren una protección mayor que la que suele darse a
marcas poco conocidas o sin uso, toda vez que tratándose de marcas tan
conocidas y publicitadas es muy fácil copiarlas o formar signos en base a sus
características principales (partícula MC seguida de un término descriptivo).
Citó jurisprudencia que consideró aplicable al caso de autos.
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Mediante proveído de fecha 19 de abril del 2002, la Oficina de Signos Distintivos
dispuso que pase el expediente a resolver, de conformidad con el artículo 150 de la
Decisión 486, toda vez que la solicitante no cumplió con contestar la oposición dentro
del plazo de ley.
Mediante Resolución N° 8006-2002/OSD-INDECOPI de fecha 23 de julio del 2002, la
Oficina de Signos Distintivos declaró infundada la oposición y otorgó el registro
solicitado. Consideró lo siguiente:
a) Respecto a la notoriedad invocada por la opositora
i) Aún en el supuesto que McDONALD’S Corporartion sea efectivamente una
empresa importante en el sector de restaurantes de comidas rápidas – tal
como alegó la opositora – ello no resulta argumento suficiente para
establecer que las marcas registradas y/o utilizadas por la referida empresa
ostenten la calidad de marcas notorias. Sin embargo, se determinó que
resulta pertinente analizar si las marcas en que se sustenta la oposición
formulada han alcanzado la condición de marcas notoriamente conocidas.
ii) En el caso de la marca MCDONALD’S, se verificó que mediante Resolución
N° 1576-DIPI del 2 de octubre de 1986, se reconoció a la marca
MCDONALD’S el carácter de marca notoriamente conocida, como signo
que identifica servicios de restaurantes de comida rápida, de la clase 42 de
la Nomenclatura Oficial; reconocimiento que fue ratificado posteriormente en
las Resoluciones N° 79130-DIPI del 29 de mayo de 1991, y N° 4367-
1999/OSD-INDECOPI, de fecha 22 de abril de 1999. Agregó, que las
pruebas presentadas en el presente expediente, consistentes mayormente
en publicidad de los servicios marcados con el signo MCDONALD’S1, no
hacen sino confirmar que la referida marca mantiene el carácter de
notoriamente conocida, tal como se reconoció en las Resoluciones
anteriormente mencionadas.
iii) En el presente caso la marca de la opositora distingue principalmente
servicios de restaurantes de comida rápida, servicios cuya contratación y
difusión en nuestro país se ha venido incrementando en los últimos años, y
que están dirigidos al público en general, público que no requiere
conocimientos especializados a fin de contratar dicho servicio; a lo que cabe
agregar que, dada la naturaleza de dichos servicios, cualquier persona
puede llegar a ser un usuario potencial de los mismos. Además, el
conocimiento de la marca que identifica los servicios en cuestión, se puede
dar a través de distintos medios (revistas, publicidad radial o televisiva,
medios de comunicación escrita, recomendaciones verbales), muchos de
los cuales son de fácil acceso al consumidor en general.
1 Cabe precisar que en el expediente no obran las pruebas mencionadas.
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