Sentencia nº 002247-2009/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 4 de Septiembre de 2009
| Fecha de Resolución | 4 de Septiembre de 2009 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 280161-2006/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 2247-2009/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 280161-2006
1-36
SOLICITANTE : UNILEVER N.V.
OPOSITORA : MARS, INCORPORATED
Marcas constituidas por letras - Riesgo de confusión entre signos que
distinguen productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial:
Inexistencia
Lima, cuatro de setiembre de dos mil nueve.
I. ANTECEDENTES
Con fecha 5 de junio de 2006, Unilever. N.V. (Reino de los Paises Bajos)
solicitó el registro de la marca de producto constituida por el logotipo
conformado por la letra M escrita en forma característica dentro del diseño de
una figura semicircular compuesta por una pluralidad de trazos semicirculares;
conforme al modelo, para distinguir cacao; pastelería; confitería y postres;
helados comestibles, helados de agua; confitería congelada; hielo;
preparaciones para la elaboración de los productos antes mencionados, en
tanto no se encuentren comprendidas en otras clases, de la clase 30 de la
Nomenclatura Oficial.
Con fecha 24 de agosto de 2006, Mars, Incorporated (Estados Unidos de
América) formuló oposición a la solicitud de registro del signo solicitado
manifestando lo siguiente:
(i) Es titular de la marca de producto M y logotipo registrada bajo
Certificado Nº 91699, que distingue productos de la clase 30 de la
Nomenclatura Oficial. Además es titular de las marcas de producto M y
figura registradas bajo Certificados Nº 112978, Nº 112892, Nº 112891,
Nº 112980, Nº 112979, Nº 112977, Nº 112893 y Nº 112981, que
distinguen productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial.
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(ii) Asimismo, es titular de la marca notoriamente conocida M&M´s
(Certificado Nº 4866) y M&M´s y logotipo (Certificados Nº 97832, Nº
96319, Nº 98640).
(iii) El signo solicitado y las marcas registradas comparten la letra M cuya
pronunciación es E-ME y evocan el mismo concepto, por lo que la
coexistencia de dichos signos en el mercado es susceptible de inducir a
error o confusión a los consumidores, quienes podrían creer que el signo
solicitado constituye una variación de las marcas registradas o que su
empresa ha lanzado al mercado una nueva línea de productos
identificados bajo una nueva marca y que existen vínculos económicos o
comerciales entre su empresa y el signo solicitado, lo que no es cierto.
(iv) Ambos signos están destinados a distinguir productos de consumo
masivo, los cuales comparten los mismos canales de comercialización y
están dirigidos al mismo sector de consumidores.
(v) La marca M&M´s es notoriamente conocida, reconocimiento que fue
otorgado mediante Resoluciones Nºs 393-INDECOPI/OSD de fecha 14
de junio de 1993, Nº 893-94/TDCPI de fecha 4 de agosto de 1994 y Nº
1163-96/INDECOPI-TDCPI de fecha 8 de julio de 1996.
(vi) El signo solicitado constituye una transcripción parcial de la marca
notoria, por lo que de concederse el registro del signo solicitado existirá
el riesgo de que el público consumidor asocie el signo solicitado y la
marca registrada como provenientes del mismo origen empresarial.
(vii) El posicionamiento de su marca M&M´s en el mercado mundial es fruto
de importantes esfuerzos realizados por su empresa a lo largo de
muchos años destinados al surgimiento, cuidado y mantenimiento de la
calidad de los productos que distingue, por lo que debe evitarse que una
empresa y/o persona pretenda apropiarse indebidamente de dichas
marcas con ánimo de gozar ilícitamente del prestigio ganado por su
empresa. Así, de concederse el registro del signo solicitado a nombre de
un tercero ocasionaría que el prestigio y reputación de su marca
notoriamente conocida le sea atribuida al signo solicitado, en beneficio
de la solicitante.
(viii) El registro de la marca M y logotipo a nombre de un tercero, para
distinguir los mismos productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial
que distingue la marca registrada, enturbiará la asociación mental que
genera la marca M&M´s en el mercado de consumidores, lo que
evidentemente implicará un debilitamiento de su fuerza distintiva, dada
la semejanza de los signos en conflicto y la similitud o conexión
competitiva entre los productos que distinguen y además originará un
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desvanecimiento de su atracción publicitaria, circunstancia que
propiciará la pérdida de su valor inmaterial en detrimento de su empresa.
Citó jurisprudencia que consideró aplicable al presente caso y adjuntó medios
probatorios destinados a acreditar sus argumentos.
Con fecha 4 de octubre de 2006, Unilever N.V., absolvió el traslado de la
oposición manifestando lo siguiente:
(i) Se aprecia gran diferencia entre el signo solicitado y las marcas
registradas a favor de la opositora, por cuanto el signo solicitado está
conformado por la letra M en forma característica, dentro del diseño de
una figura semicircular compuesta por una pluralidad de trazos
semicirculares; con características particulares, a diferencia de las marcas
registradas que están conformados por: i) el diseño característico de la
letra “m” delineada unicamente por los bordes, ii) el diseño característico
de la letra “m” en color blanco y dentro de una figura circular de diferentes
colores, iii) pequeñas figuras circulares de diversos colores y tamaños
(más pequeñas en el primero y un poco más grandes en el segundo),
todas dentro de una figura ovalada, dentro de las cuales se aprecia el
diseño característico de la letra M en color blanco.
(ii) Los signos están conformados por colores muy diferentes, ya que
mientras que el signo solicitado no reivindica colores, las marcas
registradas presentan diversos colores, lo que los hace plenamente
diferenciables.
(iii) La letra M en grafías especiales o asociada con otros elementos, es
comúnmente adoptada para distinguir productos de la clase 30 de la
Nomenclatura Oficial, lo que determina que sea posible la coexistencia
pacifica del signo solicitado con las marcas registradas. Así, se
encuentran registradas a favor de distintos titulares diversas marcas
conformadas por la letra M, tales como: (Certificado Nº 60246),
(Certificado Nº 55541), (Certificado Nº 86978),
(Certificado Nº 69806), (Certificado Nº 77648), (Certificado
Nº 110322), entre otras; por lo que la opositora no tiene ningún derecho
sobre la letra M “per se”.
(iv) Rechaza el supuesto carácter notorio de la marca M&M´s alegado por la
opositora, ya que han transcurrido 14 años desde el único reconocimiento
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