Sentencia nº 000676-2004/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 3 de Agosto de 2004
| Fecha de Resolución | 3 de Agosto de 2004 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 199761-2004/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0676-2004/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 199761-2004
1-15
SOLICITANTE : MARCO ANTONIO ALPACA TICONA
Riesgo de confusión entre marca y nombre comercial que identifican productos
y actividad económica relacionada con productos de la clase 25 de la
Nomenclatura Oficial: Existencia – Diferencias entre marca y nombre comercial –
Notoriedad alegada por el solicitante – Inacción del titular de los signos
registrados
Lima, tres de agosto del dos mil cuatro
I. ANTECEDENTES
Con fecha 12 de enero del 2004, Marco Antonio Alpaca Ticona (Perú) solicitó el
registro de la marca de producto constituida por la denominación TERNOS MARCO’S
escrita en letras características de color negro en el interior de un rectángulo de bordes
en color negro; conforme al modelo, para distinguir prendas de vestir: vestidos,
calzado, sombrerería, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.
Mediante proveído de fecha 2 de abril del 2004, la Oficina de Signos Distintivos luego
de verificar que se encuentra registrada el nombre comercial CASA MARCOS, a favor
de Zenobio Moreno Egúsquiza, requirió a éste presentar los medios probatorios que
acrediten el uso permanente y actual del nombre comercial CASA MARCOS. Con
fecha 15 de abril del 2004, Zenobio Moreno Egúsquiza cumplió con dicho mandato.
Mediante Resolución N° 4717-2004/OSD-INDECOPI de fecha 21 de abril del 2004, la
Oficina de Signos Distintivos denegó de oficio el registro solicitado. Consideró lo
siguiente:
(i) Se encuentran registradas, a favor de Zenobio Moreno Egúsquiza, el nombre
comercial CASA MARCOS, que distingue actividades económicas relacionadas
con la comercialización de prendas de vestir en general de la clase 25 de la
Nomenclatura Oficial (certificado N° 9504), y la marca CASA MARCOS y diseño
que distingue prendas de vestir de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial
(certificado N° 178).
(ii) Las diversas boletas de venta y facturas presentadas acreditan que Zenobio
Moreno Egúsquiza viene utilizando el nombre comercial registrado CASA
MARCOS.
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0676-2004/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 199761-2004
2-15
(iii) Los productos que pretende distinguir el signo solicitado se encuentran
incluidos entre los productos y actividades económicas que distinguen tanto la
marca como el nombre comercial registrados.
(iv) Entre el signo solicitado TERNOS MARCO’S y figura y los signos registrados
CASA MARCOS y CASA MARCOS y diseño existen semejanzas que hacen
que su coexistencia sea susceptible de generar confusión en el consumidor,
debido principalmente a que el elemento más relevante del signo solicitado
(MARCO’S) es gráficamente similar y fonéticamente idéntico al elemento más
relevante de los signos registrados (MARCOS).
(v) Si bien los signos en conflicto poseen otros elementos denominativos, así como
una grafía especial y elementos figurativos adicionales, la cuasi identidad entre
las denominaciones MARCO’S y MARCOS determina que el signo solicitado,
en su conjunto, suscite la impresión visual de ser una variación de la marca
registrada.
Con fecha 17 de mayo del 2004, Marco Antonio Alpaca Ticona interpuso recurso de
apelación manifestando lo siguiente:
(i) El signo solicitado TERNOS MARCO’S es un signo distintivo porque distingue
el tipo de producto que se vende (terno), y el mismo le pertenece, toda vez que
se llama Marco Antonio Alpaca Ticona.
(ii) El signo solicitado forma parte de otra marca de la cual es propietario, la marca
D’OCRAM, la cual constituye el anverso de MARCO’S, con lo que queda
demostrado que el signo solicitado es parte de una familia de marcas.
(iii) Viene utilizando la denominación TERNOS MARCO’S desde hace más de
cinco años en el mercado, siendo una marca conocida dentro del emporio
comercial más grande del Perú (Gamarra), con publicidad en distintos medios
de comunicación, pudiéndose decir que es una marca notoriamente conocida.
(iv) Los signos en conflicto cuentan con diferencias sustanciales, tales como el
apóstrofe y la presentación de los signos, el número de grafías (13 en el signo
solicitado y 10 en la marca registrada), así como el tipo de letra. Asimismo, los
signos difieren conceptualmente, ya que los signos registrados transmiten la
idea de “la casa de Marcos” o “los bienes inmuebles de Marcos”, mientras que
el signo solicitado la idea de “Marco tiene ternos” o “las prendas de vestir de
Marcos”.
(v) La Oficina de Signos Distintivos únicamente solicitó a Zenobio Moreno
Egúsquiza que haga valer su derecho de posesión y uso sobre el nombre
comercial y marca CASA MARCOS, mientras que a él nunca se le solicitó que
demostrara si usaba la marca TERNOS MARCO’S, lo cual deja mucho que
desear, mas aún si no se ha cumplido con el artículo 147 del Decreto
Legislativo 823 (referido a los requisitos de las observaciones). En tal sentido,
se ha vulnerado su derecho de defensa, al no otorgársele un término para
poder defender su derecho de propiedad sobre su marca CASA MARCOS.
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