Sentencia nº 001929-2010/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 24 de Agosto de 2010
| Fecha de Resolución | 24 de Agosto de 2010 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 357799-2008/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 1929-2010/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 357799-2008
1-56
SOLICITANTE : JAFER LIMITED
OPOSITORA : UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y
JOHNSTON S.A.A.
Nulidad de la resolución de la Primera Instancia: Infundada -
Denominaciones descriptivas – Variaciones de denominaciones
descriptivas – Distintividad del signo solicitado – Notoriedad de una
marca: Acreditada – Riesgo de confusión, asociación, aprovechamiento
injusto del prestigio del signo o la dilución de su fuerza distintiva entre
signos que distinguen productos de las clases 3 y 32 de la Nomenclatura
Oficial: Inexistencia
Lima, veinticuatro de agosto de dos mil diez.
I. ANTECEDENTES
Con fecha 20 de junio de 2008, Jafer Limited (Bermuda) solicitó el registro de la
marca de producto CRYSTAL LIPS UNIQUE, para distinguir cosméticos y
maquillaje facial; lápices delineadores de labios (sólidos o líquidos); lápices
labiales con color (sólidos o líquidos); lápices labiales traslúcidos (sólidos o
líquidos); brillo labial con color; brillo labial traslúcido; humectantes labiales, de
la clase 3 de la Nomenclatura Oficial.
Con fecha 26 de agosto de 2008, Unión de Cervecerías Peruanas Backus y
Johnston S.A.A. (Perú) formuló oposición al registro solicitado manifestando lo
siguiente:
- Mediante Resolución Nº 1278-2008/TPI-INDECOPI de fecha 13 de junio de
2008 (recaída en el Expediente Nº 305700-2007, sobre solicitud de registro
de la marca de producto CRYSTAL LIPS, para distinguir productos de la
clase 3 de la Nomenclatura Oficial, presentada por Jafer Limited), la Sala de
Propiedad Intelectual estableció que si bien el término CRYSTAL tiene
aptitud distintiva para distinguir productos de las demás clases, en el caso
concreto de los productos de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial, resulta
descriptivo, en tanto informa directamente acerca de las características de
los productos que se pretende distinguir, toda vez que informa al público
consumidor que se trata de productos que, al aplicarse, dejan una apariencia
traslúcida.
Del mismo, la referida resolución establece que si bien el significado del
término LIPS no es conocido por la totalidad de la población, sí lo es dentro
del sector de productos cosméticos. Esto, debido a que los consumidores de
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dichos productos les resulta familiar encontrar en los mismos el término
LIPS dentro de las indicaciones de los productos que consumen. Además, el
término LIP viene siendo utilizado en el mercado a través de distintas
marcas para informar a los consumidores que se trata de productos
cosméticos que se aplican a los labios; en tal sentido, el término LIP no
puede ser reivindicado a un solo titular por ser descriptivo del producto al
cual pretende distinguir.
Finalmente, la resolución en cuestión indicó que el término CRYSTAL,
acompañado de la denominación LIPS, resulta descriptivo, en tanto informa
directamente acerca de las características de algunos de los productos que
se pretende distinguir, ya que comunica al público consumidor que se trata
de productos cosméticos que al aplicarse dejan una apariencia traslúcida.
- En el caso concreto, la expresión CRYSTAL LIPS no presentan ninguna
característica propia que permita al usuario identificarla como una
denominación de un determinado origen empresarial, o distinguir el producto
que pretende distinguir de los demás que se encuentren en el mercado.
Por consiguiente, no se debe reivindicar a favor de la solicitante los términos
CRYSTAL y LIPS.
- El único elemento reivindicable dentro de la conformación del signo
solicitado CRYSTAL LIPS UNIQUE, lo constituye el término UNIQUE.
- Es titular, en Perú, Ecuador y Estados Unidos de América, en diversas
clases de la Nomenclatura Oficial (27, 32, 33, 39, 41 y 42), de signos
registrados que incluyen en su conformación la denominación CRISTAL,
tales como: CRISTAL LA CAMPEONA DE LA CALIDAD y etiqueta
(Certificado Nº 14747), CRISTAL y etiqueta (Título Nº 9036-00 DNPI),
CRISTAL (Certificados Nº 80610 y Nº 2135330), CRISTAL LIGHT
(Certificado Nº 88553), CHOPP CRISTAL (Certificado Nº 87657), CRISTAL
… Nº 1 EN CALIDAD (Certificado Nº 2849), CRISTAL … Nº 1 EN
PREFERENCIA (Certificado Nº 2853), CRISTAL … INVARIABLE CALIDAD
(Certificado Nº 2867), CRISTAL … EN LOS MOMENTOS IMPORTANTES
(Certificado Nº 2871), CRISTAL … CONSTANTE CALIDAD (Certificado Nº
2868), entre otros.
- Desde el 2 de junio de 1922, su empresa ha producido y vendido cerveza
CRISTAL, siendo que, en el transcurso de los años, dicha marca se ha
convertido en la marca de cerveza más vendida del país.
- El uso de la marca CRISTAL no sólo ha sido constante, sino que, además, la
inversión publicitaria ha sido alta, constituyéndose en una de las marcas con
mayor inversión publicitaria en el medio.
- Las ventas de la cerveza marca CRISTAL han llegado a más del 50% de las
ventas totales de cerveza en el mercado nacional.
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- La difusión de la marca CRISTAL ha sido y es de tal magnitud, que el nivel
de reconocimiento por parte de los consumidores es absoluto, a tal punto
que es la más notoria entre todas las cervezas que se comercializan en el
país, siendo conocida prácticamente por la totalidad de los consumidores no
sólo de cervezas, sino del público en general, lo que debe tenerse presente
al momento de calificar el alcance de la protección que merece.
- En el caso concreto, no existe duda sobre el cumplimiento de todos los
requisitos que exige la ley para que se declare la marca CRISTAL como
marca notoria. A mayor abundamiento, la notoriedad de la marca CRISTAL
ha sido reconocida en más de una oportunidad tanto por la Oficina de Signos
Distintivos como en la Sala de Propiedad Intelectual, razón por la cual, dicha
calificación no admite discusión.
- La Oficina de Signos Distintivos deberá evaluar, a la luz de las pruebas
presentadas, que la notoriedad de la marca CRISTAL no sólo se circunscribe
al rubro cerveza, sino que es conocida por el público en general, por lo que
corresponde que se declare dicho alcance y no se restrinja la notoriedad
exclusivamente a cerveza.
- La calificación de una marca como notoria constituye la base que permite
que se le otorgue una protección especial dentro del derecho marcario, la
cual trasciende a los principios de inscripción registral, territorialidad y
especialidad.
- La marca CRISTAL ostenta un grado de notoriedad de tal magnitud, que no
sólo se circunscribe a los consumidores a los que se dirige, sino, además, a
la generalidad de los consumidores.
- La marca notoriamente conocida CRISTAL ostenta un grado de distintividad
tal, que merece ser protegida prescindiendo del principio de especialidad,
contra el riesgo de confusión o asociación, de aprovechamiento injustificado
de su notoriedad o de dilución de su fuerza distintiva o valor comercial.
- Pese a reconocerse el carácter notorio de su marca CRISTAL, éste ha sido
restringido exclusivamente al rubro cerveza, negándole de esa forma su
carácter excepcional que la ubica en la misma dimensión que las marcas de
alto renombre a que se suele referir la doctrina.
- La Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia
de la República, en la Ejecutoria Suprema de fecha 5 de julio de 2005, ha
reconocido que el carácter notorio de la marca CRISTAL la hace merecedora
de una protección reforzada en relación con las demás marcas, de manera
que va más allá de la especialidad, al protegerla del registro de signos
similares, cualquiera que fuera la clase dentro de la Nomenclatura Oficial.
Del mismo modo, mediante Ejecutoria Suprema de fecha 23 de agosto de
2007, emitida en la Casación Nº 2170-2005, se reconoce claramente que la
notoriedad de la marca CRISTAL, en el Perú, trasciende al producto que
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