Sentencia nº 001926-2010/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 24 de Agosto de 2010
| Fecha de Resolución | 24 de Agosto de 2010 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 362739-2008/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 1926-2010/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 362739-2008
1-57
SOLICITANTE : JAFER LIMITED
OPOSITORA : UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y
JOHNSTON S.A.A.
Nulidad de la resolución de la Primera Instancia: Infundada -
Denominaciones descriptivas – Variaciones de denominaciones
descriptivas – Distintividad del signo solicitado – Notoriedad de una
marca: Acreditada – Riesgo de confusión, asociación, aprovechamiento
injusto del prestigio del signo o la dilución de su fuerza distintiva entre
signos que distinguen productos de las clases 3 y 32 de la Nomenclatura
Oficial: Inexistencia
Lima, veinticuatro de agosto de dos mil diez.
I. ANTECEDENTES
Con fecha 8 de agosto de 2008, Jafer Limited (Bermuda) solicitó el registro de
la marca de producto CRYSTAL GLOSSY UNIQUE, para distinguir cosméticos
y maquillaje facial; lápices delineadores de labios (sólidos o líquidos); lápices
labiales con color (sólidos o líquidos); lápices labiales traslúcidos (sólidos o
líquidos); brillo labial con color; brillo labial traslúcido; humectantes labiales, de
la clase 3 de la Nomenclatura Oficial.
Con fecha 12 de setiembre de 2008, Unión de Cervecerías Peruanas Backus y
Johnston S.A.A. (Perú) formuló oposición al registro solicitado manifestando lo
siguiente:
- Mediante Resolución Nº 575-2008/TPI-INDECOPI de fecha 10 de marzo de
2008 (recaída en el Expediente Nº 305698-2007, sobre solicitud de registro
de la marca de producto CRYSTAL GLOSS IT, para distinguir productos de
la clase 3 de la Nomenclatura Oficial, presentada por Jafer Limited), la Sala
de Propiedad Intelectual estableció que si bien los términos CRYSTAL y
GLOSS tienen aptitud distintiva para distinguir productos de las demás
clases, en el caso concreto de los productos de la clase 3 de la
Nomenclatura Oficial, resultan descriptivos, en tanto informan directamente
acerca de las características de los productos que se pretende distinguir,
toda vez que comunican al público consumidor que se trata de productos
que, al aplicarse, dejan una apariencia traslúcida y brillante.
- En el caso concreto, las expresiones CRYSTAL y GLOSSY no presentan
ninguna característica propia que permita al usuario identificarlas como
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expresiones de un determinado origen empresarial, o distinguir el producto
que se pretende distinguir de los demás que se encuentren en el mercado.
Por consiguiente, no se debe reivindicar a favor de la solicitante los términos
CRYSTAL y GLOSSY.
- El único elemento reivindicable dentro de la conformación del signo
solicitado CRYSTAL GLOSSY UNIQUE, lo constituye el término UNIQUE.
- Es titular, en Perú, Ecuador y Estados Unidos de América, en diversas
clases de la Nomenclatura Oficial (27, 32, 33, 39, 41 y 42), de signos
registrados que incluyen en su conformación la denominación CRISTAL,
tales como: CRISTAL LA CAMPEONA DE LA CALIDAD y etiqueta
(Certificado Nº 14747), CRISTAL y etiqueta (Título Nº 9036-00 DNPI),
CRISTAL (Certificados Nº 80610 y Nº 2135330), CRISTAL LIGHT
(Certificado Nº 88553), CHOPP CRISTAL (Certificado Nº 87657), CRISTAL
… Nº 1 EN CALIDAD (Certificado Nº 2849), CRISTAL … Nº 1 EN
PREFERENCIA (Certificado Nº 2853), CRISTAL … INVARIABLE CALIDAD
(Certificado Nº 2867), CRISTAL … EN LOS MOMENTOS IMPORTANTES
(Certificado Nº 2871), CRISTAL … CONSTANTE CALIDAD (Certificado Nº
2868), entre otros.
- Desde el 2 de junio de 1922, su empresa ha producido y vendido cerveza
CRISTAL, siendo que, en el transcurso de los años, dicha marca se ha
convertido en la marca de cerveza más vendida del país.
- El uso de la marca CRISTAL no sólo ha sido constante, sino que, además, la
inversión publicitaria ha sido alta, constituyéndose en una de las marcas con
mayor inversión publicitaria en el medio.
- Las ventas de la cerveza marca CRISTAL han llegado a más del 50% de las
ventas totales de cerveza en el mercado nacional.
- La difusión de la marca CRISTAL ha sido y es de tal magnitud, que el nivel
de reconocimiento por parte de los consumidores es absoluto, a tal punto
que es la más notoria entre todas las cervezas que se comercializan en el
país, siendo conocida prácticamente por la totalidad de los consumidores no
sólo de cervezas, sino del público en general, lo que debe tenerse presente
al momento de calificar el alcance de la protección que merece.
- En el caso concreto, no existe duda sobre el cumplimiento de todos los
requisitos que exige la ley para que se declare la marca CRISTAL como
marca notoria. A mayor abundamiento, la notoriedad de la marca CRISTAL
ha sido reconocida en más de una oportunidad tanto por la Oficina de Signos
Distintivos como en la Sala de Propiedad Intelectual, razón por la cual, dicha
calificación no admite discusión.
- La Oficina de Signos Distintivos deberá evaluar, a la luz de las pruebas
presentadas, que la notoriedad de la marca CRISTAL no sólo se circunscribe
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al rubro cerveza, sino que es conocida por el público en general, por lo que
corresponde que se declare dicho alcance y no se restrinja la notoriedad
exclusivamente a cerveza.
- La calificación de una marca como notoria constituye la base que permite
que se le otorgue una protección especial dentro del derecho marcario, la
cual trasciende a los principios de inscripción registral, territorialidad y
especialidad.
- La marca CRISTAL ostenta un grado de notoriedad de tal magnitud, que no
sólo se circunscribe a los consumidores a los que se dirige, sino, además, a
la generalidad de los consumidores.
- La marca notoriamente conocida CRISTAL ostenta un grado de distintividad
tal, que merece ser protegida prescindiendo del principio de especialidad,
contra el riesgo de confusión o asociación, de aprovechamiento injustificado
de su notoriedad o de dilución de su fuerza distintiva o valor comercial.
- Pese a reconocerse el carácter notorio de su marca CRISTAL, éste ha sido
restringido exclusivamente al rubro cerveza, negándole de esa forma su
carácter excepcional que la ubica en la misma dimensión que las marcas de
alto renombre a que se suele referir la doctrina.
- La Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia
de la República, en la Ejecutoria Suprema de fecha 5 de julio de 2005, ha
reconocido que el carácter notorio de la marca CRISTAL la hace merecedora
de una protección reforzada en relación con las demás marcas, de manera
que va más allá de la especialidad, al protegerla del registro de signos
similares, cualquiera que fuera la clase dentro de la Nomenclatura Oficial.
Del mismo modo, mediante Ejecutoria Suprema de fecha 23 de agosto de
2007, emitida en la Casación Nº 2170-2005, se reconoce claramente que la
notoriedad de la marca CRISTAL, en el Perú, trasciende al producto que
usualmente identifica, reconociendo que el alcance de su protección va más
allá del principio de especialidad, es decir, que debe ser protegido contra
cualquier signo independientemente de los productos para los cuales se
aplicará.
Si bien en las ejecutorias anteriormente citadas, se interpreta el artículo 83
inciso d) de la Decisión 344, el cual a la fecha ha sido reemplazado por el
artículo 136 inciso h) de la Decisión 486, debe tenerse en cuenta que esta
última norma, lejos de disminuir el alcance de la protección de la marca
notoria, la amplía al incluir supuestos como el riesgo de dilución de la marca;
en ese sentido, lo establecido en las referidas ejecutorias sí resulta de
aplicación al caso concreto.
- En el caso concreto, la confusión se generará debido a que el consumidor
aún diferenciando claramente el producto y/o servicio a distinguir, creerá que
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