Sentencia nº 001652-2009/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 1 de Julio de 2009
| Fecha de Resolución | 1 de Julio de 2009 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 922-2002/OIN |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 1652-2009/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 922-2002/OIN
1-42
SOLICITANTE : OTSUKA PHARMACEUTICAL CO. LTD.
Solicitud de patente de invención – Modificaciones – Claridad- Unidad de
invención - Novedad- Nivel inventivo.
Lima, uno de julio de dos mil nueve.
I. ANTECEDENTES
Con fecha 20 de setiembre de 2002, Otsuka Pharmaceutical Co. Ltd. (Japón) –
reivindicando prioridad extranjera de las solicitudes Nº 2001-290645, N° 2001-
348276 y Nº 2379005 de fechas 25 de setiembre de 2001, 14 de noviembre de
2001 y 27 de marzo de 2002, presentadas en Japón y Canada,
respectivamente, - solicitó patente de invención para “SUSTANCIA MEDICINAL
DE ARIPIPRAZOL DE BAJA HIGROSCOPICIDAD Y PROCESO PARA LA
PREPARACION DE LA MISMA”, cuyos inventores son Takuji Bando, Satoshi
Aoki, Junichi Kawasaki, Makoto Ishigami, Youichi Taniguchi, Tsuyoshi
Yabuuchi, Kiyoshi Fujimoto, Yoshihiro Nishioka, Noriyuki Kobayashi, Tsutomu
Fujimura, Masanori Takahashi, Kaoru Abe, Tomonori Nakagawa, Koichi
Shinhama, Naoto Utsumi, Michiaki Tominaga, Yoshiro Oi, Shohei Yamada y
Kenji Tomikawa, la cual consta de 157 reivindicaciones.
Con fecha 30 de abril de 2003, se otorgó la Orden de Aviso Nº 445-2003,
efectuándose la correspondiente publicación en el Diario Oficial El Peruano el
26 de julio de 2004.
Con fecha 1 de agosto de 2003, Otsuka Pharmaceutical Co. Ltd. adjuntó
nuevos folios de las páginas 110, 137, 139 y 164 de la memoria descriptiva y
nuevas reivindicaciones.
Co fecha 26 de julio de 2004, Laboratorios Roemmers S.A. se apersonó a la
presente solicitud, señalando que la misma carece de novedad y de altura
inventiva.
Mediante proveído de fecha 10 de agosto de 2004, la Oficina de Invenciones y
Nuevas Tecnologías señaló que, habiendo finalizado la etapa de observación,
se agregue a sus antecedentes.
Con fecha 4 de agosto de 2006, Otsuka Pharmaceutical Co. Ltd. señaló que
con el objeto de hacer más clara la descripción y reivindicaciones de su invento
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ha decidido sustituir el término anhidrido por anhidro, para lo cual adjunta
nuevos folios.
Con fecha 31 de octubre de 2007, el examinador de patentes emitió el Informe
Técnico VDG 40-2006 señalando lo siguiente:
(i) Modificación de la solicitud
- Las páginas 110, 137, 139 y 164 presentadas con el escrito de fecha 1 de
agosto de 2003 corresponden con las páginas 110, 137, 139 y 164
originalmente presentadas y no implican una ampliación de la invención
originalmente presentada, por lo que cumplen con lo establecido en el
artículo 34 de la Decisión 486.
- Las reivindicaciones 1 a 76 y 78 a 88 presentadas con fecha 4 de agosto
de 2006 no implican una ampliación de la invención originalmente
presentada, por lo que cumplen con lo establecido en el artículo 34 de la
Decisión 486.
- La reivindicación 77 presentada con fecha 4 de agosto de 2006 implica
una ampliación de la invención originalmente presentada, por lo que no
cumple con lo establecido en el artículo 34 de la Decisión 486.
(ii) Unidad de invención
- Las reivindicaciones 6, 8, 75, 78, 79 y 85 a 88 no guardan unidad de
invención con las reivindicaciones 1 a 5, 7, 9 a 74 y 80 a 84, por lo que no
cumplen con lo establecido en el artículo 28 de la Decisión 486.
(iii) Suficiencia y claridad
- La descripción de la invención permite la comprensión del problema
técnico y la solución que plantea la invención a dicho problema; por lo
tanto, la memoria descriptiva cumple con los requisitos del artículo 28 de
la Decisión 486.
- Las reivindicaciones 1 a 5, 7, 9 a 36, 48 a 74 y 80 a 84 no cumplen con el
requisito de claridad del artículo 30 de la Decisión 486 por las siguientes
razones:
o La reivindicación 1 se refiere a un hidrato A de aripiprazol, cuyo espectro
de difracción de rayos X en polvo y curva endotérmica del análisis térmico
diferencial gravimétrico se encuentran definidos haciendo referencia a
figuras y no a los valores numéricos de sus picos característicos.
Adicionalmente, no es clara al utilizar la expresión imprecisa
“sustancialmente”, la cual no otorga ninguna característica técnica
relevante de la invención, por lo que se recomienda su supresión.
o La reivindicación 2 carece de claridad al ser dependiente de la
reivindicación 1 cuestionada.
o La reivindicación 3 define un proceso en el cual el material de partida es
“un hidrato convencional”; sin embargo, el término “convencional no
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otorga ninguna característica técnica relevante a la invención, por lo que
le resta claridad.
o La reivindicación 4 carece de claridad al ser dependiente de la
reivindicación 1 cuestionada.
o La reivindicación 5 define un producto por su procedimiento de obtención,
lo cual no está permitido para productos que pueden definirse mediante
sus características técnicas relevantes y, en vista de que es irrelevante,
deberá retirarse del pliego reivindicatorio.
o Las reivindicaciones 7, 10, 30, 31 y 80 a 84 carecen de claridad al definir
un producto en función al resultado a alcanzar y no por sus características
técnicas esenciales, estructurales o funcionales relevantes, debiendo ser
retiradas del pliego reivindicatorio.
o La reivindicación 9 no es clara porque define un producto haciendo
referencia a una figura, así como al resultado que se busca alcanzar y, en
vista que es irrelevante deberá retirarse del pliego reivindicatorio.
o La reivindicación 11 carece de claridad al definir el parámetro
característico de un producto haciendo referencia a una figura.
Adicionalmente, no es clara al utilizar el término impreciso
“aproximadamente”.
o Las reivindicaciones 12 a 15 carecen de claridad al ser dependientes de la
reivindicación 11 cuestionada. Adicionalmente, en vista de que las
reivindicaciones 14 y 15 definen un producto por el resultado a alcanzar
deben ser suprimidas del pliego reivindicatorio.
o La reivindicación 16 define un procedimiento para la obtención de cristales
de aripiprazol B anhidro por calentamiento del hidrato de aripiprazol A sin
precisar la temperatura, por lo que, siendo la temperatura de
calentamiento una característica relevante del proceso, no se define el
ámbito a proteger.
o Las reivindicaciones 17 a 21 no son claras al ser dependientes de la
reivindicación 16 cuestionada, además, de utilizar el término impreciso
“aproximadamente”.
o La reivindicación 22 carece de claridad al definir un producto en función
de su proceso de obtención y, en vista de que es irrelevante, deberá
retirarse del pliego reivindicatorio.
o Las reivindicaciones 23 a 25 no son claras al definir un producto que
comprende el objeto de las reivindicaciones cuestionadas 10 a 15;
además, hacen referencia a composiciones farmacéuticas que
comprenden cristales de aripiprazol B anhidro junto con uno o más
portadores farmacéuticamente aceptables, por lo que se recomienda
cambiar la redacción de dichas reivindicaciones.
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