Sentencia nº 000774-2002/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 22 de Agosto de 2002
| Fecha de Resolución | 22 de Agosto de 2002 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 110563-2000/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 774-2002/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 110563-2000
1-23
SOLICITANTE : CORPORACIÓN ACEROS AREQUIPA S.A.
OPOSITORAS : EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU S.A.A. SIDERPERU
ACEROS Y TECHOS S.A.
Signo engañoso: Engaño relacionado con la naturaleza de los productos a
distinguir con el signo solicitado
Lima, veintidós de agosto de dos mil dos
I. ANTECEDENTES
Con fecha 24 de julio del 2000, Corporación Aceros Arequipa S.A. (Perú) solicitó el
registro de la marca de producto ACEROS AREQUIPA – CALAMINAS FULL HARD,
para distinguir materiales de construcción no metálicos y demás productos de la
clase 19 de la Nomenclatura Oficial.
Con fecha 18 de setiembre del 2000, Empresa Siderúrgica del Perú S.A.A.
SIDERPERU (Perú) formuló observación contra el registro del signo solicitado
manifestando lo siguiente:
- Es la empresa siderúrgica nacional líder en el rubro de materiales de
construcción de propia producción, toda vez que se dedica a la fabricación y
producción de barras y varillas de construcción; alambrón; calaminas; planchas;
planchas onduladas; entre otros. Como tal, es titular de una serie de signos
distintivos registrados en las clases 6 y 19 de la Nomenclatura Oficial, que se
encuentran vigentes y en pleno uso.
- La solicitante se encuentra en competencia directa con su empresa, ya que se
dedica a la producción y comercialización de los mismos materiales de
construcción producidos por su empresa, orientando sus ventas al mismo sector
de consumidores en el mercado; por lo cual es de suma importancia que el daño
concurrencial que se puedan infringir mutuamente se sustente en acciones de
competencia legítimas y lícitas, y que la misma sea en base a la eficiencia de sus
prestaciones y a la calidad de sus productos.
- Cuenta con legítimo interés para formular observación, ya que pretende impedir
que la solicitante reivindique en exclusiva para sí – excluyendo a las demás
empresas competidoras – la frase CALAMINAS FULL HARD, como parte del
registro de la marca de producto ACEROS AREQUIPA - CALAMINAS FULL
HARD, para distinguir productos de la clase 19 de la Nomenclatura Oficial; toda
vez que esta denominación constituye un término irregistrable, por ser genérico y
descriptivo de los productos que pretende proteger.
- El término FULL HARD constituye una denominación empleada por las diversas
empresas siderúrgicas del mundo para designar el tipo de acabado (laminado en
frío, sin recocido siderúrgico) al que ha sido sometida una plancha laminada de
acero – la cual constituye un producto de la clase 6 de la Nomenclatura Oficial –
siendo, en tal sentido, un término descriptivo en dicha clase.
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
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RESOLUCIÓN N° 774-2002/TPI-INDECOPI
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- Asimismo, el término CALAMINAS que conforma el signo solicitado constituye un
término genérico para el producto que se pretende distinguir (calaminas, sean
éstas metálicas o no), toda vez que constituye el género del producto, tanto de la
clase 6 como de la clase 19 de la Nomenclatura Oficial, que es la que se
pretende proteger con el presente registro.
- La diferenciación por parte del público consumidor entre planchas laminadas en
frío (full hard) y planchas laminadas en proceso de recocido es de suma
importancia, toda vez que las planchas con proceso full hard no se deforman y
resisten mejor la presión, dada su mayor resistencia.
- El Libro Anual de Estándares del año 1992 de la American Society for Testing
and Materials (ASTM), así como los catálogos y material publicitario de diferentes
compañías siderúrgicas de diversas partes del mundo (Altos Hornos de México –
AHMSA, Compañía Siderúrgica Huachipato S.A. de Chile, Siderúrgica del
Orinoco S.A.- SIDOR de Venezuela, Corporación Aceros Arequipa S.A. de Perú y
Aceros y Techos S.A) se refieren al término full hard como a un tipo de acabado
de las planchas de acero.
- El signo solicitado es un signo engañoso, toda vez que el término full hard alude
a un proceso al que son sometidas las calaminas metálicas y no las no metálicas,
que son las que pretende distinguir el signo solicitado, induciéndose de esta
manera a error al público consumidor respecto de la composición y cualidades de
las calaminas no metálicas, ya que las adquirirá en la creencia de que se trata de
calaminas de alta dureza y resistencia.
- El signo denominativo solicitado está compuesto por un nombre comercial y/o
marca de producto y una frase aisladamente irregistrable, por cuanto está
integrada por palabras descriptivas, genéricas y engañosas. En tal sentido, la
Autoridad deberá apreciarlo en su conjunto para poder determinar si cumple con
el requisito de distintividad, ya que no basta para ello que se inserte la
denominación ACEROS AREQUIPA y que se pretenda reivindicar paralelamente
el derecho al uso exclusivo de la frase CALAMINAS FULL HARD. Agregó que, en
el supuesto de otorgarse dicho registro, el signo solicitado deberá ser calificado
como débil, en cuyo caso la solicitante deberá tolerar su uso por parte de
terceros para distinguir productos de la clase 19 de la Nomenclatura Oficial.
- De otorgarse el registro del signo solicitado, se concedería a favor de la
solicitante una ventaja competitiva ilegal e ilícita, ya que se trata de un signo
conformado por elementos descriptivos (clase 6), genéricos (clases 6 y 19) y
engañosos (clase 19).
- Al ser la denominación CALAMINAS FULL HARD una frase que aisladamente es
irregistrable, por las razones expuestas y por ser el elemento predominante que
determina su impresión de conjunto, el signo solicitado a registro no debe ser
concedido, ya que se otorgaría sobre dicha frase un derecho de exclusiva a favor
de un solo actor en el mercado, en perjuicio de los demás competidores.
Adjuntó copia de las páginas pertinentes del Libro Anual de Estándares de 1992 de
la American Society for Testing and Materials – ASTM, referidas a los estándares y
especificaciones para acero, listones y laminados en frío, en las que se indica que la
especificación full hard se aplica a los laminados en frío de acero carbono, el cual se
utiliza para aplicaciones planas; precisando asimismo la resistencia que debe tener
este tipo de acabado (de gran dureza y mínimo espesor). Asimismo, acompañó
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