Sentencia nº 001059-2002/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 20 de Noviembre de 2002
| Fecha de Resolución | 20 de Noviembre de 2002 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 9997743-1999/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 1059-2002/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 99-97743
1-19
ACCIONANTE : JORGE ENRIQUE LEÓN-PORTA DE RIVERA
EMPLAZADOS : GUSTAVO ADOLFO MOHME SEMINARIO
CARLOS ALBERTO BOLOÑA BEHR
Cancelación del registro de marca por falta de uso - Interés requerido para
iniciar una acción de cancelación - Pruebas de uso
Lima, veintiuno de noviembre de dos mil dos
I. ANTECEDENTES
Con fecha 22 de diciembre de 1999, Jorge Enrique León-Porta de Rivera (Perú)
solicitó la cancelación por falta de uso del registro correspondiente a la marca de
producto LA PRENSA, inscrita bajo certificado N° 29346, a favor de Gustavo Mohme
Seminario y Carlos Alberto Boloña Behr, para distinguir productos de la clase 16 de la
Nomenclatura Oficial. Sostuvo que, dicha marca no ha sido utilizada por sus titulares o
por licenciatario autorizado durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha
de inicio de la presente acción.
Con fecha 3 de marzo del 2000, Carlos Alberto Boloña Behr (Perú) absolvió el traslado
de la acción interpuesta manifestando que:
(i) Es titular del 50% de los derechos y acciones correspondientes a la marca LA
PRENSA, en virtud de la Resolución N° 10165-1996/OSD-INDECOPI de fecha
30 de octubre de 1996.
(ii) Conjuntamente con Gustavo Mohme Seminario, celebró un contrato de
comodato con Compañía Impresora Peruana S.A., conforme al cual se entregó
a dicha empresa el íntegro de los archivos del diario LA PRENSA, los derechos
y acciones sobre el logotipo LA PRENSA, y se le autorizó para que utilizara la
marca LA PRENSA, a fin de realizar un estudio de mercado y divulgar dicha
marca para un posterior relanzamiento del diario que anteriormente identificó.
(iii) Compañía Impresora Peruana S.A. le informó haber realizado los estudios de
mercado correspondientes; así como haber elaborado un machote (modelo) del
diario LA PRENSA de fecha 24 de octubre de 1997. Asimismo, manifestó que
dicha compañía editó al interior del suplemento DOMINGO del diario LA
REPÚBLICA, una página titulada LA PRENSA, la misma que fue publicada en
el periodo comprendido entre el 23 de agosto de 1998 y el 29 de noviembre de
1998. Finalmente señaló que, desde el 17 de noviembre de 1998, se viene
difundiendo la marca LA PRENSA y logotipo a través de la página web del
diario LA REPÚBLICA. En virtud de lo anterior, consideró que su marca ha sido
utilizada conforme a lo dispuesto en el artículo 110 de la Decisión 344.
(iv) La marca en cuestión goza de la calidad de notoriamente conocida, por lo que
merece una protección especial, dado que es evidente que el accionante
pretende aprovecharse del buen prestigio de la misma. Advirtió que de
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permitirse la cancelación de su marca y su posterior inscripción a favor del
accionante, se estaría atentando contra la función de protección de la marca.
Con fecha 10 de abril del 2000, Jorge Enrique León-Porta de Rivera expuso las
siguientes consideraciones:
(i) Las pruebas presentadas por Carlos Boloña Behr no acreditan la
comercialización o la puesta en el mercado de productos distinguidos con la
marca LA PRENSA, toda vez que son inadecuados e irrelevantes a fin de
demostrar que el referido signo haya sido efectivamente utilizado.
(ii) El machote elaborado con fecha 24 de octubre de 1997, nunca fue puesto en
circulación.
(iii) La página correspondiente a LA PRENSA, que aparece incluida en la edición
del suplemento dominical del diario LA REPÚBLICA, sólo ha sido publicada en
catorce oportunidades (desde el 23 de agosto hasta el 29 de noviembre de
1998), razón por la que, de conformidad con lo establecido en el artículo 110 de
la Decisión 344, es insuficiente para acreditar el uso de la marca en cuestión.
Asimismo, precisó que dicha “utilización” fue efectuada por personas distintas a
los titulares o licenciatarios de la marca LA PRENSA.
(iv) Es falso que la marca LA PRENSA y logotipo venga siendo difundida a través
de la página web del diario LA REPÚBLICA desde el 17 de noviembre de 1998,
puesto que fue recién desde el 14 de febrero del 2000 (esto es, con
posterioridad a la fecha de inicio de la presente acción), cuando los emplazados
incluyeron dicho signo en su página web para pretender acreditar su uso.
Además, señaló que los emplazados han presentado como medio probatorio la
impresión de la página de fecha 2 de marzo del 2000, razón por la que no
deberá tenerse en cuenta dicha prueba, máxime si se tiene en cuenta que en
este caso el uso también fue realizado por una persona distinta al titular o
licenciatario de la marca registrada.
(v) El contrato de comodato, la carta cursada por Carlos Boloña Behr a Compañía
Impresora Peruana S.A. ni el Memorándum de fecha 7 de febrero del 2000
suscrito por el Gerente de Operaciones de Compañía Impresora Peruana S.A.
son idóneos para acreditar el uso de la marca LA PRENSA.
(vi) Es irrelevante el hecho de que la marca LA PRENSA goce o no de la calidad de
notoriamente conocida, puesto que lo que se pretende a través de la presente
acción es la cancelación de dicha marca.
Con fecha 18 de mayo del 2000, Carlos Alberto Boloña Behr manifestó lo siguiente:
(i) Los documentos presentados acreditan el uso de su marca LA PRENSA,
siendo que la mejor forma de difundir y usar su marca en el mercado es a
través de la Internet, más aún cuando su marca viene siendo difundida desde el
17 de noviembre de 1998 a través de la página web del diario LA REPÚBLICA.
(ii) Si bien la página web del diario LA REPÚBLICA fue elaborada en su actual
versión en noviembre de 1998, ésta ha sido modificada en diversas
oportunidades, no correspondiendo la fecha indicada por el accionante a la
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