Sentencia nº 001518-2010/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 9 de Julio de 2010
| Fecha de Resolución | 9 de Julio de 2010 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 376295-2008/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 1518-2010/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 376295-2008
1-22
ACCIONANTE : CALZADOS LIBER.D E.I.R.L.
EMPLAZADA : CIS CORP S.A.C.
Nulidad del registro de una marca de producto otorgada bajo la vigencia
de la Decisión 486 y el Decreto Legislativo 823 – Uso de nombre comercial
anterior al registro de la marca – Zona de Influencia económica - Riesgo
de confusión entre signos que distinguen productos de la clase 25 de la
Nomenclatura Oficial: Existencia
Lima, nueve de julio de dos mil diez.
I. ANTECEDENTES
Con fecha 11 de diciembre de 2008, Calzados Liber.D E.I.R.L. (Perú) solicitó la
nulidad del registro de la marca de producto ORIGINAL LIBER.D CASUAL
SHOES y logotipo, registrada a favor de CIS Corp S.A.C., bajo Certificado Nº
145101, que distingue prendas de vestir, calzado, sombrerería, cinturones de
vestir, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial. Señaló lo siguiente:
(i) Mediante Expediente Nº 326128-2007, con fecha 23 de agosto de 2007,
CIS Corp S.A.C. solicitó el registro de la marca de producto ORIGINAL
LIBER.D CASUAL SHOES y logotipo. Dicho registro fue otorgado
mediante Resolución Nº 22604-2008/DSD-INDECOPI de fecha 18 de
noviembre de 2008.
(ii) Su empresa es titular del nombre comercial CALZADOS LIBER.D con
anterioridad a dicho registro.
(iii) CIS Corp S.A.C. ha tenido mala fe al momento de solicitar el registro de la
marca de producto materia de la presente nulidad, toda vez que dicha
empresa era la proveedora de plantas de calzado de su empresa y era de
público conocimiento que su denominación social era CALZADOS
LIBER.D E.I.R.L.
(iv) En el Expediente Nº 361885-2008 sobre registro del nombre comercial
“CALZADOS LIBER.D” su empresa ha presentado facturas que acreditan
el uso de su nombre comercial.
(v) La marca registrada cuya nulidad se solicita es idéntica al nombre
comercial de su empresa y distinguen los mismos productos de la clase 25
de la Nomenclatura Oficial.
Adjuntó medios probatorios (174 facturas emitidas por “CALZADOS LIBER´D
E.I.R.L”. entre el 4 de enero de 2005 y 27 de marzo de 2008 y 49 facturas
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emitidas por CIS Corp S.A.C. entre el 7 de junio de 2006 y el 30 de octubre de
2007) para acreditar lo expuesto.
Con fecha 24 de abril de 2009, CIS Corp S.A.C. absolvió el traslado de la
nulidad señalando que la accionante confunde el registro de una marca
registrada que es atribución del INDECOPI con el de un nombre o
denominación de una razón social como la de CALZADOS LIDER.D E.I.R.L.
que corresponde a SUNARP. Agregó que su empresa en ningún momento ha
actuado de mala fe como, temerariamente, sostiene la accionante.
Con fecha 24 de junio de 2009, CIS Corp S.A.C. manifestó lo siguiente:
(i) Según información que obra en la SUNAT, la accionante posee sólo un
local, por lo que su nombre comercial es de baja o poca trascendencia en
el mercado.
(ii) El registro de su marca, tramitado bajo Expediente Nº 326128-2007, no
fue realizado con mala fe como pretende hacer creer la accionante, pues
éste se origina con la acción de cancelación seguida bajo Expediente Nº
326008-2007 contra el registro de la marca LIBER´D y logotipo, inscrito
bajo Certificado Nº 42421 a nombre de Basset Hund S.R.L.
(iii) La relación comercial con la accionante se limitó a la “fabricación y venta
de suelas o plantas de PVC o de jebe para calzados”.
Con fecha 23 de julio de 2009, CIS Corp S.A.C. manifestó que la accionante no
presentó oposición alguna al registro de su marca de producto, por lo que dicho
registro fue otorgado y que las facturas que la accionante presenta demuestran
que su empresa le vendió plantas de calzado y no el calzado en sí.
Mediante Resolución Nº 2472-2009/CSD-INDECOPI de fecha 4 de septiembre
de 2009, la Comisión de Signos Distintivos declaró fundada la acción de
nulidad formulada por Calzados Liber.D E.I.R.L. y nulo el registro de la marca
ORIGINAL LIBER.D CASUAL SHOES y logotipo, inscrito bajo Certificado Nº
145101 a favor de CIS Corp S.A.C. Consideró lo siguiente:
Determinación de la norma aplicable
(i) Al momento de otorgarse el registro de la marca de producto ORIGINAL
LIBER.D CASUAL SHOES y logotipo (18 de noviembre de 2008) se
Industrial y la Decisión 486 (actualmente vigente), por lo que el análisis
respecto a la validez del registro de la referida marca debe ser realizado a
la luz de dichas disposiciones.
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