Sentencia nº 000808-2003/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 12 de Agosto de 2003
| Fecha de Resolución | 12 de Agosto de 2003 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 147161-2002/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0808-2003/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 147161-2002
1-20
ACCIONANTE : MIRAGE RESORTS, INCORPORATED
EMPLAZADA : ADMIRAL S.A.
Nulidad del registro de una marca – Aplicación del artículo 136 inciso f) de la
Decisión 486 – Naturaleza del Registro de Derecho de Autor – Originalidad de la
obra como requisito de protección – Protección de las obras extranjeras
Lima, doce de agosto de dos mil tres
I. ANTECEDENTES
Con fecha 13 de marzo del 2002, Mirage Resorts, Incorporated (Estados Unidos de
América) solicitó la nulidad del registro de la marca CASINO MIRAGE y etiqueta,
inscrito bajo certificado N° 27627, a favor de Admiral S.A. para distinguir servicios de la
clase 36 de la Nomenclatura Oficial, sobre la base de las siguientes consideraciones:
− Es titular de los derechos de autor de la obra denominada MIRAGE PALM TREE
DESIGN otorgada por la Oficina de Derechos de Autor de los Estados Unidos de
América, la cual fue terminada en el año 1989 y depositada el 24 de enero de 1994.
− En julio del 2001, Admiral S.A. solicitó el registro del signo CASINO MIRAGE y
etiqueta para distinguir servicios de la clase 36 de la Nomenclatura Oficial, el cual
fue otorgado el 9 de noviembre del 2001.
− El registro cuestionado fue concedido en contravención de lo dispuesto en el
artículo 136 inciso f) de la Decisión 486, por lo que está incurso en la causal de
nulidad establecida en el artículo 172 de la misma norma.
− El artículo 136 inciso f) antes mencionado exige dos requisitos para su aplicación: (i)
que exista un derecho de autor, hecho que se demuestra con el certificado otorgado
por las autoridades de Estados Unidos de América; y, (ii) que el signo que se
pretende registrar infrinja el derecho de autor de un tercero, para el análisis de esto
último debe tenerse en cuenta las normas referidas al derecho de autor,
fundamentalmente la Decisión 351 y el Decreto Legislativo N° 822.
− Basta comparar la marca registrada CASINO MIRAGE y etiqueta, cuya nulidad se
pretende, con la obra MIRAGE PALM TREE DESIGN para comprobar que se ha
cometido un plagio burdo o servil de su obra. Agregó que el plagio se da por la
reproducción no autorizada de los siguientes elementos de su obra: (i) el diseño de
las palmeras, que aparecen en la misma posición, tamaño y número (5); y, (ii) la
palabra MIRAGE, la misma que aparece escrita exactamente en el mismo tipo de
letra y debajo de las palmeras, tal como ocurre en su obra. Precisó que el hecho
que la emplazada haya incluido la palabra CASINO no desvirtúa la presenta acción
de nulidad, toda vez que en la marca CASINO MIRAGE y etiqueta se encuentran
presentes absolutamente todos los elementos que integran la obra de su propiedad.
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0808-2003/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 147161-2002
2-20
Con fecha 19 de junio del 2002, Admiral S.A. (Perú) absolvió el traslado de la acción
de nulidad manifestando lo siguiente:
- El registro de su marca se tramitó conforme a ley y con la publicación en el Diario
Oficial El Peruano, no habiéndose formulado ninguna observación en el plazo de
30 días.
- La accionante no tiene registrado su derecho como marca o signo distintivo, por lo
que su empresa goza del derecho de prelación. Además, también resulta aplicable
cuales la solicitud de registro de una marca deberá comprender una sola clase y el
derecho al uso exclusivo de una marca se adquiere por el registro de la misma
ante la Oficina competente.
- La nulidad planteada es improcedente, puesto que el registro de su marca no se
encuentra comprendido dentro de las causales de nulidad contempladas en el
artículo 172 de la Decisión 486.
- Respecto al derecho de autor de la accionante, señaló que no se puede atribuir la
calidad de creación intelectual original al dibujo de cinco palmeras titulado MIRAGE
PALM TREE DESIGN, en el cual la accionante sustenta su acción. Agregó que en
realidad lo que ella pretende es atribuirle la calidad de derecho de autor a una
marca, la cual debe ser protegida a través del registro correspondiente.
- Su empresa adquirió legalmente la marca CASINO MIRAGE, toda vez que solicitó
la cancelación de la marca CASINO MIRAGE en la clase 41 de la Nomenclatura
Oficial (certificado N° 4217), la cual había sido registrada el 20 de abril de 1995.
Agregó que dicha marca fue cancelada mediante Resolución N° 8696-2001/OSD-
INDECOPI de fecha 10 de agosto del 2001. Indicó que, posteriormente en ejercicio
de su derecho preferente, obtuvo el registro de la mencionada marca en las clases
36 y 41 de la Nomenclatura Oficial. Por lo anterior, consideró que es el sucesor y
titular legal de la marca de servicio CASINO MIRAGE, cuyo origen se remonta al
20 de abril de 1995.
- Agregó que desde que dicha marca fue solicitada por primera vez han pasado más
de cinco años, por lo que la acción de nulidad ya prescribió.
Mediante proveído de fecha 26 de junio del 2002, la Oficina de Signos Distintivos citó,
de oficio, a las partes a una audiencia de conciliación.
Con fecha 4 de julio del 2002, Mirage Resorts, Incorporated señaló lo siguiente:
- Es irrelevante para la solución del presente proceso si ha solicitado o no el registro
de una marca o del derecho de autor que sustenta su acción de nulidad. Tampoco
está en discusión el principio de especialidad de las marcas contemplado en las
leyes y doctrina sobre la materia. Únicamente se debe analizar la validez del
registro otorgado bajo certificado N° 27627.
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