Sentencia nº 000239-2009/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 4 de Febrero de 2009
| Fecha de Resolución | 4 de Febrero de 2009 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 319813-2007/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0239-2009/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N°319813-2007
1-17
SOLICITANTE : CARLOS MORE CHUPAN
OPOSITORA : SABMILLER INTERNATIONAL B.V.
Artículo 137 de la Decisión 486: Aplicable
Lima, cuatro de febrero de dos mil cuatro
I. ANTECEDENTES
Con fecha 2 de julio de 2007, Carlos More Chupan (Perú) solicitó el registro de
la marca de servicio constituida por el logotipo conformado por la denominación
INTERNACIONAL BARENA DE PIURA escrita en letras características, debajo
de ésta se aprecia la representación de una guitarra y palmeras, todo contenido
en una figura de forma circular y en los colores rojo, amarillo, verde, marrón
claro, negro, blanco, azul y anaranjado; conforme al modelo, para distinguir
conjunto musical, de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial.
Con fecha 29 de noviembre de 2007, SABMiller International B.V. (Reino de los
Países Bajos) formuló oposición manifestando lo siguiente:
(i) Es titular de las marcas BARENA (Certificado N° 115960) y BARENA y
logotipo (Certificado N° 118243), que distinguen productos de la clase 32
de la Nomenclatura Oficial, y de la marca BARENA (Certificado N°
115959), que distingue productos de la clase 33 de la Nomenclatura
Oficial.
(ii) Es la segunda empresa cervecera más grande del mundo y accionista
mayoritaria de la empresa Unión de Cervecerías Backus y Johnston, la
cual viene comercializando y promocionando la marca BARENA en el
mercado peruano.
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0239-2009/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N°319813-2007
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(iii) Debido a la actividad publicitaria realizada, a nivel nacional e
internacional, en los medios de comunicación y en los centros de
expendio del producto (discotecas, playas, restaurantes, entre otros), la
marca BARENA es conocida por la mayoría de los consumidores; por lo
tanto, el solicitante conocía de su marca al formular la presente solicitud
de registro.
(iv) La palabra BARENA no tiene significado alguno en el diccionario, siendo
una denominación de fantasía, creada por su empresa.
(v) El signo solicitado incluye el termino BARENA y un diseño similar (dos
palmeras, el sol y la isla), lo cual podría llevar a confusión al consumidor,
pudiendo establecer que los servicios del solicitante son los que pudiera
ofrecer de manera gratuita la opositora, para promocionar sus productos.
(vi) La vinculación existente entre los servicios de la clase 41 y los productos
de las clases 32 y 33 de la Nomenclatura Oficial, se hace evidente, toda
vez que su empresa entrega sus productos y organiza eventos bajo la
marca BARENA, como se podrá apreciar del Expediente Nº 297469-2006
y dichos eventos, en su mayoría, son amenizados por grupos o conjuntos
musicales. Es decir, las cervezas y bebidas hoy por hoy cumplen la
importante función de auspiciar los diferentes conciertos de los conjuntos
musicales. No hay conciertos donde aquel tipo de productos no aparezca.
Por lo tanto, se encuentran comercialmente vinculados los mencionados
productos y servicios.
(vii) Si bien por un lado el tercero que pretende la marca reducirá sus costos
de acceso al mercado aprovechándose o colgándose de la publicidad de
la marca de SABMiller International B.V., para obtener capacidad de
recordación por parte de los consumidores, también es cierto que está
limitando y amenazando uno de los medios de ingreso y mantenimiento
de su marca en el mercado, para distinguir productos de las clases 32 y
33 de la Nomenclatura Oficial. En efecto, para el ingreso de marcas en el
mercado es necesario emplear estrategias de marketing, entre ellas, el
marketing promocional, ofreciéndose servicios de entretenimiento en
bares, discotecas, restaurantes, conciertos, eventos, etc.
(viii) De otorgarse el registro del signo solicitado se le estaría impidiendo el uso
de los mecanismos publicitarios mencionados, restringiéndose su
actividad económica propiamente dicha, toda vez que para el ofrecimiento
de su producto es pertinente el empleo de mecanismos publicitarios como
los detallados.
(ix) Dado que el solicitante conocía de la existencia y amplia comercialización
de su marca y pretende apropiarse de una palabra de fantasía, para
distinguir servicios que se encuentran relacionados con la actividad
económica que realiza su empresa (lo que restringiría la actividad
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