Sentencia nº 000787-2004/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 3 de Septiembre de 2004
| Fecha de Resolución | 3 de Septiembre de 2004 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 161758-2002/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0787-2004/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 161758-2002
1-19
ACCIONANTE : WCW, INC.
EMPLAZADO : SAMUEL PINARES ALEGRÍA
Nulidad de registro de marca obtenida al amparo de la Decisión 344 - Mala fe en
la presentación de la solicitud
Lima, tres de setiembre del dos mil cuatro
I. ANTECEDENTES
Con fecha 11 de setiembre del 2002, WCW, Inc. (Estados Unidos de América) solicitó
la nulidad del certificado de registro Nº 57258, correspondiente a la marca NWO NEW
WORLD ORDER, que distingue productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial,
inscrita a favor de Samuel Pinares Alegría. Manifestó lo siguiente:
(i) En los Estados Unidos de América empresas vinculadas a su empresa han
solicitado u obtenido el registro de las marcas NWO y NWO NEW WORLD
ORDER, que distinguen productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.
(ii) En los Estados Unidos y Canadá se trabajó la lucha libre o wrestling profesional
como un show business con un éxito sorprendente, pues no sólo fue un
espectáculo para el público presente, sino también para el televidente y los
programas grabados se exportaban a todo el mundo. El nombre de la World
Wrestling Federation se hizo conocido por todos, y los deportistas encarnaban
los valores y defectos de la sociedad a la que pertenecen, razón por la cual
tenían seguidores y fanáticos. Los valores y anhelos sociales cambian y el
wrestling lo supo interpretar, por lo que en el año 1996 dentro de la World
Wrestling Federation aparece un grupo de luchadores decididos a rebelarse
contra el orden injusto, acusando a la propia Federación de expoliar a los
luchadores profesionales, naciendo así el N.W.O. New World Order, cuyo
logotipo adjuntó, siendo su objetivo dominar el negocio del Wrestling.
(iii) El grupo originalmente fue formado por el más famoso de los luchadores, Hulk
Hogan, quien unió a dos conocidos villanos, Kevin Nash y Scott Hall,
bautizando a su grupo como New World Order.
(iv) El signo N.W.O. New World Order se utilizó para distinguir principalmente
confecciones, juguetes y artículos deportivos, obteniendo millonarias ganancias,
convirtiéndose en una marca famosa y de prestigio, símbolo de rebeldía, de
lucha permanente.
(v) En el año 2001, cuando su marca gozaba de fama mundial para distinguir,
entre otros, confecciones de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, el
emplazado solicitó el registro de la marca NWO NEW WORLD ORDER y
logotipo, para distinguir productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0787-2004/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 161758-2002
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(vi) Los signos son idénticos, pues están conformados por el mismo diseño,
caracterizado por la presencia de una figura rectangular en cuyo centro
aparecen las letras N.W.O., en donde la letra W resalta en relación a las letras
N y O, debajo de ellas se aprecia la denominación NEW WORLD ORDER;
comparten las siglas N.W.O., presentan la frase NEW WORLD ORDER y
distinguen los mismos productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.
(vii) El emplazado obtuvo el registro de mala fe, pues lo solicitó cuando su marca ya
era un signo de fama mundial, no sólo ha copiado la denominación NEW
WORLD ORDER o las siglas N.W.O. sino también el logotipo característico, la
etiqueta y escritura; utilizándolo para distinguir productos de la clase 25 de la
Nomenclatura Oficial, con la intención de impedir que su empresa introduzca
sus legítimos productos identificados con su marca.
(viii) Cuando su empresa solicitó el registro del signo NEW WORLD ORDER, bajo
expediente Nº 124122-2001, el emplazado formuló oposición en base a su
marca registrada bajo certificado Nº 57258, lo que demuestra que tenía
conocimiento de la existencia y fama de su marca, decidiendo apropiarse de
ella para lucrar vendiendo sus artículos como si fueran productos originales
N.W.O. - NEW WORLD ORDER y asegurarse así el mercado.
(ix) Su empresa es titular, directamente o a través de empresas vinculadas, en su
país de origen de las marcas N.W.O. NEW WORLD ORDER y logotipo, NEW
WORLD ORDER y NWO en la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, siendo
evidente que el emplazado tenía conocimiento de la existencia y fama de sus
marcas; su empresa solicitó el registro del signo NEW WORLD ORDER que fue
denegado por la preexistencia de la marca cuya nulidad solicita; por lo que al
cumplirse todos los requisitos exigidos en el artículo 8 de la Convención de
Washington, se debe anular el registro.
Fundamentó su acción en el artículo 172 de la Decisión 486 y artículo 8 de la
Convención de Washington. Adjuntó medios probatorios.
Con fecha 7 de noviembre del 2002, WCW, Inc. manifestó que su empresa es una
subsidiaria de propiedad de World Wrestling Federation Entertaiment, Inc., persona
jurídica que ha solicitado bajo expediente Nº 78/101,980 ante la Oficina competente de
los Estados Unidos de América, el registro de la marca NWO NEW WORLD ORDER,
para distinguir productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial. Presentó un
documento expedido por la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de
América que demuestra que World Championship Wrestling ha cedido su marca
N.W.O. (certificado Nº 2,120,098) a su empresa.
Con fecha 29 de noviembre del 2002, Samuel Pinares Alegría (Perú) absolvió el
traslado de la acción de nulidad manifestando lo siguiente:
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