Sentencia nº 001865-2007/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 25 de Septiembre de 2007
| Fecha de Resolución | 25 de Septiembre de 2007 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 1019-2006/OIN |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 1865-2007/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 1019-2006/OIN
1-24
ACCIONANTE: EL PALACIO DE LAS MALETAS E.I.R.L.
EMPLAZADA: DISTRIBUIDORA ROUTE 66 INTERNATIONAL E.I.R.L.
Nulidad de registro de diseño industrial: Fundada – Requisito de novedad
Lima, veinticinco de setiembre del dos mil siete.
I. ANTECEDENTES
Con fecha 23 de agosto del 2006, El Palacio de las Maletas E.I.R.L. (Perú)
interpuso acción de nulidad del registro de diseño industrial para CUBIERTA
POSTERIOR PARA MALETÍN CON RUEDAS Y MANGO TELESCÓPICO,
inscrito bajo título Nº 1651, manifestando lo siguiente:
(i) El diseño industrial registrado por la emplazada no cumple con el requisito
de novedad, ya que dicho diseño venía siendo comercializado por la
empresa Morel S.A. (República de Panamá) y fabricado por la empresa
Shangai Conwood International Co., Ltd. a solicitud de la primera empresa
mencionada.
(ii) La empresa Conwood International Co., Ltd ha producido la marca de
maletas AIRLINER para la empresa Morel, S.A. desde hace más de 8
años, comenzando a producir maletines modelo EVA para la compañía
Morel, S.A. desde comienzos del 2002. El modelo EVA lleva en la parte
posterior el mismo diseño que el registrado.
(iii) Su empresa importa maletines que contienen como parte integrante del
maletín la parte trasera que ha sido materia de registro como diseño
industrial y que se encontraba en el estado de la técnica desde el año
2002.
(iv) Dichos maletines vienen siendo comercializados desde el Puerto de
Shangai-China hacia Colón-Panamá desde el año 2002, tal como consta
en el conocimiento de embarque Nº S02007S758 de fecha 20 de julio del
2002. Asimismo, se han comercializado las maletas Airliner modelo EVA
en los modelos 1965, 1966, 1967 y 1968 entre los que se encuentra el
estilo 1413, el mismo que se encuentra descrito también en la factura
comercial Nº CD02M0L502-3 de fecha 17 de julio del 2002, y que es
idéntico al que la emplazada tiene registrado bajo título Nº 1651.
(v) Por lo antes expuesto, el diseño industrial registrado a favor de la
emplazada debe ser declarado nulo, toda vez que se encontraba en el
estado de la técnica desde el año 2002, siendo comercializado e
importado por su empresa. En ese sentido, el diseño industrial no podría
ser considerado nuevo al haberse encontrado accesible al público
consumidor tanto en el Perú como en otros países de Latinoamérica.
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 1865-2007/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 1019-2006/OIN
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(vi) La nulidad debe ser declarada en forma total, tanto del asiento registral
como de las anotaciones posteriores a éste, tales como licencias de
explotaciones de patente, cesiones de derecho y transferencias.
Adjuntó medios probatorios con el fin de acreditar lo expuesto y citó
resoluciones que consideró aplicable al presente caso.
Con fecha 24 de agosto del 2006, El Palacio de las Maletas E.I.R.L. solicitó se
suspenda la inscripción de la cesión de derechos a favor de Multi Perú S.A.C.,
toda vez que su empresa viene tramitando la nulidad del diseño industrial
inscrito bajo certificado Nº 1651. Adjuntó medios probatorios.
Mediante proveído de fecha 1º de setiembre del 2006, la Oficina de
Invenciones y Nuevas Tecnologías dispuso lo siguiente:
(i) Se corra traslado de la acción de nulidad a Distribuidora Route 66
International E.I.R.L. por el plazo de 2 meses.
(ii) Respecto al pedido de suspensión efectuado por la accionante, estése a
la Resolución Nº 992-2006/OIN-INDECOPI de fecha 31 de agosto del
2006, emitida en el expediente Nº 821-2006/OIN, que suspende la
tramitación de la inscripción de la transferencia del diseño industrial
cuestionado solicitada por Multi Perú S.A.C. hasta que se resuelva el
presente procedimiento.
Mediante proveído de fecha 25 de setiembre del 2006, no habiéndose podido
notificar a la emplazada y agotándose todas las gestiones para ubicar un nuevo
domicilio, de conformidad con lo dispuesto en la Directiva Nº 001-2003/TRI-
INDECOPI, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías dispuso notificar a
la emplazada por edicto.
Con fecha 4 de octubre del 2006, Distribuidora Route 66 International E.I.R.L.
absolvió el traslado de la acción de nulidad manifestando lo siguiente:
(i) Su solicitud de registro del diseño industrial presentada en el año 2004
originó oposición por parte de la empresa Joom Representaciones S.A.C
en virtud de un supuesto incumplimiento al requisito de novedad, toda vez
que el diseño industrial había sido puesto en conocimiento del público por
diversos fabricantes y que dicho diseño era de uso común. Asimismo, la
oposición formulada por El Palacio de las Maletas E.I.R.L. fue rechazada
por haber sido presentada en forma extemporánea.
(ii) Luego del análisis de las pruebas presentadas, así como de otros diseños
como el publicado el 23 de setiembre de 1997 a favor de Carlton
International PLC, la Oficina de Invenciones y Tecnologías concluyó que
el diseño industrial solicitado cumplía con el requisito de novedad.
(iii) Los documentos presentados con la acción de nulidad son los mismos
que fueron analizados por la Oficina de Invenciones y Nuevas
Tecnologías, específicamente, la Declaración Única de Aduana Nº 118-
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