Sentencia nº 000802-2004/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 7 de Septiembre de 2004
| Fecha de Resolución | 7 de Septiembre de 2004 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 145251-2002/ |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0802-2004/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 145251-2002
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ACCIONANTE : MEDITERRANEO CHICKEN S.A.C.
(antes Inversiones 624 S.A.C.)
EMPLAZADAS : INVERSIONES MARSHALLS S.A.
INVERSIONES JORGE CHAVEZ S.A.
Infracción a los derechos de propiedad industrial: fundada - Riesgo de
confusión entre signos que distinguen servicios y actividades económicas de
las clases 41, 42 y 43 de la Nomenclatura Oficial
Lima, siete de setiembre del dos mil cuatro
I. ANTECEDENTES
Con fecha 15 de febrero del 2002, Inversiones 624 S.A.C. (Perú) interpuso acción por
infracción a los derechos de propiedad industrial contra Inversiones Marshalls S.A.
Manifestó lo siguiente:
(i) Su empresa es titular de los siguientes signos distintivos:
Signo Certificado Clase Signo Certificado Clase
N° 6757 42 N° 10005 30
N° 10224 31 MEDITERRANEO
CHICKEN N° 13874 41
N° 26079 29 N° 26212 30
N° 26213 31 N° 7213 42
N° 16798 42 EL VERDADERO
SABOR DEL
POLLO N° 3450 41
(ii) Es una empresa titular de un sistema único de restaurantes dedicados a la
prestación de servicios de expendio de comidas y bebidas, especialmente
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pollos a la brasa, dicho sistema puede ser calificado como una franquicia, es
explotado bajo el nombre comercial y marca de servicio MEDITERRANEO
CHICKEN y logotipo, según los signos antes mencionados.
(iii) Adquirió la titularidad del sistema único de restaurantes, así como de los signos
mencionados, luego de sucesivas transferencias efectuadas por la empresa
Rima S.A. y los señores José Antonio Olcese Dapelo y Gloria María Aramburú
Irigoyen de Olcese. La empresa Rima S.A. -propietaria inicial de los signos
distintivos- suscribió distintos contratos de provisión de conocimientos y
autorización de uso de marca, a través de los cuales permitía a otras empresas
operar restaurantes bajo el nombre comercial y marca de servicio
MEDITERRÁNEO CHICKEN. Posteriormente, la citada empresa cedió su
posición contractual en los contratos a la empresa Inversiones 624 S.A.C.
(iv) Su empresa celebró un contrato con la empresa emplazada, mediante el cual
ésta debía operar un local de restaurante MEDITERRANEO CHICKEN ubicado
en la Av. Vasco Nuñez de Balboa s/n; dicho contrato fue resuelto el 12 de
octubre del 2001; fecha desde la cual la emplazada dejó de tener derecho a
emplear sus conocimientos y signos distintivos.
(v) Con fecha 27 de octubre del 2001, realizó una constatación notarial
verificándose que el local ubicado en la Av. Vasco Núñez de Balboa s/n se
encontraba cerrado. Sin embargo, según consta del acta de presencia de fecha
27 de octubre del 2001, la emplazada viene operando un restaurante, ubicado
en Av. La Paz N° 1040 Miraflores, distinguido con el nombre comercial
MEDITERRANEO CHICKEN; empleando sus signos distintivos y los
conocimientos que son de su empresa. Esta situación vulnera abiertamente el
derecho de exclusiva que le corresponde a su empresa, ya que la emplazada
no posee la autorización para el uso de los signos distintivos ni los
conocimientos pertenecientes a su empresa.
(vi) El uso de los signos de su empresa continúa hasta la fecha, tal como se aprecia
de las fotografías tomadas los días 26 y 29 de enero del 2002, así como de las
facturas correspondientes a los consumos realizados en dicho local, que
adjuntó a su denuncia.
(vii) La infracción a la que hace referencia está constituida básicamente por el uso
de los signos distintivos de su empresa, tanto en la fachada del local, como en
los distintos elementos que conforman el restaurante, tales como: envases,
anuncios, cartas, papelería, etc., característicos del sistema único de
restaurantes explotado bajo sus marcas. Asimismo, la emplazada viene
empleando los conocimientos contenidos en el Manual de Operaciones, los que
permiten elaborar una serie de productos que son distintivos de su franquicia.
(viii) Solicitó:
- El cese de los actos violatorios, mediante el cierre del local que viene
operando la emplazada y la entrega o destrucción de todos los elementos
que contengan derechos de propiedad intelectual de su empresa.
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- El pago de una multa por parte de la emplazada, debiéndose considerar una
infracción grave.
(ix) Precisó que la denuncia debe entenderse contra la empresa Inversiones
Marshalls S.A., en todo caso, contra la persona natural o jurídica que se
encuentre operando el local ubicado en la Av. La Paz Nº 1040- Miraflores.
Adjuntó medios probatorios.
Mediante proveído de fecha 19 de febrero del 2002, la Oficina de Signos Distintivos
requirió a la accionante que precise cuáles son los signos en los que basa su acción,
indicando específicamente el número de certificado y la clase a la que corresponde
cada uno, de ser el caso, precisando además, que de ser alguno de los signos un
nombre comercial, de conformidad con el artículo 216 del Decreto Legislativo 823,
deberá acreditar el uso o conocimiento del mismo en el Perú, por parte del público
consumidor pertinente, para distinguir actividades económicas iguales o similares a
aquellas que se distingue con el signo que motiva el inicio de la acción legal.
Asimismo, deberá precisar si requiere la realización de una diligencia de inspección
para verificar los alcances de los hechos reclamados y, de ser el caso, efectúe el pago
correspondiente por tal efecto e indique el lugar exacto en el cual deberá llevarse a
cabo la misma.
Con fecha 13 de marzo del 2002, Inversiones 624 S.A.C. precisó que su acción por
infracción se basa en los registros que posee bajo certificados N° 13874, 6757, 26079,
26212, 7213, 26213, 10224 y 10005. Precisó que sustenta su denuncia en el uso por
parte de la emplazada del nombre comercial MEDITERRANEO CHICKEN y que la
existencia de su nombre comercial se acredita con los comprobantes de pago que
adjuntó a su denuncia. Solicitó la realización de una inspección en el establecimiento
comercial ubicado en Av. La Paz N° 1040-Miraflores. Adjuntó medios probatorios.
Mediante proveído de fecha 14 de marzo del 2002, la Oficina de Signos Distintivos
requirió a la accionante que cumpla con presentar los medios probatorios con los que
acredite el uso o conocimiento actual de su nombre comercial, signo sobre el cual
basa su denuncia por infracción.
Con fecha 9 de mayo del 2002, Inversiones 624 S.A.C. presentó diversos documentos
en calidad de medios probatorios a fin de acreditar el uso de su nombre comercial en
el mercado. Señaló que si bien no mantiene una relación directa de comercialización
con el público, esta relación se produce a través de las empresas que utilizan la
denominación MEDITERRÁNEO CHICKEN en el mercado. Indicó que su empresa se
encarga se aprobar y elaborar el material relativo a los restaurantes MEDITERRÁNEO
CHICKEN, así como a dirigir las políticas de calidad, precio, servicio y demás aspectos
del restaurant. Solicitó se continúe el trámite de la denuncia sobre la base de las
marcas de producto y de servicio, independientemente del criterio que se tenga
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