Sentencia nº 000470-2008/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 19 de Febrero de 2008
| Fecha de Resolución | 19 de Febrero de 2008 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 230646-2005/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0470-2008/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 230646-2005
1-17
ACCIONANTE : HIPERMERCADOS METRO S.A.
EMPLAZADA : MEDIFARMA S.A.
Cancelación de marca por falta de uso: Los medios probatorios
presentados por la emplazada no acreditan el uso de la marca como fue
otorgada (mixta).
Lima, diecinueve de febrero del dos mil ocho.
I. ANTECEDENTES
Con fecha 21 de enero del 2005, Hipermercado Metro S.A. (Perú) solicitó la
cancelación por falta de uso de la marca de producto SPLENDID y logotipo
(certificado N° 50922), registrada a favor de Medifarma S.A. en la clase 16 de
la Nomenclatura Oficial. Precisó que la marca en cuestión no ha sido utilizada
en los tres años precedentes al inicio de la presente acción.
Con fecha 10 de mayo del 2005, Medifarma S.A. absolvió el traslado de la
acción manifestando lo siguiente:
(i) El 13 de agosto del 2001 suscribió un contrato de licencia de marca con
la empresa Grupo Reyes S.A.C., el cual venció el 31 de diciembre del
2003; mediante dicho contrato se otorgó el derecho de fabricar,
comercializar y distribuir productos con la marca SPLENDID y logotipo.
(ii) Con fecha 7 de junio del 2004 suscribió un contrato de compra venta de
maquinaria, equipos y marcas, mediante el cual transfirió la marca
SPLENDID y logotipo a favor de Grupo Reyes S.A.C. bajo condición
suspensiva, siendo dicha empresa la autorizada para utilizar la marca en
cuestión durante el plazo que dure la condición suspensiva.
(iii) Los productos identificados con la marca SPLENDID y logotipo han sido
fabricados y comercializados dentro del periodo de tres años anteriores
a la solicitud de cancelación.
Acompañó diversos documentos a fin de acreditar el uso de su marca.
Con fecha 5 de julio del 2005, Hipermercados Metro S.A. manifestó que:
(i) Las licencias de uso deben estar debidamente inscritas para que sean
oponibles a terceros.
(ii) Las tres facturas presentadas demuestran únicamente la venta de papel
higiénico y servilletas de papel, es decir, no demuestran el uso de la
marca en cuestión para todos los productos para los cuales fue
registrada.
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(iii) Asimismo, la cantidad de productos comercializados por la emplazada
no es suficiente para acreditar el uso de la marca SPLENDID y logotipo
en la cantidad y modo que corresponde.
(iv) La condición tributaria de la empresa Grupo Reyes S.A.C. es de
suspensión temporal, tal como se demuestra con el documento expedido
por la Sunat que adjunta, con lo cual se acredita que los productos
SPLENDID y logotipo no vienen siendo comercializados.
(v) De igual manera, en ninguno de los tres comprobantes de pago
adjuntados se consigna el sello de “cancelado”.
(vi) La empresa Snow S.A., quien compró las planchas de papel higiénico y
servilletas Splendid, se dedica a la fabricación de otros artículos; en tal
sentido, queda demostrado que tal adquisición no fue para poner en el
mercado los productos SPLENDID, sino para consumo personal.
(vii) Finalmente, debe tenerse en cuenta que la imprenta que elaboró los
comprobantes de pago presentados por la emplazada no cuenta con
autorización para ello.
Mediante Resolución N° 10966-2007/OSD-INDECOPI de fecha 27 de junio del
2007, la Oficina de Signos Distintivos declaró fundada la acción de cancelación
interpuesta. Consideró lo siguiente:
(i) Los productos que distingue la marca SPLENDID y logotipo son de
consumo masivo.
(ii) El contrato de licencia de uso celebrado entre Medifarma S.A. y Grupo
Reyes S.A.C. sólo acreditaría que ésta era licenciataria de la marca
SPLENDID y logotipo desde el 23 de setiembre del 2003 hasta el 31 de
diciembre de 2003.
(iii) El contrato de Compra- Venta de Maquinaria y Marcas que celebran las
partes mencionadas en el párrafo anterior – con la intervención de Arfal
Asociados S.A. – presenta como fecha de suscripción 7 de junio de
2004; advirtiéndose que no posee fecha cierta, y que no se ha precisado
expresamente la marca objeto de la transferencia en propiedad a Grupo
Reyes S.A.C.
(iv) Si bien la condición tributaria de Grupo Reyes S.A.C. puede ser
calificada como Suspensión Temporal, como alega la opositora, dicha
información no resulta relevante porque no es materia de este
procedimiento verificar las obligaciones tributarias o condición tributaria
del titular o licenciatario de la marca cuya cancelación se pretende, sino
su comportamiento real en el mercado en relación al uso de tal signo. En
el mismo sentido, la Oficina de Signos Distintivos no considerará la
actividad económica que la empresa Show S.A. declaró como obligado
tributario, sino mas bien analizará su rol como consumidor consignado
en las facturas acompañadas.
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