Sentencia nº 000451-2008/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 19 de Febrero de 2008
| Fecha de Resolución | 19 de Febrero de 2008 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 290309-2006/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0451-2008/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 290309-2006
1-20
SOLICITANTE : CALIZA CEMENTO INCA S.A.
OPOSITORA : TITAN CEMENT COMPANY S.A.
Artículo 7 de la Convención General Interamericana de Protección
Marcaria y Comercial de Washington - Mala fe - Examen de registrabilidad.
Lima, diecinueve de febrero del dos mil ocho.
I. ANTECEDENTES
Con fecha 7 de setiembre del 2006, Caliza Cemento Inca S.A. (Perú) solicitó el
registro de la marca de producto CEMENTO TITAN, para distinguir materiales de
construcción no metálicos; tubos rígidos no metálicos para la construcción;
asfalto, pez y betún, construcciones transportables no metálicas; cemento,
cemento no estructural, de la clase 19 de la Nomenclatura Oficial.
Con fecha 27 de diciembre del 2006, Titan Cement Company S.A. (Grecia)
formuló oposición invocando el artículo 7 de la Convención General
Interamericana de Protección Marcaria y Comercial de Washington. Manifestó lo
siguiente:
(i) Es titular de las marcas de producto TITAN y logotipo y TITAN AMERICA
y logotipo en los Estados Unidos de América que distinguen productos de
la clase 19 de la Nomenclatura Oficial.
(ii) Asimismo, es titular de la marca TITAN en países como Grecia, Reino
Unido, Albania, Argelia, Austria, Bulgaria, Benelux, Francia, Alemania,
Dinamarca, Irlanda, Serbia y Montenegro, Italia, Croacia, Libia, Rumania,
Turquía, Túnez, Suecia, Finlandia, Líbano, Portugal, Israel, Ucrania,
Marruecos, Tánger, Egipto y Fyrom (Macedonia).
(iii) Su empresa es líder en la producción de cemento con una capacidad
anual de producción de millones de toneladas en sus plantas ubicadas en
Grecia, Estados Unidos, Europa del Este y en el Medio Este.
(iv) La solicitante se dedica a la fabricación y comercialización de cemento y
otros productos de construcción, por lo que resulta razonable suponer
que, siendo una empresa que se dedica al mismo rubro que la suya, debe
tener conocimiento de la existencia de su empresa, de sus productos y de
la existencia de marcas asociadas a dichos productos.
(v) El signo solicitado está conformado por los términos CEMENTO y TITÁN,
siendo el cemento el producto que su empresa mayormente fabrica y
comercializa, pues representa su producto estrella y está incluido en su
denominación social.
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0451-2008/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 290309-2006
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(vi) Es probable que se genere riesgo de confusión en el mercado, pues el
público consumidor pensará que su empresa pretende fabricar y/o
comercializar productos con su marca TITAN en el Perú o en su defecto
que se importarán y distribuirán productos TITAN a través de la
solicitante.
(vii) Resulta sumamente sospechoso que la solicitante haya llegado al nombre
TITAN por su propia creatividad o ingenio pero resulta aun más extraño el
hecho de que pretenda registrar como marca la conjunción de ambos
términos (precisamente el nombre de su empresa y el de sus marcas),
ello sólo puede ser consecuencia de un conocimiento previo de la
existencia de dichas marcas en el mercado.
(viii) La solicitante actúa de mala fe, ya que intenta aprovecharse del
conocimiento previo de la existencia de las marcas TITAN y TITAN
AMERICAN teniendo en cuenta que existe amplia información sobre su
empresa en internet, sobre todo tratándose de una empresa que cuenta
con más de 100 años de constituida.
Adjuntó diversos documentos y posteriormente presentó medios probatorios
adicionales.
Con fecha 12 de febrero del 2007, Caliza Cemento Inca S.A. absolvió el
traslado de la oposición señalando lo siguiente:
(i) Los registros alegados por la opositora en otros Estados ajenos al
peruano son irrelevantes, de acuerdo al principio de territorialidad, por lo
que la Oficina de Signos Distintivos no debe tomarlos en cuenta.
(ii) La opositora debe probar que su empresa tenía conocimiento de la
existencia de la marca TITAN y logotipo y/o TITAN AMERICA y logotipo.
Sin embargo, únicamente ha presumido sobre la base de ciertos hechos
que su empresa tenía conocimiento de las mencionadas marcas.
(iii) Su empresa no tenía conocimiento de la existencia de la marca TITAN
para distinguir productos de la clase 19 de la Nomenclatura Oficial, toda
vez que se trata de una empresa nueva en el mercado.
(iv) Eligió el nombre TITAN como bien lo pudo haber hecho cualquier otro, sin
que eso suponga necesariamente una copia, dado que el término TITAN
alude a los conceptos de gran tamaño, fortaleza y resistencia, conceptos
valorados en la industria cementera.
(v) Sin perjuicio de lo anterior, los signos en cuestión son diferentes, dado
que difieren en su impresión fonética y gráfica.
Posteriormente, adjuntó una declaración jurada de su representante señalando
que desconoce las marcas registradas base de la oposición.
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