Sentencia nº 000736-2004/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 19 de Agosto de 2004
| Fecha de Resolución | 19 de Agosto de 2004 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 154890-2002/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0736-2004/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 154890-2002
1-28
ACCIONANTE : GRIFERÍA Y SANITARIOS S.A. - GRIFERSA
EMPLAZADA : VALVOSANITARIA INDUSTRIAL S.A. (VAINSA)
Nulidad del registro de una marca otorgada durante la vigencia de la Decisión
344 y el Decreto Legislativo 823 - Forma usual - Distintividad
Lima, diecinueve de agosto del dos mil cuatro
I. ANTECEDENTES
Con fecha 19 de junio del 2002, Grifería y Sanitarios S.A.-GRIFERSA (Perú) solicitó la
nulidad del certificado de registro N° 69618, correspondiente a la marca de producto
constituida por la perilla con lados irregulares formando hendiduras; la parte superior
forma figuras geométricas irregulares, que distingue productos de la clase 11 de la
Nomenclatura Oficial, registrada a favor de Valvosanitaria Industrial S.A. (VAINSA).
Manifestó lo siguiente:
(i) El registro de la marca cuya nulidad se pretende fue otorgado en contravención
a las disposiciones legales sobre prohibiciones absolutas de registrabilidad,
toda vez que carece de distintividad y constituye una forma usual de los
productos que distingue.
(ii) La emplazada obtuvo el registro de la marca cuya nulidad se pretende,
convenciendo a la Oficina de Signos Distintivos que era un signo
suficientemente distintivo, que no era una forma usual del producto en el
segmento de griferías, y que constituía una creación original y propia que le
pertenecía a su empresa, teniendo en consideración que la empresa opositora
Fábrica de Grifería S.A. - FAGRISA no presentó medios probatorios que
permitiesen determinar lo contrario. Realizó un resumen de lo actuado en el
expediente Nº 9987422, correspondiente al registro de la marca cuya nulidad se
pretende.
(iii) Previamente a la comercialización de la manija denominada Euro Style,
importada al Grupo F.V.- Franz Viegener, desde Ecuador, así como a la
distribución de la revista ENTORNO, realizó una búsqueda de antecedentes de
la perilla, a fin de determinar si su diseño se encontraba registrado y protegido a
favor de un tercero, y de ser así, abstenerse de su comercialización, a fin de
evitar lesionar derechos de propiedad industrial protegidos por INDECOPI. La
Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías le expidió un certificado de
antecedentes, en el cual señaló que no existen antecedentes registrados a
favor de terceros de patentes, modelos de utilidad o diseños industriales
idénticos o similares a la perilla denominada Euro Style. Con la seguridad
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Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0736-2004/TPI-INDECOPI
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otorgada por el certificado de antecedentes, procedió a comercializar la perilla y
a distribuir su publicación ENTORNO entre sus clientes.
(iv) La comercialización de la perilla ha originado la interposición de una acción por
infracción por la emplazada, lo que le sorprendió, ya que dicha empresa había
logrado inscribir un signo tridimensional carente de distintividad, y cuyo
otorgamiento implica la constitución de una barrera de acceso al mercado para
los demás agentes competidores.
(v) Si la marca cuya nulidad se pretende hubiese tenido un carácter original,
creativo, innovador y peculiar, de tal manera que le otorgase una especial
distintividad, la emplazada habría solicitado su registro como diseño industrial
antes que como marca de producto. Al limitarse a la protección brindada por el
registro de marca, se desprende que el diseño tridimensional no era original,
creativo, innovador ni peculiar, encontrándose incurso en una prohibición
absoluta.
(vi) A pesar que la marca tridimensional carece de originalidad y novedad, la
emplazada pretende impedir que sus competidores comercialicen productos
con formas similares, originando una barrera de acceso al mercado, afectando
sus intereses a través de la acción por infracción interpuesta en su contra, por
lo que se reserva el derecho de denunciarla penalmente.
(vii) La Oficina de Signos Distintivos fue inducida a error al determinar que la marca
tridimensional registrada era un diseño creativo, original, novedoso y peculiar en
su segmento de mercado, ello se debió a que no tuvo acceso a los medios
probatorios necesarios para determinar que carecía de distintividad, pues
existían en el mercado internacional manijas o perillas con diseños idénticos o
similares.
(viii) Un signo que pretende registrarse como marca tridimensional debe ser lo
suficientemente original y novedoso por sí mismo, con independencia de
cualquier otro elemento denominativo o figurativo que pudiese poseer, de
manera que permita a la autoridad administrativa tener el convencimiento que
su registro no provocará ninguna contingencia al utilizarse en el mercado.
(ix) La aptitud distintiva de un signo tridimensional debe determinarse en función a
la preexistencia de productos idénticos o similares en el correspondiente sector
de mercado y no única o necesariamente en la preexistencia de un signo
tridimensional idéntico o similar registrado ante la Autoridad Administrativa, de
lo contrario, un signo tridimensional que reproduce la forma de productos
preexistentes en el mercado, pero que no ha sido registrado por los demás
agentes económicos por su habitualidad y carencia de distintividad, puede ser
registrado, produciendo una barrera de acceso contra los competidores.
(x) La emplazada reprodujo el diseño de una forma usual en el mercado, forma
que no se encontraba protegida por un derecho de exclusiva, efectuando un
uso indebido de la libre iniciativa privada reconocida por el ordenamiento
jurídico, toda vez que sabiendo la habitualidad del diseño, consiguió registrarlo
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