Sentencia nº 000352-2001/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 11 de Abril de 2001
| Fecha de Resolución | 11 de Abril de 2001 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 9868884-1998/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 352-2001/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 9868884
1-22
ACCIONANTE : NEXTEL COMMUNICATIONS, INC.
EMPLAZADA : MARIA DEL CARMEN BALLEN BECORENA
Nulidad de registro de marca - Nulidad parcial del acto administrativo:
Aplicación del artículo 173 del Código Procesal Civil
Lima, once de abril de dos mil uno
I. ANTECEDENTES
Con fecha 24 de agosto de 1998, Nextel Communications, Inc. (Estados Unidos de
América) solicitó la nulidad del registro de la marca NEXELL (debió decir NEXELL y
logotipo) inscrita bajo certificado N° 24786 a favor de María del Carmen Ballén
Becorena para distinguir productos de la clase 9 de la Nomenclatura Oficial. Señaló
que su empresa es una de las mayores empresas de telecomunicaciones a nivel
mundial y líder a nivel internacional en la prestación del servicio troncalizado
(trunking), así como una importante actora en el mercado mundial de las
comunicaciones inalámbricas en países como: Estados Unidos de América, Japón,
Brasil, Argentina, Filipinas, México, Canadá, Indonesia, China y recientemente en el
Perú. Detalló que su empresa fue fundada como Fleet Call Inc. en 1987 y cambió su
denominación social por la de Nextel Communications, Inc. en marzo de 1993,
procediendo a solicitar ante la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos de
América el registro de la marca NEXTEL para distinguir productos de la clase 9 de la
Nomenclatura Oficial, el cual fue otorgado en marzo de 1995, constando como fecha
de su primer uso en el comercio el 13 de agosto de 1993. No obstante lo anterior,
advirtió que el primer uso en el comercio de su marca NEXTEL para distinguir
servicios de la clase 38 de la Nomenclatura Oficial data del año 1988, según se hace
constar en el certificado de registro de dicha marca en la clase 38 y en la declaración
jurada emitida por el Secretario Asistente y Consejero General Asistente de su
empresa. Refirió que su empresa ha ingresado al mercado peruano para la
prestación del servicio de trunking y actividades conexas, y viene implementando
una red digital para la prestación del mismo, utilizando la más avanzada tecnología
digital con una inversión que hasta agosto de 1998 ha superado los US$ 27 millones.
Precisó que debido a la gran inversión efectuada en la publicidad y difusión de la
marca NEXTEL escrita en letras características, y a la publicidad de dicha marca,
ésta goza de una posición de privilegio en el mercado del servicio de
telecomunicaciones en los Estados Unidos de América, teniendo una innegable
presencia en el mercado estadounidense, lo que ha permitido que haya alcanzado la
notoriedad en dicho país y a nivel internacional en el mercado específico en el que
se desenvuelve, es decir, en círculos empresariales que desarrollan actividades en
relación a los servicios de telecomunicaciones, así como en actividades conexas
como venta, asesoramiento y comercialización de equipos de telecomunicaciones y
la reparación de los mismos. Por tal motivo y dado que la marca NEXELL (debió
decir NEXELL y logotipo) constituye una reproducción de su marca, se puede inferir
que el hecho que la emplazada haya registrado un signo prácticamente idéntico a su
logotipo no es casualidad o coincidencia sino un acto de mala fe, por el que intenta
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apropiarse de una marca ajena con el objeto de obtener los beneficios que se
derivan de su publicidad, notoriedad, goodwill y mercado ganado por su marca. En
consecuencia, argumentó que la copia servil efectuada por la emplazada no puede
ser protegida en tanto podría generar riesgo de confusión en el público consumidor,
el cual podría adquirir los productos de la solicitante - debió decir emplazada - en la
creencia de que son fabricados y distribuidos por la misma empresa que presta los
servicios de telecomunicaciones a los que dichos productos se aplican. Invocó la
aplicación del artículo 7 de la Convención General Interamericana de Protección
Marcaria y Comercial suscrita en Washington D.C., señalando que los certificados de
registro de la marca NEXTEL escrita en letras características en las clases 9 y 38 de
la Nomenclatura Oficial fueron concedidos con mucha anterioridad a la solicitud de
registro de la marca NEXELL (debió decir NEXELL y logotipo), que dicho signo
resulta prácticamente idéntico tanto desde el punto de vista gráfico como fonético a
sus marcas registradas, además de distinguir productos idénticos o servicios
estrechamente vinculados a éstos de las clases 9 y 38 de la Nomenclatura Oficial,
respectivamente. Al respecto, precisó que existe vinculación entre los productos y
servicios que distinguen sus marcas registradas debido a su posibilidad de
sustitución o intercambiabilidad; la complementariedad o utilización conjunta de los
mismos, o que alguno de ellos sea accesorio respecto del otro; la finalidad,
aplicación o uso de los respectivos productos; el material del que están hechos; lo
especializado de los canales de información y modalidades o lugares de
comercialización; la vinculación entre el producto o los servicios relativos a su
distribución o aplicación; el tipo de consumidor de destino del producto o servicio y
su conexión a nivel de ofertantes y demandantes; y las modalidades publicitarias y
promocionales. Consideró que lo expuesto hace presumir que la emplazada tuvo
conocimiento de la existencia y utilización de su marca, teniendo en cuenta que
NEXTEL es una denominación de fantasía que constituye asimismo el nombre
comercial de su empresa, más aún si la emplazada y su accionista mayoritaria son
competidoras de su empresa. Ofreció los medios probatorios que obran en el
expediente N° 97519321. Posteriormente adjuntó otros documentos para acreditar
sus argumentos, tales como: copia de la declaración jurada emitida por el Secretario
Asistente y Consejero General Asistente donde se señala que la marca NEXTEL que
distingue productos de la clase 38 de la Nomenclatura Oficial es utilizada por su
sociedad desde 1988 (fojas 57 y 68); copia del certificado de modificación del acta
de constitución donde aparece el cambio de denominación social a Nextel
Communications, Inc. (fojas 58 a 60 y 69 a 71); copia de los certificados de registro
de la marca denominativa NEXTEL en las clases 9 y 38 de la Nomenclatura Oficial
emitidos por la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América
(fojas 58 a 66 y 73 a 78); copia de la carta emitida por un representante de la
agencia de publicidad Mullen, en la que se señala que los gastos efectuados por su
empresa en los últimos años respecto de su marca NEXTEL ascienden a 129
millones de dólares (fojas 67 y 79). Asimismo, ofreció como nueva prueba el listado
correspondiente a las solicitudes y/o registros de su marca NEXTEL y otros
1 Relativo a la solicitud de registro de la marca NEXTEL y logotipo presentada el 14 de noviembre de 1997 por
Transnet del Perú S.A. para distinguir productos de la clase 9 de la Nomenclatura Oficial. Actualmente la marca
se encuentra registrada a favor de Nextel Communications, Inc. bajo certificado Nº 49517.
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