Sentencia nº 000648-2002/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 10 de Julio de 2002
| Fecha de Resolución | 10 de Julio de 2002 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 9997247-1999/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 648-2002/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 9997247
1-24
SOLICITANTE : ELOY TICLLA HUARANGA
OPONENTE : REEBOK INTERNATIONAL LIMITED
Notoriedad de la marca - Riesgo de confusión entre signos figurativos que
distinguen productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial: Inexistencia -
Mala fe
Lima, diez de julio de dos mil dos
I. ANTECEDENTES
Con fecha 14 de diciembre de 1999, Eloy Ticlla Huaranga (Perú) solicitó el registro
de la marca de producto constituida por la figura de dos estrellas fugaces cruzadas,
con direcciones de subida y bajada, según modelo, para distinguir zapatos,
zapatillas, vestidos y demás artículos de vestir de la clase 25 de la Nomenclatura
Oficial.
Con fecha 25 de febrero del 2000, Reebok International Limited (Estados Unidos de
América) formuló observación a la solicitud de registro manifestando lo siguiente:
(i) Ser titular de la marca figurativa registrada bajo certificado Nº 7823, que
distingue productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, con la cual el
signo solicitado resulta ser gráfica y conceptualmente confundible. Además,
señaló que también tiene registrada dicha marca en las clases 18 (certificado
Nº 2834), 28 (certificado Nº 1642) y 35 (certificado Nº 12649). Manifestó que
el engañoso signo solicitado copia el logotipo de chevrones entrecruzados -
que conforma por sí solo una marca de su empresa - además que constituye
un signo que acompaña tradicionalmente a su famosa marca REEBOK,
constituyendo este signo figurativo su housemark o marca de casa.
(ii) Eloy Ticlla Huaranga viene solicitando en forma sistemática el registro de
diversos signos, todos ellos para la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, y
todos iniciados con las sílabas REA o REE, que sin duda alguna imitan la
primera sílaba de su marca REEBOK, siendo que incluso en algunos casos se
introducen elementos figurativos idénticos al solicitado, lo que acredita el
ánimo de simulación y la mala fe del solicitante, ya que tiene por finalidad
producir una asociación indebida en el consumidor, usufructuando
ilegítimamente el gran valor económico de su marca.
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(iii) Presentó como prueba - para acreditar que su empresa utiliza ampliamente su
marca constituida por el logotipo de dos chevrones entrecruzados - copia a
colores de dos catálogos de los años 1998 y 1999 (presentadas en el
expediente Nº 79699, entiéndase 9979699), publicitando los productos
distinguidos con la marca REEBOK y el logotipo de dos chevrones. Citó
jurisprudencia que consideró aplicable al caso de autos.
(iv) De concederse el registro del signo solicitado para distinguir productos de la
clase 25 de la Nomenclatura Oficial, se produciría una sustancial dilución del
poder distintivo de su marca constituida por el logotipo de chevrones
entrecruzados.
(v) Su marca REEBOK ha alcanzado el título de marca notoriamente conocida en
nuestro país, debido a la alta calidad de los productos que distingue (los
cuales se comercializan en la mayoría de los países del mundo), así como al
largo tiempo de permanencia en el mercado y a la enorme publicidad que
recibe, siendo que dicha marca notoria comúnmente es acompañada por su
logotipo de chevrones entrecruzados, por lo que el solicitante desea lucrar
sorprendiendo a los consumidores y perjudicando el buen nombre y prestigio
de sus productos. Citó resoluciones de Primera Instancia en las cuales se
reconoce el carácter notorio de su marca REEBOK en el Perú.
Posteriormente, solicitó tener en cuenta las pruebas presentadas en el expediente
Nº 64941 (entiéndase 9864941) para acreditar la mala fe del solicitante y adjuntó
copia de los catálogos del año 2000, a fin de que se aprecie que existen
innumerables productos de la clase 25 distinguidos con las marcas REEBOK y
diseño de dos chevrones. Asimismo, adjuntó copia de un informe realizado por
Analistas y Consultores, respecto al nivel de conocimiento de la marca REEBOK,
realizado en Lima en agosto del año 2000.
Con fecha 6 de marzo del 2000, Eloy Ticlla Huaranga absolvió el traslado de la
observación manifestando ser titular de las marcas TICLLA REEDSTAR y logotipo y
TICLLA REEB´STAR y logotipo, las cuales presentan la figura de dos estrellas
fugaces entrecruzadas y en dirección distinta, las mismas que resultan similares al
signo solicitado, lo que revela que no es su voluntad asimilar su marca a las marcas
registradas de la observante. Citó jurisprudencia que consideró aplicable al caso de
autos. Precisó que el hecho que la marca REEBOK sea o no una marca notoria no
significa necesariamente que las marcas que la acompañan tengan la misma
calidad, ya que el origen empresarial de una marca no determina que sea notoria,
siendo que la supuesta calidad notoria de la marca REEBOK no es relevante en el
presente caso, ya que la controversia se presenta entre el signo solicitado y la marca
constituida por dos estrellas fugaces. Indicó que existen registradas diversas marcas
que contienen logotipos similares al solicitado y, sin embargo, han obtenido
protección por parte de la autoridad administrativa. Adjuntó un listado de dichas
marcas.
Mediante Resolución N° 15372-2000/OSD-INDECOPI de fecha 30 de noviembre del
2000, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundada la observación y otorgó el
registro solicitado. Consideró lo siguiente:
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