Sentencia nº 002991-2010/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 27 de Diciembre de 2010
| Fecha de Resolución | 27 de Diciembre de 2010 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 385685-2009/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 2991-2010/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 385685-2009
1-34
ACCIONANTE : GEORGE HADWA SHAHWAN
EMPLAZADA : MODAS SERVICE S.C.R.L.
Cancelación de marca por falta de uso: Uso parcial de marca registrada
Lima, veintinueve de diciembre de dos mil diez.
I. ANTECEDENTES
Con fecha 31 de marzo de 2009, George Hadwa Shahwan (Chile) solicitó la
cancelación por falta de uso de la marca de producto SOVIET JEANS y
logotipo (Certificado Nº 109613), registrada a favor de Modas Service S.C.R.L.,
para distinguir productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, por cuanto
la referida marca no ha sido usada por su titular o licenciatario o persona
autorizada alguna en los últimos tres años.
Con fecha 9 de junio de 2009, Modas Service S.C.R.L. absolvió el traslado de
la acción de cancelación adjuntando medios probatorios destinados a acreditar
el uso de la marca SOVIET JEANS y logotipo, materia de cancelación. Agregó
que la marca de producto SOVIET JEANS y logotipo viene siendo usada por
Corporación Florida S.R.L. y Modas Import Export S.R.L., conforme lo acredita
con las autorizaciones de uso que adjunta, las cuales pertenecen al mismo
grupo empresarial de su empresa.
Con fecha 26 de junio de 2009, Modas Service S.C.R.L. señaló que las facturas
adjuntadas en su escrito de fecha 9 de junio de 2009, pertenecen a clientes
domiciliados en Ecuador, lo que demuestra que la comercialización de
productos se realiza a nivel nacional e internacional, por lo que ha tramitado
ante la Cámara de Comercio de Lima, varios “Certificados de Origen” con los
cuales se afianza el proceso de exportación, ya que las fechas coinciden con
las facturas de exportación.
Mediante Resolución Nº 610-2010/CSD-INDECOPI, de fecha 8 de marzo de
2010, la Comisión de Signos Distintivos, declaró fundada la acción de
cancelación interpuesta y canceló el registro de la marca de producto SOVIET
JEANS y logotipo, registrada para distinguir productos de la clase 25 de la
Nomenclatura Oficial. Consideró lo siguiente:
(i) Previamente al análisis de los medios probatorios presentados, conviene
precisar que los mismos deberán acreditar el uso de la marca materia de
cancelación (SOVIET JEANS) en el periodo de los tres años consecutivos
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precedentes a la fecha de interposición de la acción de cancelación. En
ese sentido, teniendo en cuenta que la presente acción de cancelación ha
sido interpuesta el 31 de marzo de 2009, debe acreditarse el uso de la
marca SOVIET DRESSING WITH FORCE y logotipo durante el periodo
comprendido entre el 30 de marzo de 2006 y el 30 de marzo de 2009
(debió decir 31 de marzo de 2006 y el 31 de marzo de 2009).
(ii) Los comprobantes de pago y guías de remisión que obran de fojas 80 a
83 y de 112 a 131 no serán tomados en cuenta, ya que no están
comprendidos dentro del plazo relevante a efectos de acreditar el uso de
la marca materia de análisis.
(iii) Respecto de las copias de las facturas y guías de remisión; emitidas por
diferentes proveedores, que obran da fojas 132-173; se advierte que las
mismas no contribuyen a demostrar el uso de la marca materia de
análisis, toda vez que dichos documentos sólo acreditan la compra de
diferentes insumos realizada por la empresa emplazada.
(iv) Respecto a los Certificados de Origen, cabe precisar que los mismos no
contribuyen a demostrar el uso de la marca SOVIET JEANS y logotipo,
toda vez que dichos documentos sólo acreditan y garantizan el origen de
las mercancías exportadas, no demostrándose con ello la
comercialización de productos identificados con la marca materia de
análisis. Sin perjuicio de ello, cabe señalar que en dichos documentos no
se verifica la marca SOVIET JEANS y logotipo.
(v) Respecto de las copias de las facturas que obran de fojas 30 a 79 cabe
señalar que si bien éstas fueron emitidas por una persona distinta a la
titular de la marca objeto de cancelación (Corporación Florida S.R.L.),
teniendo en consideración el Contrato de Uso de Marca, otorgado a favor
de la empresa Corporación Florida S.R.L. (obrante a fojas 28), así como
el hecho que las facturas fueron presentadas por la propia emplazada, se
determina que las mismas han sido emitidas por persona autorizada.
(vi) Respecto a las facturas que obran a fojas 84-110, se ha verificado que las
mismas fueron emitidas por la empresa emplazada, Modas Service
S.C.R.L.
(vii) Del análisis de las facturas presentadas, cabe señalar que en las mismas
si bien se aprecia la comercialización de productos comprendidos en la
clase 25 de la Nomenclatura Oficial, identificados con la marca SOVIET,
ello no resulta suficiente a fin de demostrar el uso de la marca materia de
análisis.
(viii) En efecto, cabe precisar que la marca materia de análisis, registrada bajo
Certificado Nº 109613, se encuentra constituida por la denominación
SOVIET JEANS, escrita en letras características y la figura estilizada de
una estrella dentro de un recuadro, en la combinación de colores rojo y
blanco; habiéndose demostrado en los documentos presentados
únicamente el uso de la denominación SOVIET, no apreciándose el uso
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de la marca cuya cancelación se ha solicitado en la forma en la que fue
registrada.
(ix) Por lo expuesto y de la revisión en conjunto de los medios probatorios, se
considera que los mismos no acreditarían un uso efectivo en el mercado
de la marca SOVIET JEANS y logotipo, para distinguir productos de la
clase 25 de la Nomenclatura Oficial, debiendo en todo caso ser
complementados con otros medios probatorios que permita apreciar el
uso del signo tal como se encuentra registrado.
(x) En ese sentido, no se ha acreditado el uso de la marca de producto
SOVIET JEANS y logotipo (Certificado Nº 109613) en la forma establecida
por la legislación aplicable; por lo que en virtud a lo dispuesto en el
artículo 165 de la Decisión 486, corresponde cancelar por falta de uso el
registro de la marca de producto SOVIET JEANS y logotipo, inscrita bajo
Certificado Nº 109613.
Con fecha 5 de abril de 2010, Modas Service S.C.R.L., interpuso recurso de
apelación manifestando lo siguiente:
(i) Es práctica usual en las facturaciones el uso de abreviaturas e incluso de
términos o hasta de códigos para la identificación de productos y esta
práctica no se encuentra limitada por alguna ley, por lo que la valoración
de las facturas como medios probatorios idóneos debe ser tomado en
cuenta en el presente caso.
(ii) En un caso similar, en el Expediente Nº 383891-2009, sobre cancelación
de la marca TABACO CREVANI, se consideró que si bien los documentos
aportados acreditan el uso de la marca en forma denominativa, dicho uso
no altera el carácter distintivo de la marca cuya cancelación se pretende.
(iii) La Comisión debió aplicar ese criterio al presente caso, teniendo en
cuenta que la mayoría de comerciantes al momento de llenar una boleta o
factura solamente consignan el nombre principal de la marca y no el total
de la marca.
(iv) El total de las facturas emitidas, así como los montos facturados son más
que suficientes para demostrar la regularidad de los niveles de
comercialización de los productos de la marca materia de cancelación.
Adjuntó medios probatorios destinados a acreditar el uso de la marca materia
de cancelación.
Con fecha 21 de mayo de 2010, George Hadwa Shahwan absolvió el traslado
del recurso de apelación manifestando lo siguiente:
(i) Las facturas aportadas por la emplazada no demuestran el uso efectivo
de la marca SOVIET JEANS y logotipo, ya que no se puede distinguir el
conjunto de la marca registrada y sólo se hace referencia a la
denominación SOVIET sin quedar claro a que se refieren.
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