Sentencia nº 001327-2005/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 2 de Diciembre de 2005
| Fecha de Resolución | 2 de Diciembre de 2005 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 199946-2004/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 1327-2005/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N°199946-2004
1-34
ACCIONANTE : PROCTER & GAMBLE PERÚ S.R.L.
EMPLAZADA : ALMACENES CANTA S.A.
Nulidad de registro de marca - Mala fe del titular de la marca - Suspensión
del procedimiento
Lima, dos de diciembre del dos mil cinco
I. ANTECEDENTES
Con fecha 14 de enero del 2004, Procter & Gamble Perú S.R.L. (Perú) solicitó
la nulidad del certificado N° 90126, correspondiente a la marca NUEVO
SHAMPOO HS MENTOL, inscrita a favor de Almacenes Canta S.A., para
distinguir productos de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial. Manifestó lo
siguiente:
(i) Por Resolución N° 1340-2003/TPI-INDECOPI recaída en el expediente N°
152382-2002 la autoridad declaró fundada su acción de nulidad contra el
certificado N° 63891, correspondiente a la marca HS, registrada para
distinguir productos de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial.
(ii) El fundamento principal para declarar la nulidad de la marca HS fue el
considerar que Almacenes Canta S.A. solicitó y obtuvo el registro de mala
fe, con el fin de entorpecer la actividad concurrencial de su empresa.
(iii) Con base en los mismos fundamentos y pruebas presentadas en dicho
procedimiento solicita por el presente escrito la nulidad del registro de la
marca materia de este expediente, que como parte principal incluye las
siglas HS.
Ofreció como medios probatorios los documentos que obran en el expediente
N° 152382-2002
1
.
Con fecha 24 de mayo del 2004, Almacenes Canta S.A. (Perú) solicitó la
prórroga del plazo previsto para contestar la presente acción de nulidad, por el
término de dos meses, conforme lo establece el artículo 78 de la Decisión 486.
1
Corr espondiente al procedimiento de nulidad del registro de la marca HS, iniciado por Procter & Gamble
Perú S.R.L. con fecha 17 de mayo del 2002.
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 1327-2005/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N°199946-2004
2-34
Mediante proveído de fecha 25 de mayo del 2004, la Oficina de Signos
Distintivos tuvo por apersonada a la emplazada y accedió a lo solicitado, por lo
que otorgó un plazo adicional de dos meses para la contestación de la acción
de nulidad, que vence el 31 de julio del 2004.
Con fecha 20 de julio del 2004, Almacenes Canta S.A. absolvió el traslado de la
acción de nulidad. Manifestó lo siguiente:
(i) Es titular de la marca de producto HS, inscrita bajo certificado N° 63891,
para distinguir productos de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial. La
marca cuya nulidad se solicita constituye una marca derivada de la
anterior, ya que comparten su elemento más característico y distintivo, las
siglas HS.
(ii) Si bien mediante Resolución N° 1340-2003/TPI-INDECOPI de fecha 26 de
noviembre del 2003 se declaró la nulidad de su marca HS, la resolución
ha sido dejada provisionalmente sin efecto, por mandato judicial. En
efecto, mediante resolución judicial N° 2 de fecha 16 de febrero del 2004 -
recaída en el cuaderno cautelar del proceso judicial con N° 140-2004,
tramitado ante la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso
Administrativo de la Corte Superior de Lima -, se le concedió la medida
cautelar de no innovar y, por lo tanto, se suspendió la ejecución de la
referida resolución.
(iii) La medida cautelar de no innovar ha sido formalmente inscrita en el
certificado de registro, por lo que no puede ignorarse su valor jurídico.
(iv) Atendiendo a lo expuesto, mal se podría disponer la nulidad de una marca
que simplemente es una marca derivada de la anteriormente inscrita,
cuya vigencia se mantiene por un mandato judicial emanado de una
medida cautelar. Cualquier solicitud de nulidad de esta última debe ser
declarada infundada.
(v) Sin perjuicio de lo expuesto y estando claro que el asunto controvertido en
el presente caso es el mismo que se discute en sede judicial, solicita que
el presente procedimiento sea suspendido en tanto el Poder Judicial no se
pronuncie sobre quién tiene el mejor derecho sobre la marca principal.
Mediante Resolución N° 6792-2005/OSD-INDECOPI de fecha 25 de mayo del
2005, la Oficina de Signos Distintivos declaró fundada la acción de nulidad, por
lo que declaró nulo el registro de la marca de producto NUEVO SHAMPOO HS
MENTOL y logotipo. Consideró lo siguiente:
(i) Contrariamente a lo manifestado por la emplazada, la Resolución N°
1340-2003/TPI-INDECOPI - que declaró nulo el registro de la marca HS -
surte todos sus efectos, por cuanto la medida cautelar de no innovar, que
suspendía sus efectos - dictada por la Segunda Sala Especializada en lo
Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Lima -, fue revocada
por la Sala Civil de la Corte Suprema, por lo que, de conformidad con el
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 1327-2005/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N°199946-2004
3-34
artículo 64 del Decreto Legislativo 807, los efectos de la mencionada
resolución no se suspenden.
(ii) La emplazada actuó con mala fe al solicitar el registro de la marca de
producto HS MENTOL y logotipo, con la intención de aproximarse a los
signos que la accionante viene utilizando en el mercado y así entorpecer
la actividad concurrencial de la empresa Procter & Gamble Perú S.R.L.
Con fecha 20 de junio del 2005, Almacenes Canta S.A. interpuso recurso de
apelación manifestando lo siguiente:
(i) La accionante no acompaña medio probatorio alguno para sustentar su
pedido de nulidad, sino que se limita a referir lo acontecido en el
expediente N° 152382-2002, en el que se declaró fundada la acción de
nulidad contra la marca HS.
(ii) Por su parte, la Oficina de Signos Distintivos enumera, con rigor
exegético, todos los medios probatorios ofrecidos y actuados en el
expediente N° 152382-2002 y se pronuncia sobre la controversia
utilizando todos los argumentos de la Resolución N° 1340-2003-TPI-
INDECOPI.
(iii) La autoridad, avocándose a causa pendiente en el Poder Judicial,
desconoce los propios antecedentes registrales del certificado N° 63891,
en el que figura la inscripción de una medida cautelar de suspensión de
los efectos de la Resolución N° 1340-2003/TPI-INDECOPI ya citada. Si
bien la medida cautelar ha sido revocada por la Sala Civil Transitoria de la
Corte Suprema de Justicia en el cuaderno de apelación tramitado con
expediente N° 352-2004, la acción principal todavía sigue su curso en el
cuaderno principal, por lo que bien puede el Poder Judicial declarar la
nulidad de la Resolución N° 1340-2003/TPI-INDECOPI, con lo cual el
fundamento de la presente acción de nulidad caería por su propio peso.
(iv) Ha existido excesiva premura para resolver el presente caso. En efecto,
sin esperar que por el conducto regular el Poder Judicial oficie
formalmente al INDECOPI el cumplimiento de lo resuelto en el cuaderno
de apelación de la medida
2
, sino que por la mera cédula de notificación
comunicada a la Oficina de Signos Distintivos por la Gerencia Legal, el
INDECOPI decide proceder solícitamente a la inscripción de la revocatoria
de la medida cautelar para luego, en forma inmediata, dictar la resolución
objeto de apelación.
(v) La Autoridad ha pasado por alto que el levantamiento de la inscripción en
el registro de Propiedad Industrial, dispuesta en una resolución judicial,
sólo puede producirse luego de que por el mismo conducto regular del
2
El expediente debe primero bajar a la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de
la Corte Superior de Lima, para que ésta ordene el cumplimiento de lo ejecutoriado.
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba