Sentencia nº 001164-2001/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 24 de Agosto de 2001
| Fecha de Resolución | 24 de Agosto de 2001 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 9740472-1997/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 1164-2001/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 9740472
1-19
SOLICITANTE : HARRODS LIMITED
OPOSITORA : HARRODS (BUENOS AIRES) LIMITED
Norma aplicable – Notoriedad de una marca – Registro de nombre de un
tercero – Registrabilidad del signo solicitado
Lima, veintisiete de agosto de dos mil uno
I. ANTECEDENTES
Con fecha 4 de junio de 1997, Harrods Limited (Inglaterra) solicitó el registro de la
marca de producto constituida por la denominación HARRODS KNIGHTSBRIDGE
en letras estilizadas, conforme al modelo, para distinguir preparaciones para
blanquear y otras substancias para uso de lavandería; limpieza, pulido,
preparaciones para fregar y abrasivas; jabones; perfumería, aceites esenciales,
cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos y demás de la clase 3 de la
Nomenclatura Oficial.
Con fecha 23 de setiembre de 1997, Harrods (Buenos Aires) Limited (Argentina)
formuló observación manifestando ser titular de la marca HARRODS en Bolivia,
Colombia, Ecuador, Venezuela, Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay, para
distinguir diversos productos y servicios de la Nomenclatura Oficial. Señaló que tiene
solicitudes prioritarias en el Perú, para distinguir productos y servicios de las clases
3, 9, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 35, 36, 39 y 42 de la Nomenclatura Oficial. Indicó que el
signo solicitado es idéntico a su marca registrada, pues constituye una reproducción
exacta y pretende distinguir los mismos productos de la clase 3 de la Nomenclatura
Oficial. Sostuvo que desde el año de su fundación en 1913, y por decisión de su
propietario común, existe entre ambas empresas una distribución territorial, mediante
la cual Harrods (Buenos Aires) Limited tiene la exclusividad para utilizar y registrar la
marca HARRODS en la República de Argentina y demás países de América del Sur,
mientras que Harrods Limited podía utilizarla en todo el resto del mundo, y que en
ejercicio de dicho derecho registró - sin observación ni oposición alguna - la marca
HARRODS en diversos países de Sudamérica, incluyendo el Perú, donde fue titular
de la referida marca desde el año de 1973. Precisó que ambas empresas fueron
siempre legal, económica y operativamente independientes. Mencionó que Harrods
Limited se puso en contacto con su empresa, manifestando su interés en adquirir la
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EXPEDIENTE N° 9740472
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totalidad de los registros de la marca HARRODS en América del Sur y ofertó por
éstos la suma de hasta 10 millones de dólares, además de otros ofrecimientos,
reconociendo con ello el legítimo derecho que tiene su empresa sobre todas las
marcas registradas en América del Sur; sin embargo, dichas propuestas no fueron
aceptadas por cuanto no satisfacían sus expectativas económicas compensatorias.
Respecto al estado en que se encuentra el proceso seguido entre ambas partes en
Inglaterra, manifestó que se ha dictado una sentencia desestimatoria de las
pretensiones interpuestas contra su empresa, que ha quedado consentida, en la cual
se estableció que: el uso del nombre HARRODS por parte de su empresa no se
fundó en licencia o contrato alguno por el cual la solicitante les haya permitido
utilizarlo, y de haber existido una licencia, en ella se hubiera establecido algún tipo
de limitación, siendo la única la relacionada con el uso en conexión con el negocio
en Sudamérica y, que no existe ni existió una relación fiduciaria entre ambas partes.
Adjuntó copia simple de los certificados de registro de la marca HARRODS a su
favor en diversos países de Sudamérica.
Con fecha 6 de noviembre de 1997, Harrods Limited absolvió el traslado de la
observación manifestando que el signo solicitado es HARRODS KNIGHTSBRIDGE
escrito en letras estilizadas y no HARRODS como lo señala la observante. Señaló
que el signo solicitado no produce el mismo efecto sonoro que la denominación
HARRODS, que el signo solicitado es un signo mixto que ha alcanzado notoriedad
en todo el mundo y que la forma estilizada de las letras le otorga una especial
distintividad. Mencionó que Knightsbridge es un distrito de Londres en el que se
encuentran ubicados los grandes almacenes Harrods, razón por la cual dicho
término adquiere especial relevancia, como elemento distintivo e indicador de
procedencia. Sostuvo que la observante está incumpliendo el acuerdo de fecha 10
de marzo de 1975 (que obra en el expediente Nº 265915), por el cual reconoció que
la marca HARRODS escrita en letras estilizadas es de propiedad de su empresa.
Indicó que le ha agregado la denominación KNIGHTSBRIDGE a fin de darle mayor
distintividad al signo solicitado. Manifestó que se encuentra pendiente un proceso
judicial y diversos procedimientos administrativos, tanto en el Perú –expedientes Nº
265915 y 265914 – como en otros países de Sudamérica, entre las mismas partes,
sobre la titularidad de la marca HARRODS, los cuales deben concluir antes de
resolverse el presente procedimiento. Sostuvo que Harrods (Buenos Aires) Limited
actúa de mala fe al observar su solicitud de registro, identificar al signo solicitado de
manera incorrecta y solicitar el registro de un signo sin la intención de usarlo, con la
única finalidad de obtener una ventaja económica y beneficiarse de la reputación
adquirida por la marca HARRODS KNIGHTSBRIDGE y logotipo. Indicó que la
redacción de los Estatutos de la empresa observante no implica una autorización por
parte de su empresa para el registro de marcas. Sostuvo que ha reclamado en la vía
judicial en Inglaterra el incumplimiento contractual por parte de la observante de una
licencia y de una relación fiduciaria, proceso que se encuentra pendiente de
resolución, pues el fallo emitido en Primera Instancia fue apelado por su empresa.
Mencionó que la marca HARRODS surge por asociación con el señor Charles Henry
Harrod, fundador de su empresa, y que, a lo largo de los años, su empresa y su
marca han adquirido notoriedad a nivel mundial, ofreciendo los medios probatorios
que obran en el expediente Nº 265914 y 265915. Sostuvo que tanto en los fallos de
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