Sentencia nº 001156-2001/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 24 de Agosto de 2001
| Fecha de Resolución | 24 de Agosto de 2001 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 9738230-1997/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 1156-2001/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 9738230
1-22
SOLICITANTE : HARRODS (BUENOS AIRES) LIMITED
OPOSITORA : HARRODS LIMITED
Norma aplicable – Artículo 139 inciso f) de la Decisión 486 - Conductas que
hacen perder el derecho de prelación – Mala fe en la presentación de la
solicitud – Notoriedad de una marca
Lima, veinticuatro de agosto de dos mil uno
I. ANTECEDENTES
Con fecha 5 de mayo de 1997, Harrods (Buenos Aires) Limited (Argentina) solicitó el
registro de la marca de servicio HARRODS para distinguir servicios de publicidad,
gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina y
todos los demás servicios de la clase 35 de la Nomenclatura Oficial.
Con fecha 22 de julio de 1997, Harrods Limited (Inglaterra) formuló observación
manifestando que se encuentra pendiente un proceso judicial y diversos
procedimientos administrativos, en el Perú, expedientes Nº 265915 y 265914, como
en otros países de Sudamérica, entre las mismas partes, sobre la titularidad de la
marca HARRODS, los cuales deben concluir antes de resolverse el presente
procedimiento, si es que la existencia de registros en Sudamérica va a ser tomada
en cuenta para resolver el presente caso. Señaló que Harrods (Buenos Aires)
Limited actúa de mala fe al solicitar el registro de un signo sin la intención de usarlo,
con la única finalidad de obtener una ventaja económica. Indicó que la redacción de
los Estatutos de la solicitante no implica una autorización por parte de su empresa
para el registro de marcas. Indicó que su empresa ha reclamado en la vía judicial en
Inglaterra el incumplimiento contractual por parte de la solicitante de una licencia y
de una relación fiduciaria, proceso que se encuentra pendiente de resolución, pues
el fallo emitido en Primera Instancia fue apelado por su empresa. Mencionó que la
marca HARRODS surge por asociación con el señor Harrod que fundó su empresa y
que a lo largo de los años, su empresa y su marca han adquirido notoriedad a nivel
mundial, ofreció los medios probatorios que obran en el expediente Nº 265915.
Sostuvo que tanto en los fallos de la Corte Británica, así como de las pruebas
presentadas en el expediente Nº 265915, se desprende que: a) el origen de la tienda
por departamento HARRODS de Londres se remonta al año de 1849, y se inicia
cuando el señor Charles Henry Harrod adquirió un negocio de abarrotes; b) en el
año de 1923, una resolución judicial inglesa calificó al negocio de Harrods Limited
como notoriamente conocido, hecho que era de conocimiento de la solicitante, por
ser una empresa inglesa vinculada a Harrods Limited. Indicó que su empresa posee,
además de la tienda por departamentos de Londres, un negocio por catálogo a nivel
internacional y tiendas en diversos aeropuertos internacionales. Sostuvo que el
elevado valor que la marca HARRODS ha adquirido en Sudamérica es atribuible a la
reputación y fama alcanzada por la tienda HARRODS de Inglaterra, fama que se ha
internacionalizado, por lo que los consumidores asociarían la marca HARRODS con
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su empresa. Señaló que el hecho de existir diversos registros de la marca
HARRODS a favor de la solicitante no es un fundamento para obtener el registro de
la mencionada marca en el Perú, pues se trata de registros obtenidos sin intención
de uso. Agregó que durante su vigencia no ha habido uso alguno- con excepción de
un uso reducido en Argentina – habiendo constituido una práctica frecuente de
Harrods (Buenos Aires) Limited solicitar re-registros (sic) en lugar de renovaciones,
para evitar la obligación de acreditar el uso y reducir los riesgos de acciones de
cancelación. Precisó que la solicitante no podía usar la marca porque no elaboraba
sus propios productos, ni siquiera adquiría productos de terceros por sí misma, sino
que comercializaba productos de diversas marcas, siendo su empresa la
responsable de tales adquisiciones, ya que era su agente comprador. Adujo que
cuando se constituyó la empresa solicitante, Harrods Limited otorgó una licencia
limitada para el uso del nombre HARRODS respecto de una tienda por
departamentos de alto nivel en Buenos Aires; a efectos de mantener ese nivel, el
negocio debía llevarse a cabo bajo los auspicios de su empresa. Aclaró que la
intención al constituir Harrods (Buenos Aires) Limited en 1913 fue la de permitirle
usar la denominación HARRODS como el nombre de una tienda, no se concedió
derecho adicional alguno. Indicó que si bien los Estatutos de Harrods (Buenos Aires)
Limited le permiten realizar actividades comerciales con la denominación HARRODS
en una tienda de Buenos Aires - lo cual se desprende del nombre que se le consignó
-, en el prospecto en el cual se ofrecían acciones de Harrods (Buenos Aires) Limited,
no se mencionó el uso de HARRODS como marca de producto, ni uso alguno del
nombre HARRODS, salvo para identificar la tienda de Buenos Aires. Añadió que el
hecho que no exista un documento en el que Harrods Limited manifieste una
prohibición expresa al registro de HARRODS como marca por parte de la solicitante
no se puede interpretar como una autorización tácita, y que en todo caso le
corresponde a la solicitante probar que dicha autorización existió. Asimismo, señaló
que al haber cesado su actividad como tienda por departamentos, Harrods (Buenos
Aires) Limited perdió el único derecho que tuvo para usar el nombre HARRODS.
Agregó que en el expediente Nº 265915, ha presentado diversos medios probatorios
destinados a acreditar la notoriedad de su marca HARRODS, reseñó algunos de los
documentos presentados. Finalmente, señaló que en la República de Colombia ha
presentado solicitudes de registro de la marca HARRODS en diversas clases de la
Nomenclatura Oficial, las cuales han sido materia de observación por parte de la
empresa solicitante, basándose en los registros que posee tanto en Colombia, como
en diversos países de Sudamérica, dichos registros han sido objeto de una acción
de cancelación por falta de uso interpuesta por su empresa. Ofreció como medios
probatorios, los documentos presentados en el expediente Nº 265915.
Con fecha 11 de setiembre de 1997, Harrods (Buenos Aires) Limited (Argentina)
absolvió el traslado de la observación manifestando que desde el año de su
fundación en 1913, y por decisión de su propietario común, existe entre ambas
empresas una distribución territorial, mediante la cual Harrods (Buenos Aires)
Limited tiene la exclusividad para utilizar y registrar la marca HARRODS en la
República de Argentina y demás países de América del Sur, mientras que Harrods
Limited puede utilizarla en todo el resto del mundo, y que, en ejercicio de dicho
derecho, registró - sin observación ni oposición alguna - la marca HARRODS en
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