Sentencia nº 000683-2002/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 22 de Julio de 2002
| Fecha de Resolución | 22 de Julio de 2002 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 113179-2000/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 683-2002/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 113179-2000
ACCIONANTE : COBRA ELECTRONICS CORPORATION
EMPLAZADA : INDUSTRIAS TORRES S.A.C. (antes Industrias Torres
E.I.R.L.)
Nulidad de registro de marca obtenido al amparo de la Decisión 344 y el
Decreto Legislativo 823 – Uso de derecho de preferencia no exime al titular de
causales de nulidad de la marca - Notoriedad: no acreditada - Alcance de la
protección del nombre comercial en Estados Contratantes de la Convención
Interamericana de Washington – Uso anterior en el Perú de nombre comercial:
no acreditado – No corresponde protección de marca de acuerdo al artículo 8
de la Convención Interamericana de Washington –– Mala fe: no acreditada
Lima, veintidós de julio de dos mil dos
I. ANTECEDENTES
Con fecha 5 de setiembre del 2000, Cobra Electronics Corporation (Estados Unidos
de América) solicitó la nulidad del registro del certificado N° 56285, correspondiente
a la marca COBRA y figura, inscrito a favor de Industrias Torres E.I.R.L., para
distinguir productos de la clase 9 de la Nomenclatura Oficial. Manifestó lo siguiente:
- Su empresa, constituida el 27 de noviembre de 19911, es titular de las marcas
COBRA y COBRA y figura en Estados Unidos de América y en la mayoría de
países del mundo, entre otros, Andorra, Argentina, Australia, Austria, Belarus,
Benelux, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Canadá, Colombia, Costa Rica, Croacia, Cuba,
República Checa, Ecuador, El Salvador, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania,
Grecia, Honduras, Hong Kong, Italia, Japón, Noruega, Portugal, Reino Unido,
Uruguay, Yemen, Vietnam.
- Entre 1990 y 1999, el volumen de venta de los productos distinguidos con sus
marcas en estos países ha sido del orden de 110 millones de dólares anuales en
promedio y los gastos por publicidad entre 1993 y 1999 ascienden a la suma de
nueve millones de dólares.
- Sus marcas gozan de la calidad de notoriamente conocidas para distinguir radios
de banda CD, teléfonos, y sus accesorios, máquinas contestadores de teléfonos,
detectores de radar y láser, productos de audio, reproductores de discos
compactos, comunicadores para uso en el hogar y demás productos de la clase 9
de la Nomenclatura Oficial, debido a la calidad de los productos y a las
inversiones en publicidad.
- Su empresa es líder en los Estados Unidos de América, ya que tiene una
participación del 50% en el mercado de radios de banda ciudadana, del 32% en
el mercado de detectores por radar y del 24% en el mercado de dispositivos para
servicios de radios de familia, siendo líder en los dos primeros mercados y
segundo en el tercero.
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1 En el Certificado de Constitución Reformulado de Cobra Electronics Corporation (fojas 41 a 104) aparece que la
empresa se constituyó el 27 de noviembre de 1961, bajo el nombre de Dynascan Corporation.
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- Sus productos distinguidos con la marca COBRA han recibido diversos premios a
la innovación otorgados en la Exhibición de Diseños e Ingeniería CES en los
años 1997, 1998, y 1999.
- Por Resolución N° 2413-2000/OSD-INDECOPI se denegó a su empresa el
registro de la marca COBRA, por considerarla confundible con las marcas
COBRA y COBRA y figura, registradas a favor de Industrias Torres E.I.R.L.
- Los signos en cuestión son confundibles, ya que están conformados por la
denominación COBRA, la figura de una cobra y evocan el mismo concepto
(cobra), además de distinguir los mismos productos.
- Industrias Torres E.I.R.L. actuó de mala fe al registrar a su favor la marca
COBRA y figura - con pleno conocimiento de la notoriedad y prestigio de su
marca para los productos mencionados - para aprovecharse de su reputación y
lucrar vendiendo productos a un público que los adquiere en la creencia que son
los originales productos COBRA fabricados por su empresa.
- Resulta aplicable el artículo 8 de la Convención Panamericana de Washington y
los incisos d) y e) del artículo 83 de la Decisión 344, por lo cual el registro de la
marca en cuestión debe anularse.
- Asimismo, su empresa es titular de la razón social y nombre comercial COBRA
en los Estados Unidos de América, por lo que se debe aplicar los artículos 15, 16
inciso b) y 18 de la Convención de Washington.
Presentó diversos medios probatorios para acreditar la notoriedad de su marca.
Con fecha 6 de diciembre del 2000, Industrias Torres S.A.C. (antes Industrias Torres
E.I.R.L.) (Perú), representada por su Gerente General Guillermo Jacinto Torres
Huerta, absolvió el traslado de la acción de nulidad manifestando lo siguiente:
- Su marca registrada COBRA y figura nace de un derecho de preferencia, por
haber obtenido la cancelación de la marca COBRA y figura registrada bajo
certificado N° 7270 a favor de Guillermo Jacinto Torres Huerta; proviniendo, por
tanto, de un derecho anterior. En efecto, mediante Resolución N° 14740-97-
INDECOPI/OSD de fecha 27 de octubre de 1997, se declaró fundada la acción
de cancelación referida y el 6 de febrero de 1998, en ejercicio del derecho de
prioridad (entiéndase derecho de preferencia), su empresa solicitó el registro del
signo COBRA y figura, el cual nació perfecto y sin ningún vicio de nulidad.
- Su empresa obtuvo el registro del signo ”por un derecho ejercido y no por simple
solicitud, siendo que en tales circunstancias no existe posibilidad de encontrarse
en alguna causal de nulidad y menos de mala fe ya que… (ha) obtenido el
derecho de un registro anterior, que resulta ser totalmente diferente como para
considerarse que resulta ser una imitación”.
- Respecto al nombre comercial de la accionante: Cobra Electronics Corporation
es una empresa extranjera que no puede sobrepasar los derechos constituidos
en el Perú, siendo por el contrario demostrativo que, no pudiendo tener derechos
anteriores al 27 de noviembre de 1991 - fecha de constitución de dicha empresa -
ha presentado como ciertos derechos marcarios anteriores a dicha fecha, los
cuales, por otro lado, no constituyen derecho alguno en nuestro país.
- Los registros de la marca COBRA en varios países del mundo no tienen
consecuencias jurídicas ni sirven de sustento en los presentes actuados.
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- La notoriedad de la marca COBRA alegada por la accionante no está
debidamente probada.
- Los signos en cuestión no son similares, ya que la denominación se utiliza en
cada caso con distintos figuras; asimismo, el aspecto figurativo tiene diferentes
características.
- Nunca ha pretendido imitar la marca de la accionante, ya que el nombre de un
animal puede ser imaginado por cualquier persona, así como la figura de tal
animal, siendo la marca registrada COBRA y figura una creación propia,
utilizando la denominación y figura de ese animal para productos eléctricos, lo
cual - por asimilación de forma - no fue difícil de pensar, constituyendo una
coincidencia que se suscita en el campo de la creación intelectual. Por ello, la
mala fe alegada no es cierta. Así, la coincidencia entre la marca de la accionante
y su marca no demuestra que su empresa haya tenido conocimiento de aquélla,
sino que ha tenido la idea de la existencia de la cobra como animal, no siendo
difícil la comparación con un alambre, que es propio de su actividad.
- No se ha acreditado los tres requisitos concurrentes del artículo 8 del Convenio
de Washington.
- La accionante ha perdido el derecho de prioridad por no haberlo ejercido dentro
de los seis meses de la presentación de la solicitud de registro en el extranjero.
Con fecha 26 de diciembre del 2000, Cobra Electronics Corporation manifestó que el
hecho que Industrias Torres S.A.C. cuando era aún Industrias Torres E.I.R.L. (cuyo
único socio y titular era Guillermo Jacinto Torres Huerta) haya solicitado la
cancelación de la marca COBRA y diseño registrada a favor de Guillermo Jacinto
Torres Huerta, demuestra que esta empresa pretendió liberarse de alguna posible
acción de nulidad, bajo el discutible argumento de que quien registró la marca no es
en la actualidad su titular. Por tal motivo, Industrias Torres S.A.C., Industrias Torres
E.I.R.L. y Guillermo Jacinto Torres Huerta tuvieron conocimiento de la existencia y
notoriedad de la marca COBRA.
Con fecha 21 de marzo del 2001, Industrias Torres S.A.C. manifestó que no basta el
registro de la marca de la accionante en diversos países del mundo para que sea
considerada notoria, sino que es necesario que su uso sea fehaciente y palpable.
Precisó que al momento de registrar su marca COBRA y figura se cumplió con los
requisitos de registrabilidad, ya que no existía ningún derecho anterior a favor de
terceros respecto de tal signo y contaba con un derecho de prioridad (entiéndase de
preferencia). Afirmó que, teniendo en consideración lo dispuesto por el artículo 78
del Código Civil - el cual señala que la persona jurídica tiene existencia propia
distinta a la de sus miembros - su empresa adquirió la titularidad de la marca por
parte de una persona natural, de acuerdo a la ley.
Con fecha 9 de abril del 2001, Cobra Electronics Corporation manifestó que el
argumento de la emplazada respecto a que la decisión de inscribir la marca COBRA
se debe a los aspectos eléctricos de los productos, resulta débil, ya que no se
advierte la relación entre un producto eléctrico y una cobra, toda vez que las cobras
no son animales eléctricos ni tampoco tienen características que correspondan a los
productos de la clase 9 de la Nomenclatura Oficial. Agregó que tal argumento
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